C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
namebay.it 
Ricorrenti: Namebay Sam, Level IP Italia spa
Resistente: Key World srl
Collegio (uninominale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto via e-mail in data 11 luglio 2006 da C.R.D.D., la Namebay SAM, con sede legale in Monaco, 27, Boulevard des Moulins, in persona del legale rappresentante Stéphane Boutinet e la Level IP Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Caldera 21 introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento alla Level IP Italia s.p.a. del dominio namebay.it registrato dalla Key World s.r.l.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedendo alle dovute verifiche, riscontrava in particolare:
a) che il dominio namebay.it era stato assegnato alla Key World s.r.l. il 19 marzo 2002;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione e che la stessa risultava registrata sul database del registro in data 5 giugno 2006;
c) che all’indirizzo www.namebay.it risultava una pagina web contenente l’intestazione “NameBAY” con il logo della Key World s.r.l. e  l’indicazione dei servizi da essa offerti.

Il 24 luglio 2006 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso, con relativa documentazione. C.R.D.D. inviava quindi in pari data alla Resistente comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica (all’indirizzo risultante dal database del Registro), sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l’invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La raccomandata con il ricorso veniva consegnata dalle poste alla Resistente in data 27 luglio 2006. Il 28 luglio 2006 perveniva via e-mail alla C.R.D.D. la replica della Key World s.r.l., in persona del legale rappresentante Sergio Magi, seguita dall'originale cartaceo con i relativi documenti. Lo stesso giorno C.R.D.D. inviava il ricorso in formato elettronico alle Ricorrenti e nominava, quale saggio della presente procedura, l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 31 luglio accettava l’incarico.

Allegazioni delle Ricorrenti

Le Ricorrenti, nel proprio ricorso introduttivo, affermano che il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al segno distintivo sul quale le Ricorrenti vantano dei diritti di esclusiva: la Namebay Sam in quanto titolare di identico marchio depositato in Francia l'11 febbraio 1999, al n. 99774468, registrato il successivo 22 settembre 1999, nonché titolare del diritto al nome in quanto corrispondente alla propria denominazione sociale; la Level IP Italia s.p.a. in virtù di un contratto di licenza; documentazione tutta prodotta agli atti. 

Secondo le Ricorrenti, inoltre, la Resistente non avrebbe avuto alcun titolo per richiedere l’assegnazione del nome a dominio in questione, in quanto tale nome non corrisponde alla sua denominazione sociale, né le Ricorrenti le hanno mai dato licenza o autorizzazione all’uso del marchio namebay. Né risulterebbe che la Resistente sia conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio namebay.it.

Quanto alla malafede, le Ricorrenti la individuerebbero nel fatto che il dominio è stato intenzionalmente utilizzato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio delle Ricorrenti.

Le Ricorrenti chiedono pertanto la riassegnazione del nome a dominio a favore della Level IP Italia s.p.a., licenziataria per l'Italia del marchio namebay, come documentato da contratto fra le due Ricorrenti prodotto agli atti.

Allegazioni della Resistente

La Resistente Key World s.r.l. a sua volta deduce, nelle proprie repliche, che la Namebay Sam non avrebbe alcun diritto alla registrazione del nome a dominio nel ccTLD .it. Legittimamente quindi la Key World s.r.l., (che peraltro ammette di aver utilizzato sin dal 2002  i servizi di Namebay Sam per registrare domini in TLD per i quali non era abilitata ad agire come maintainer) avrebbe registrato il dominio namebay.it. La cessione in licenza dei diritti di marchio a Level IP Italia s.p.a. sarebbe, secondo la Resistente, un escamotage illecito per far valere diritti per Namebay Sam inesistenti in Italia.

Quanto alla identità del nome, la Key World s.r.l. sostiene che l’impostazione grafica del nome è diversa, così come i caratteri utilizzati in quanto la N di Name e i caratteri di BAY sono tutti maiuscoli.

Riguardo infine alla malafede, la Resistente deduce che, come le Ricorrenti, può effettuare dei trasferimenti di dominio, ma non si è mai trovata in concorrenza con le società Ricorrenti, in quanto non le è mai capitato di acquisire un cliente registrato da SAM Namebay e viceversa.

Deduce inoltre che non vi sarebbe concorrenza in quanto i servizi (o perlomeno parte di essi) pubblicizzati  tramite il dominio namebay.it sarebbero offerti a titolo gratuito.

La Resistente chiede dunque il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

a) identità o confondibilità del nome

Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “ il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome ”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione ( namebay.it) sia identico al marchio depositato dalla ricorrente SAM Namebay e concesso in licenza alla Level IP Italia s.p.a.  

La deduzione della Resistente secondo la quale, nella home page del dominio in contestazione, il nome namebay sarebbe scritto in colore e caratteri diversi da quelli utilizzati dalla ricorrente Namebay è priva di qualunque pregio, essendo il giudizio di confondibilità da effettuarsi semplicemente sul nome e non anche sugli eventuali aspetti grafici con il quale esso è riportato nel sito web.

E’ quindi evidente la confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi della Resistente

La società ricorrente ha fornito idonea prova di avere diritto all’uso della denominazione “Namebay”, prova costituita dalla documentazione attestante il deposito e la registrazione del marchio NAMEBAY ed dal contratto di licenza a favore di Level IP Italia.

Era quindi onere della Resistente provare di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi nomi.  

L’art. 16.6 del Regolamento prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 
1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2) è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Al riguardo, il Collegio ritiene che la Resistente  non abbia dato prova dell'esistenza di alcuna delle 3 suddette circostanze previste dal Regolamento affinché l’assegnatario sia ritenuto aver titolo al nome a dominio contestato.

Rinviando, per quanto attiene ai punti 1 e 3 dell'art. 16.6 a quanto sarà detto in seguito in tema di malafede, per quanto riguarda al punto 2 è da escludere che la Resistente fosse conosciuta, al momento in cui ha registrato il nome a dominio in contestazione,  con  il nome di “namebay”, corrispondente al nome a dominio registrato.

Ne consegue che, a fronte del documentato diritto delle Ricorrenti al nome “namebay” non risulta provato alcun concorrente diritto o titolo della attuale assegnataria al nome a dominio in contestazione.
 
c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede

Key World basa le proprie difese sull'assunto che coloro che non abbiano i requisiti soggettivi per la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD .it non abbiano alcuna tutela nei confronti di chi, avendone invece i requisiti, registri un nome oggetto di loro diritto di privativa come nome a dominio in Italia.

Si tratta, peraltro, di tesi totalmente infondata. L'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi del codice civile) dispone esplicitamente che “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocità”; e tale disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (art. 16, II comma, preleggi c.c.).

La Namebay Sam, quindi, è del tutto legittimata a far valere in Italia il proprio diritto di esclusiva sul suo marchio e sul proprio nome, se lesi dalla registrazione di un nome a dominio identico, indipendentemente dal fatto che essa sia a sua volta legittimata a registrare il nome a dominio sotto il ccTLD .it. Tant'è che nella lettera di assunzione di responsabilità il Registro italiano correttamente chiede al registrante di dichiarare che, per quanto di sua conoscenza, con la registrazione del dominio egli non lede diritti di terzi, senza alcuna specificazione circa il fatto che detti terzi siano italiani o stranieri, o che siano o meno legittimati a loro volta a registrare un dominio nel ccTLD .it.

Altrettanto legittimamente Namebay Sam è libera di concedere la licenza d'uso a chi meglio ritenga; e se il licenziatario è legittimato a registrare nomi a dominio italiani, in quanto soggetto appartenente all'Unione europea, è anche legittimato a richiedere la riassegnazione del nome a dominio corrispondente al marchio di cui abbia licenza, e il cui diritto di esclusiva sia stato violato con la registrazione di un corrispondente nome a dominio da parte di chi non ne aveva diritto o titolo.

Di quanto sopra  non è lecito dubitare, in quanto ciò non solo discende de plano dall'applicazione delle norme in materia, ma è confermato dalla pacifica giurisprudenza formatasi nelle procedure di riassegnazione.

Ciò premesso, ritiene questo collegio che la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato e sia mantenuto in malafede emerga non soltanto dalla documentazione agli atti, ma anche dalle stesse ammissioni del Resistente.

Key World stessa ha affermato nelle proprie repliche che conosceva, al momento della registrazione del dominio oggetto della contestazione, l’esistenza della Namebay SAM, tanto che la utilizzava per registrare per propri clienti nomi a dominio in ccTLD per i quali non era abilitata come maintainer.

La stessa Ricorrente ha anche affermato nelle proprie repliche: “non ci ha stupito il fatto che, una società come Sam Namebay, presente in internet da molto più tempo di noi, non abbia acquisito la desinenza “it” visto e considerato che non le sarebbe stato possibile essendo residente in un paese non appartenente alla comunità europea, pertanto, rendendoci conto che il nome a dominio namebay.it era libero e considerando che il nome era più che appropriato a ciò che intendevamo fare, l’abbiamo registrato”. E' evidente quindi dalle stesse affermazioni della Resistente che essa ha registrato il nome a dominio nella consapevolezza che esso era identico al nome ed al marchio di Namebay Sam, e con il preciso scopo di svolgervi un'attività dichiaratamente identica a quella da quest'ultima svolta (trasferimento di nomi a dominio).

La malafede si è manifestata anche in seguito, laddove, nonostante le varie, documentate sollecitazioni di Namebay a cessare dalla illecita concorrenza attraverso il dominio oggi in contestazione, non ha dato seguito alcuno alle diffide rivoltegli.

Né valenza positiva alcuna a favore della Resistente hanno le sue affermazioni volte a negare l'esistenza di una concorrenza sleale, affermazioni secondo cui da un lato non risulterebbe provato che clienti di Namebay si siano rivolti a Key World, dall'altro che i servizi asseritamente in concorrenza sarebbero offerti da Key World alla propria clientela a titolo gratuito.

Quanto al primo, esso non rileva ai fini della presente procedura, essendo sufficiente, ai fini della concorrenza sleale, il mero utilizzo del sito e del marchio per l'offerta degli stessi servizi offerti dalla Namebay Sam; rilevando semmai gli aspetti evidenziati dalla Resistente solo in relazione all'eventuale risarcimento del danno, la cui determinazione esula comunque dai poteri concessi a questo Collegio dalle procedure di riassegnazione.

Quanto al secondo, esso aggrava più che alleggerire la posizione di Key World, la quale, essendo una s.r.l., è per definizione una società commerciale a scopo di lucro; con il risultato che l'offerta degli stessi servizi a titolo gratuito più che elemento atto ad escludere la concorrenza sleale, la aggrava, trattandosi di pratica di dumping.

Risulta quindi dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio namebay.it alla Level IP Italia, con sede legale in Milano, via Caldera 21.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 2 agosto 2006

Avv. Giuseppe Loffreda


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