Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
namebay.it
Ricorrenti: Namebay Sam, Level IP Italia
spa
Resistente: Key World srl
Collegio (uninominale): avv. Giuseppe
Loffreda
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto via e-mail in data
11 luglio 2006 da C.R.D.D., la Namebay SAM, con sede legale in Monaco,
27, Boulevard des Moulins, in persona del legale rappresentante Stéphane
Boutinet e la Level IP Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Caldera
21 introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento
per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel
seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento alla Level IP Italia
s.p.a. del dominio namebay.it registrato dalla Key World s.r.l.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedendo alle dovute verifiche,
riscontrava in particolare:
a) che il dominio namebay.it era stato
assegnato alla Key World s.r.l. il 19 marzo 2002;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto
a contestazione e che la stessa risultava registrata sul database del registro
in data 5 giugno 2006;
c) che all’indirizzo www.namebay.it risultava
una pagina web contenente l’intestazione “NameBAY” con il logo della Key
World s.r.l. e l’indicazione dei servizi da essa offerti.
Il 24 luglio 2006 perveniva anche l'originale
cartaceo del ricorso, con relativa documentazione. C.R.D.D. inviava quindi
in pari data alla Resistente comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica
(all’indirizzo risultante dal database del Registro), sia mediante plico
raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata, con l’invito ad inviare alla C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
La raccomandata con il ricorso veniva consegnata
dalle poste alla Resistente in data 27 luglio 2006. Il 28 luglio 2006 perveniva
via e-mail alla C.R.D.D. la replica della Key World s.r.l., in persona
del legale rappresentante Sergio Magi, seguita dall'originale cartaceo
con i relativi documenti. Lo stesso giorno C.R.D.D. inviava il ricorso
in formato elettronico alle Ricorrenti e nominava, quale saggio della presente
procedura, l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 31 luglio accettava
l’incarico.
Allegazioni delle Ricorrenti
Le Ricorrenti, nel proprio ricorso introduttivo,
affermano che il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde
integralmente al segno distintivo sul quale le Ricorrenti vantano dei diritti
di esclusiva: la Namebay Sam in quanto titolare di identico marchio depositato
in Francia l'11 febbraio 1999, al n. 99774468, registrato il successivo
22 settembre 1999, nonché titolare del diritto al nome in quanto
corrispondente alla propria denominazione sociale; la Level IP Italia s.p.a.
in virtù di un contratto di licenza; documentazione tutta prodotta
agli atti.
Secondo le Ricorrenti, inoltre, la Resistente
non avrebbe avuto alcun titolo per richiedere l’assegnazione del nome a
dominio in questione, in quanto tale nome non corrisponde alla sua denominazione
sociale, né le Ricorrenti le hanno mai dato licenza o autorizzazione
all’uso del marchio namebay. Né risulterebbe che la Resistente sia
conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio namebay.it.
Quanto alla malafede, le Ricorrenti la
individuerebbero nel fatto che il dominio è stato intenzionalmente
utilizzato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti
di Internet creando motivi di confusione con il marchio delle Ricorrenti.
Le Ricorrenti chiedono pertanto la riassegnazione
del nome a dominio a favore della Level IP Italia s.p.a., licenziataria
per l'Italia del marchio namebay, come documentato da contratto fra le
due Ricorrenti prodotto agli atti.
Allegazioni della Resistente
La Resistente Key World s.r.l. a sua volta
deduce, nelle proprie repliche, che la Namebay Sam non avrebbe alcun diritto
alla registrazione del nome a dominio nel ccTLD .it. Legittimamente quindi
la Key World s.r.l., (che peraltro ammette di aver utilizzato sin dal 2002
i servizi di Namebay Sam per registrare domini in TLD per i quali non era
abilitata ad agire come maintainer) avrebbe registrato il dominio namebay.it.
La cessione in licenza dei diritti di marchio a Level IP Italia s.p.a.
sarebbe, secondo la Resistente, un escamotage illecito per far valere diritti
per Namebay Sam inesistenti in Italia.
Quanto alla identità del nome, la
Key World s.r.l. sostiene che l’impostazione grafica del nome è
diversa, così come i caratteri utilizzati in quanto la N di Name
e i caratteri di BAY sono tutti maiuscoli.
Riguardo infine alla malafede, la Resistente
deduce che, come le Ricorrenti, può effettuare dei trasferimenti
di dominio, ma non si è mai trovata in concorrenza con le società
Ricorrenti, in quanto non le è mai capitato di acquisire un cliente
registrato da SAM Namebay e viceversa.
Deduce inoltre che non vi sarebbe concorrenza
in quanto i servizi (o perlomeno parte di essi) pubblicizzati tramite
il dominio namebay.it sarebbero offerti a titolo gratuito.
La Resistente chiede dunque il rigetto
del ricorso.
Motivi della decisione
a) identità o confondibilità
del nome
Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del
Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “ il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome ”.
Non appare dubbio che il nome a dominio
in contestazione ( namebay.it) sia identico al marchio depositato dalla
ricorrente SAM Namebay e concesso in licenza alla Level IP Italia s.p.a.
La deduzione della Resistente secondo la
quale, nella home page del dominio in contestazione, il nome namebay sarebbe
scritto in colore e caratteri diversi da quelli utilizzati dalla ricorrente
Namebay è priva di qualunque pregio, essendo il giudizio di confondibilità
da effettuarsi semplicemente sul nome e non anche sugli eventuali aspetti
grafici con il quale esso è riportato nel sito web.
E’ quindi evidente la confondibilità
del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la
sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi della
Resistente
La società ricorrente ha fornito
idonea prova di avere diritto all’uso della denominazione “Namebay”, prova
costituita dalla documentazione attestante il deposito e la registrazione
del marchio NAMEBAY ed dal contratto di licenza a favore di Level IP Italia.
Era quindi onere della Resistente provare
di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi
nomi.
L’art. 16.6 del Regolamento prevede che
“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio
contestato qualora provi che:
1) prima di avere avuto notizia della
contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi; oppure
2) è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) del nome a dominio sta facendo un legittimo
uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la
Resistente non abbia dato prova dell'esistenza di alcuna delle 3
suddette circostanze previste dal Regolamento affinché l’assegnatario
sia ritenuto aver titolo al nome a dominio contestato.
Rinviando, per quanto attiene ai punti
1 e 3 dell'art. 16.6 a quanto sarà detto in seguito in tema di malafede,
per quanto riguarda al punto 2 è da escludere che la Resistente
fosse conosciuta, al momento in cui ha registrato il nome a dominio in
contestazione, con il nome di “namebay”, corrispondente al
nome a dominio registrato.
Ne consegue che, a fronte del documentato
diritto delle Ricorrenti al nome “namebay” non risulta provato alcun concorrente
diritto o titolo della attuale assegnataria al nome a dominio in contestazione.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in malafede
Key World basa le proprie difese sull'assunto
che coloro che non abbiano i requisiti soggettivi per la registrazione
di un nome a dominio sotto il ccTLD .it non abbiano alcuna tutela nei confronti
di chi, avendone invece i requisiti, registri un nome oggetto di loro diritto
di privativa come nome a dominio in Italia.
Si tratta, peraltro, di tesi totalmente
infondata. L'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi
del codice civile) dispone esplicitamente che “Lo straniero è ammesso
a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocità”;
e tale disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (art.
16, II comma, preleggi c.c.).
La Namebay Sam, quindi, è del tutto
legittimata a far valere in Italia il proprio diritto di esclusiva sul
suo marchio e sul proprio nome, se lesi dalla registrazione di un nome
a dominio identico, indipendentemente dal fatto che essa sia a sua volta
legittimata a registrare il nome a dominio sotto il ccTLD .it. Tant'è
che nella lettera di assunzione di responsabilità il Registro italiano
correttamente chiede al registrante di dichiarare che, per quanto di sua
conoscenza, con la registrazione del dominio egli non lede diritti di terzi,
senza alcuna specificazione circa il fatto che detti terzi siano italiani
o stranieri, o che siano o meno legittimati a loro volta a registrare un
dominio nel ccTLD .it.
Altrettanto legittimamente Namebay Sam
è libera di concedere la licenza d'uso a chi meglio ritenga; e se
il licenziatario è legittimato a registrare nomi a dominio italiani,
in quanto soggetto appartenente all'Unione europea, è anche legittimato
a richiedere la riassegnazione del nome a dominio corrispondente al marchio
di cui abbia licenza, e il cui diritto di esclusiva sia stato violato con
la registrazione di un corrispondente nome a dominio da parte di chi non
ne aveva diritto o titolo.
Di quanto sopra non è lecito
dubitare, in quanto ciò non solo discende de plano dall'applicazione
delle norme in materia, ma è confermato dalla pacifica giurisprudenza
formatasi nelle procedure di riassegnazione.
Ciò premesso, ritiene questo collegio
che la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato e sia mantenuto
in malafede emerga non soltanto dalla documentazione agli atti, ma anche
dalle stesse ammissioni del Resistente.
Key World stessa ha affermato nelle proprie
repliche che conosceva, al momento della registrazione del dominio oggetto
della contestazione, l’esistenza della Namebay SAM, tanto che la utilizzava
per registrare per propri clienti nomi a dominio in ccTLD per i quali non
era abilitata come maintainer.
La stessa Ricorrente ha anche affermato
nelle proprie repliche: “non ci ha stupito il fatto che, una società
come Sam Namebay, presente in internet da molto più tempo di noi,
non abbia acquisito la desinenza “it” visto e considerato che non le sarebbe
stato possibile essendo residente in un paese non appartenente alla comunità
europea, pertanto, rendendoci conto che il nome a dominio namebay.it era
libero e considerando che il nome era più che appropriato a ciò
che intendevamo fare, l’abbiamo registrato”. E' evidente quindi dalle stesse
affermazioni della Resistente che essa ha registrato il nome a dominio
nella consapevolezza che esso era identico al nome ed al marchio di Namebay
Sam, e con il preciso scopo di svolgervi un'attività dichiaratamente
identica a quella da quest'ultima svolta (trasferimento di nomi a dominio).
La malafede si è manifestata anche
in seguito, laddove, nonostante le varie, documentate sollecitazioni di
Namebay a cessare dalla illecita concorrenza attraverso il dominio oggi
in contestazione, non ha dato seguito alcuno alle diffide rivoltegli.
Né valenza positiva alcuna a favore
della Resistente hanno le sue affermazioni volte a negare l'esistenza di
una concorrenza sleale, affermazioni secondo cui da un lato non risulterebbe
provato che clienti di Namebay si siano rivolti a Key World, dall'altro
che i servizi asseritamente in concorrenza sarebbero offerti da Key World
alla propria clientela a titolo gratuito.
Quanto al primo, esso non rileva ai fini
della presente procedura, essendo sufficiente, ai fini della concorrenza
sleale, il mero utilizzo del sito e del marchio per l'offerta degli stessi
servizi offerti dalla Namebay Sam; rilevando semmai gli aspetti evidenziati
dalla Resistente solo in relazione all'eventuale risarcimento del danno,
la cui determinazione esula comunque dai poteri concessi a questo Collegio
dalle procedure di riassegnazione.
Quanto al secondo, esso aggrava più
che alleggerire la posizione di Key World, la quale, essendo una s.r.l.,
è per definizione una società commerciale a scopo di lucro;
con il risultato che l'offerta degli stessi servizi a titolo gratuito più
che elemento atto ad escludere la concorrenza sleale, la aggrava, trattandosi
di pratica di dumping.
Risulta quindi dimostrata la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a
dominio namebay.it alla Level IP Italia, con sede legale in Milano, via
Caldera 21.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 2 agosto 2006
Avv. Giuseppe Loffreda
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