C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
Nestea.it 
Ricorrenti: Société de Produits Nestlé S.A.- Nestlé Italiana S.p.A. (avv. Lorenzo De Martinis, dott. Roberto Ramponi)
Resistente: Garau S.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Pieremilio Sammarco

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 10 maggio 2006 la Société de Produits Nestlé S.A., con sede legale in Vevey (Svizzera), Avenue Nestlé 55, in persona del legale rappresentante Ezio Bonaccorso e la Nestlé Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, viale G. Richard, 5 in persona del legale rappresentante Danilo Celestino, rappresentate nella presente procedura dall'avv. Lorenzo De Martinis e dal dott. Roberto Ramponi presso il cui studio in Milano, Piazza Meda 3, si domiciliavano, giusta delega in calce al ricorso, introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trsferimento a loro nome del dominio nestea.it registrato dalla Garau S.r.l.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio nestea.it era stato assegnato alla Garau S.r.l. dal 29 dicembre 1999;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data 13 marzo 2006;
c) che all'indirizzo www.nestea.it risultava una pagina vuota.

C.R.D.D. inviava alla Garau S.r.l. comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Garau S.r.l. riceveva il plico raccomandato in data 21 giugno 2006, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 18 luglio 2006 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura l'avv. Pieremiliano Sammarco, che in data 19 luglio 2006 accettava l'incarico.

Allegazioni della ricorrente.

Le ricorrenti, nel proprio ricorso, affermano che il marchio “NESTEA” è marchio notorio e famoso, data la sua diffusione in Italia e nel mondo ed il continuo e pervasivo utilizzo pubblicitario, promozionale e commerciale che viene svolto dal gruppo Nestlé. Tale marchio è utilizzato in particolare per contraddistinguere prodotti alimentari della linea tè e ne è titolare una delle ricorrenti, la Société de Produits Nestlé S.A. 

A tal proposito le ricorrenti documentano essere stati depositati, a protezione dei nomi scelti per i propri prodotti, i seguenti marchi:
NESTEA, marchio internazionale n. 289540, risalente al 1964 e tuttora in vigore;
NESTEA, marchio internazionale n. 690726, risalente al 1998 e tuttora in vigore;
NESTEA, marchio comunitario n. 2521854 depositato il 2 gennaio 2002 e concesso il 28 maggio 2004;
NESTEA, marchio comunitario n. 3338704 depositato il 5 settembre 2003 e concesso il 1 giugno 2005.

Le ricorrenti sostengono poi che nessun diritto avrebbe la Garau S.r.l. sul nome oggetto della procedura e che la stessa li avrebbe registrati e mantenuti in malafede. Le ricorrenti affermano infatti che in considerazione della notorietà del marchio NESTEA a livello italiano ed  internazionale appare inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale e non, al contrario, finalizzata a trarre un indebito vantaggio, realizzando così l'illecita pratica del domain name grabbing, ossia la registrazione di nomi a dominio identici a marchi famosi con l'intento di negoziare in un secondo momento la vendita degli stessi ai legittimi titolari dei diritti sul marchio.

Motivi della decisione

I motivi dedotti dalle ricorrenti appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità e confondibilità del nome

In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Le ricorrenti deducono e documentano che il marchio NESTEA è un marchio registrato, del quale esse hanno il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio nestea.it assegnato alla Garau s.r.l. ed oggetto della contestazione.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1,2,3 del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6, II co. del Regolamento). Nel caso di specie le ricorrenti hanno dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio nestea.it, in quanto corrispondente a propri marchi registrati.

La resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente dirittto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET: 
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto, nei siti da esso registrati, il resistente è sempre indicato come Gianfranco Casu (o admin-c della Garau s.r.l.);
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

   Anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appaiono dimostrati da una serie di circostanze, ciascuna delle quali ritenuta dal Regolamento sufficiente a ritenere sussistente la malafede del resistente.

Le ricorrenti hanno affermato e dimostrato documentalmente sia la propria titolarità, sia la notorietà del marchio NESTEA. Sotto questo profilo, stante la notorietà a livello internazionale del marchio NESTEA (come risulta dalla documentazione in atti), appare  inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale.

Inoltre, risultando la Garau s.r.l. società che si occupa del commercio di bevande, non appare ragionevole ritenere che non fosse a conoscenza della sua esistenza. Tanto più che risulta documentata la registrazione da parte del sig. Casu, personalmente o quale admin-c della Garau s.r.l., di altri nomi a dominio relativi a marchi famosi nel settore alimentare e delle bevande, per alcuni dei quali sono state svolte in passato altre procedure di riassegnazione (map dominio stellaartois.it, saggio Nicola Adragna, http://www.crdd.it/decisioni/stellartois.htm; dominio fortevillage.it, saggio Emanuela Quici, http://www.crdd.it/decisoni/fortevillage.htm). 

Infine, il nome nestea.it non è mai stato utilizzato dalla società attuale assegnataria. A tutt'oggi, digitando l'indirizzo http://www.nestea.it appare soltanto una pagina bianca. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfuttare la notorietà del nome.

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio nestea.it alla  Nestlé Italiana S.p.A., con sede legale in viale Giulio Richard, 5, 20143 Milano.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 1 agosto 2006

Avv. Pieremilio Sammarco
 
 
 


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