Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
Nestea.it
Ricorrenti: Société de Produits
Nestlé S.A.- Nestlé Italiana S.p.A. (avv. Lorenzo De Martinis,
dott. Roberto Ramponi)
Resistente: Garau S.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Pieremilio
Sammarco
Svolgimento della procedura.
Con ricorso ricevuto per e-mail in data
10 maggio 2006 la Société de Produits Nestlé S.A.,
con sede legale in Vevey (Svizzera), Avenue Nestlé 55, in persona
del legale rappresentante Ezio Bonaccorso e la Nestlé Italiana S.p.A.,
con sede legale in Milano, viale G. Richard, 5 in persona del legale rappresentante
Danilo Celestino, rappresentate nella presente procedura dall'avv. Lorenzo
De Martinis e dal dott. Roberto Ramponi presso il cui studio in Milano,
Piazza Meda 3, si domiciliavano, giusta delega in calce al ricorso, introducevano
una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento)
per ottenere il trsferimento a loro nome del dominio nestea.it registrato
dalla Garau S.r.l.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio nestea.it era stato
assegnato alla Garau S.r.l. dal 29 dicembre 1999;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto
a contestazione registrata sul database del Registro in data 13 marzo 2006;
c) che all'indirizzo www.nestea.it risultava
una pagina vuota.
C.R.D.D. inviava alla Garau S.r.l. comunicazione
del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database
del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente
copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento
del plico.
La Garau S.r.l. riceveva il plico raccomandato
in data 21 giugno 2006, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche
entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 18 luglio 2006
C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura l'avv. Pieremiliano
Sammarco, che in data 19 luglio 2006 accettava l'incarico.
Allegazioni della ricorrente.
Le ricorrenti, nel proprio ricorso, affermano
che il marchio “NESTEA” è marchio notorio e famoso, data la sua
diffusione in Italia e nel mondo ed il continuo e pervasivo utilizzo pubblicitario,
promozionale e commerciale che viene svolto dal gruppo Nestlé. Tale
marchio è utilizzato in particolare per contraddistinguere prodotti
alimentari della linea tè e ne è titolare una delle ricorrenti,
la Société de Produits Nestlé S.A.
A tal proposito le ricorrenti documentano
essere stati depositati, a protezione dei nomi scelti per i propri prodotti,
i seguenti marchi:
NESTEA, marchio internazionale n. 289540,
risalente al 1964 e tuttora in vigore;
NESTEA, marchio internazionale n. 690726,
risalente al 1998 e tuttora in vigore;
NESTEA, marchio comunitario n. 2521854
depositato il 2 gennaio 2002 e concesso il 28 maggio 2004;
NESTEA, marchio comunitario n. 3338704
depositato il 5 settembre 2003 e concesso il 1 giugno 2005.
Le ricorrenti sostengono poi che nessun
diritto avrebbe la Garau S.r.l. sul nome oggetto della procedura e che
la stessa li avrebbe registrati e mantenuti in malafede. Le ricorrenti
affermano infatti che in considerazione della notorietà del marchio
NESTEA a livello italiano ed internazionale appare inverosimile che
la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale e non, al
contrario, finalizzata a trarre un indebito vantaggio, realizzando così
l'illecita pratica del domain name grabbing, ossia la registrazione di
nomi a dominio identici a marchi famosi con l'intento di negoziare in un
secondo momento la vendita degli stessi ai legittimi titolari dei diritti
sul marchio.
Motivi della decisione
I motivi dedotti dalle ricorrenti appaiono
fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti
tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità
del nome
In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome”.
Le ricorrenti deducono e documentano che
il marchio NESTEA è un marchio registrato, del quale esse hanno
il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome
a dominio nestea.it assegnato alla Garau s.r.l. ed oggetto della contestazione.
Risulta dunque accertata la sussistenza
del primo requisito.
b) inesistenza di un diritto della resistente
sul nome a dominio contestato
Una volta che il ricorrente abbia provato
il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente
dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto
nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1,2,3 del
Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et
de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6,
II co. del Regolamento). Nel caso di specie le ricorrenti hanno dimostrato
il proprio diritto sul nome di dominio nestea.it, in quanto corrispondente
a propri marchi registrati.
La resistente, non essendosi costituita,
non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito
alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo
concorrente dirittto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso
e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
a) non risulta alcun elemento agli atti
che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione,
abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio
o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico
di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto, nei siti
da esso registrati, il resistente è sempre indicato come Gianfranco
Casu (o admin-c della Garau s.r.l.);
c) si deve escludere la circostanza che
“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale
senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca
(vuota).
Si ritiene pertanto che anche il secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del
nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in malafede.
Anche la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio appaiono dimostrati da una serie
di circostanze, ciascuna delle quali ritenuta dal Regolamento sufficiente
a ritenere sussistente la malafede del resistente.
Le ricorrenti hanno affermato e dimostrato
documentalmente sia la propria titolarità, sia la notorietà
del marchio NESTEA. Sotto questo profilo, stante la notorietà a
livello internazionale del marchio NESTEA (come risulta dalla documentazione
in atti), appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome
sia stata del tutto casuale.
Inoltre, risultando la Garau s.r.l. società
che si occupa del commercio di bevande, non appare ragionevole ritenere
che non fosse a conoscenza della sua esistenza. Tanto più che risulta
documentata la registrazione da parte del sig. Casu, personalmente o quale
admin-c della Garau s.r.l., di altri nomi a dominio relativi a marchi famosi
nel settore alimentare e delle bevande, per alcuni dei quali sono state
svolte in passato altre procedure di riassegnazione (map dominio stellaartois.it,
saggio Nicola Adragna, http://www.crdd.it/decisioni/stellartois.htm; dominio
fortevillage.it, saggio Emanuela Quici, http://www.crdd.it/decisoni/fortevillage.htm).
Infine, il nome nestea.it non è
mai stato utilizzato dalla società attuale assegnataria. A tutt'oggi,
digitando l'indirizzo http://www.nestea.it appare soltanto una pagina bianca.
Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva di una registrazione
(passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale desumere
la malafede del resistente, in quanto da ciò si può dedurre
che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di
sfuttare la notorietà del nome.
Si deve dunque ritenere sussistente anche
il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a
dominio nestea.it alla Nestlé Italiana S.p.A., con sede legale
in viale Giulio Richard, 5, 20143 Milano.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 1 agosto 2006
Avv. Pieremilio Sammarco
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