Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
NINTENDODS.IT


Ricorrente: NINTENDO OF EUROPE GMBH (avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo, Daniela Ampollini)
Resistente: PRIMO CONTATTO DI MASSIMILIANO PEPE
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta 

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail  il 13 aprile 2005 la Nintendo of Europe GmbH (nel seguito anche NOE), in persona del suo legale rappresentante Satoru Shibata, con sede in Nintendo Center D-63760 Grossostheim - Germania, rappresentata dagli avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Daniela Ampollini, con studio in Milano Via Brera 6,  introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e gestione dei nomi a dominio del ccTLD.it (nel seguito regole di naming) per ottenere il trasferimento del nome a dominio NINTENDODS.IT, registrato dalla Ditta individuale Primo Contatto di Massimiliano Pepe, con sede in Via Dante 23 Bagheria (PA).

In data 14 aprile 2005 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.nintendods.it

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il nome a dominio nintendods.it risultava registrato dalla Primo contatto di Massimiliano Pepe il 23 gennaio 2004; 
- che il nome il dominio nintendods.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 18 gennaio 2005;
- che all’indirizzo www.nintendods.it vi è una pagina con la scritta “riservato”.

In data 15 aprile 2005 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, il 15 aprile 2005 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata e via e-mail alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica al registro.

Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla Ditta individuale Primo Contatto di Massimiliano Pepe in data 19 aprile 2005; e da tale data decorrevano quindi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto da parte del resistente alcuna replica entro il termine del 14 maggio 2005, in data 16 maggio 2005 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto avv.Francesco Trotta, il quale in pari data accettava l’incarico.

Allegazioni di parte ricorrente

La Nintendo of Europe GmbH  dichiara di fare parte del gruppo Nintendo,  noto in tutto il mondo per la propria attività nel settore dei videogiochi, delle opere multimediali e dei dispositivi hardware per la fruizione degli stessi.

La ricorrente afferma e documenta che la capogruppo Nintendo con sede in Giappone è titolare di un consistente portafoglio di marchi a tutela dei vari segni distintivi che utilizza nella propria attività.
La ricorrente afferma che il 20 gennaio  2004 la Nintendo avrebbe comunicato al pubblico la nascita di un nuovo sistema portatile per videogiochi denominato Nintendo DS posto poi successivamente in vendita in Italia a partire dall’11 marzo 2005.

Già in fase di lancio del nuovo prodotto la Nintendo avrebbe iniziato a registrare vari nomi a dominio che si rifanno al nome del prodotto ma il nome a dominio nintendods.it era già stato registrato dalla ditta Primo Contatto in data 23 gennaio 2004.

Secondo la ricorrente sussisterebbero tutti i requisiti per la riassegnazione del nome a dominio nintendods.it  nei confronti della Noe.

In primo luogo il nome a dominio sarebbe identico o comunque confondibile con i marchi registrati Nintendo e la ricorrente,  come membro del gruppo Nintendo con sede nell’Unione Europea sarebbe stata incaricata  del recupero e della registrazione del nome a dominio nintendods.it. 

Non risulterebbe inoltre alcun diritto o titolo dell’attuale assegnatario in relazione al nome in contestazione, il che sarebbe  confermato dalla totale inattività del sito.

Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione, la ricorrente documenta che già nel 2003 la Nintendo si era trovata in una situazione simile in relazione al nome a dominio gameboyadvance.it registrato dalla  PrimoContatto. In tale occasione la Nintendo dopo aver avviato la procedura di contestazione, aveva versato al titolare della ditta Massimiliano Pepe la somma di 4.000 euro per ottenere il trasferimento del nome a dominio a proprio favore.

Pertanto la Nintendo, essendo consapevole che anche in questo caso la Primo Contatto ha registrato il nome a dominio nintendods.it nella speranza di ottenere nuovamente un corrispettivo dalla cessione del medesimo, ha documentato di avere avuto uno scambio di corrispondenza con la Primo Contatto dalla quale risulta l’intenzione della stessa di cedere il nome a dominio in cambio di un corrispettivo superiore rispetto alle spese di registrazione e di mantenimento del nome. 

Inoltre la mala fede risulterebbe dalla circostanza che il titolare della registrazione la mantiene inattiva, dimostrando quindi di non avere alcune interesse all’effettivo utilizzo del nome a dominio.

Pertanto sarebbe stato dimostrato che la registrazione del nome a dominio in oggetto è stata effettuata al solo scopo di prevenire la titolare dei diritti per poi successivamente trasferirle il nome a dominio per un corrispettivo di gran lunga superiore ai costi sostenuti per la registrazione e il mantenimento dello stesso.  

La ricorrente conclude pertanto chiedendo il trasferimento nei suoi confronti del nome a dominio nintendods.it.

Allegazioni della resistente

La resistente non ha depositato alcuna replica in difesa della sua posizione nonostante sia stata messa nelle condizioni di farlo entro i termini previsti dall’art. 5 della Procedura di Riassegnazione. 

Motivi della decisione
a) Identità del nome a dominio e possibilità di confusione

La prima condizione prevista dall’art. 16.6 lettera a) delle regole di Naming (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) è da ritenersi soddisfatta.

 La resistente ha registrato un nome a dominio che da un lato contiene il nucleo centrale del marchio Nintendo sul quale la ricorrente ha provato il diritto della Nintendo, del cui gruppo fa parte la NOE, depositando in atti documenti attestanti la titolarità del marchio, dall’altro è identico al nome del sistema portatile per videogiochi prodotto dalla Nintendo. 

Al riguardo la Noe ha documentato di essere stata incaricata dalla Nintendo di registrare il nome a dominio nintendods.it e di intraprendere tutte le necessarie azioni per il recupero del nome a dominio.
Si deve pertanto ritenere soddisfatto il primo requisito delle regole di naming.
 
b) Diritto o titolo della resistente

 Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti (art 16.6 lettera b: “l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato”), avendo la ricorrente provato il proprio diritto sul nome “nintendods” sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio o in alternativa l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente. 

La resistente, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di Naming, non ha presentato alcuna replica diretta a dimostrare un suo diritto o titolo al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Né dalla documentazione agli atti né dalla visura delle pagine web presenti su internet nel dominio in contestazione, la Ditta individuale Primo Contatto di Massimiliano Pepe appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che all’indirizzo www.nintendods.it vi è una pagina bianca con la scritta “riservato”; nè che la resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che la denominazione sociale della resistente è Primo Contratto di Massimiliano Pepe – ditta individuale; nè che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.nintendods.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività commerciale.

Pertanto deve ritenersi realizzata anche la condizione prevista dall’art. 16.6 lettera b).
 
c) Registrazione ed uso in malafede

 Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

La denominazione nintendods, difatti, è immediatamente riferibile ad uno degli ultimi prodotti lanciati sul mercato dalla Nintendo la cui notorietà nel in Italia e nel mondo risulta provata dal fatto che, impostando una semplice ricerca su Internet con uno dei principali motori di ricerca, compaiono numerosi siti che trattano di tale prodotto.

E’ pertanto inverosimile che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di questo nuovo sistema e del relativo marchio. sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 

La mala fede risulta inoltre confermata sia dalla circostanza che, come documentato dalla ricorrente,  la Primo Contatto ha richiesto per la cessione del nome a dominio una somma di gran lunga superiore alle mere spese di registrazione e mantenimento del nome a dominio sia dalla circostanza che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività.

E’ pertanto evidente, che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Lo scrivente saggio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

P.Q.M.

Viste le vigenti  regole di naming, si dispone la riassegnazione del nome a dominio nintendods.it alla Nintendo of Europe GmbH  in persona del suo legale rappresentante Satoru Shibata, con sede in Nintendo Center D-63760 Grossostheim – Germania.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma 30 maggio 2005

avv. Francesco Trotta
 


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