Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail  il 27 febbraio 2002 la Norauto s.a., in persona del suo legale rappresentante dott. Eric Derville, con sede in Rue du Fort, Centre de Gros de Lesquin, Sainghin – en – Melantois, Francia rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio NORAUTO.IT, registrato dal sig. Augusto Tugnoli, residente in Viale Romagna 46, Riccione.

In data 27 febbraio 2002 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.norauto.it

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il dominio norauto.it risultava assegnato al sig. Augusto Tugnoli  dal 3 novembre 2000; 
- che il dominio norauto.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 24 gennaio 2001, 
- che all’indirizzo www.norauto.it corrispondeva una pagina web nella quale si dichiarava che il sito norauto.it era in costruzione, con la seguente specificazione: “N.O.R.AUTO. site (Names Online Researcher AUTOmaton) will be dedicated to the study of meaning, history, onomastic, and all what is related to personal names.”. Seguendo il link posto nella pagina, si giungeva ad un’altra pagina contenente altri link relativi al settore automobilistico.

In data 28 febbraio 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, il 1 marzo 2002 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata e via e-mail alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority. 

In data 16 marzo 2002 ritornava alla Crdd il plico contentente il ricorso, con l’annotazione, apposta dall’amministrazione postale, secondo la quale il plico era stato depositato presso l’ufficio postale il 5 marzo e il destinatario, seppure avvisato, non ne aveva curato il ritiro.

In applicazione analogica di quanto previsto in tema di notifiche dal  disposto dell’ art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il ricorso deve ritenersi quindi ricevuto a seguito di compiuta giacenza alla data del 15 marzo 2002, che è pertanto la data di inizio della procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 4, III comma delle procedure.

Non essendo pervenuta da parte del resistente alcuna replica entro il termine del 9 aprile 2002, in data 10 aprile 2002 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto, il quale il successivo 12 aprile 2002 accettava l’incarico. 

La Norauto s.a. dichiara di essere l’unico  soggetto titolare dei diritti sul nome a dominio www.norauto.it poiché la propria denominazione sociale e una pluralità di marchi anche rappresentativi  di cui è titolare coincidono col nome a dominio in contestazione.

Più precisamente, la ricorrente afferma e documenta di essere titolare delle registrazioni internazionali n. 489980, n. 558433, n. 591237, n. 597442, n. 633201,  n. 645652, per una serie di marchi rappresentativi Norauto, nonchè delle registrazioni comunitarie n. 273078 e n. 1330455.

Dichiara inoltre la ricorrente di essere società leader francese dei centri auto specializzata nella manutenzione e personalizzazione dell’automobile con numerosi centri  in Francia, ma anche in altri paesi tra cui l’Italia. 

Ritiene quindi la ricorrente che nel caso di specie sussistano tutti i requisiti per la riassegnazione del nome a dominio in quanto il nome a dominio contestato corrisponde esattamente al segno distintivo registrato ed utilizzato dalla ricorrente. Su  tale nome invece il resistente non avrebbe diritti o legittimi interessi in quanto non corrisponde alla sua denominazione sociale ed è un segno di fantasia.

Quanto alla risposta alla lettera di diffida inviata il 12 marzo 2001, nella quale il sig. Tugnoli dichiarava che Norauto altro non sarebbe che l’acronimo inglese per “Names Online Research Automaton”, rileva la ricorrente che l’esistenza di tale acronimo risulta sconosciuta.

Per quanto attiene infine alla malafede nella registrazione, la ricorrente afferma che il resistente non poteva ignorare l’esistenza della Norauto. La malafede sarebbe inoltre testimoniata dall’assoluta estraneità del nome a dominio all’attività svolta attraverso l’omonimo sito dal resistente, che in tal modo impedirebbe alla ricorrente di registrare il nome a dominio norauto.it. 

Rileva inoltre la ricorrente che  il resistente sarebbe titolare di altri nomi a dominio in TLD. IT corrispondenti a nomi e marchi famosi (frateinidovino.it; budweiser.it; pepsi-cola.it ed altri).

Rileva infine la Norauto che trovandosi nel caso di specie in presenza di una detenzione attiva del domain name, si è in presenza di un uso in malafede in quanto inteso ad interferire con l’area di protezione del segno della ricorrente.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio norauto.it. a proprio favore.

Il resistente non ha depositato alcuna replica in difesa della sua posizione nonostante sia stata messa nelle condizioni di farlo entro i termini previsti dall’art. 5 della Procedura di Riassegnazione. Essendo documentata la spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale e la compiuta giacenza al 15 marzo 2002,  tali termini devono  ritenersi scaduti il 9 aprile  2002. 

a) Identità del nome a dominio e possibilità di confusione

La prima condizione prevista dall’art. 16.6 lettera a) delle regole di Naming (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) è da ritenersi soddisfatta.

 Il resistente ha registrato un nome a dominio che da un lato è un’imitazione pedissequa del marchio Norauto sul quale la ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti attestanti la titolarità del marchio, dall’altro è identico alla denominazione sociale stessa della ricorrente. 

b) Diritto o titolo della resistente

 Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti (art 16.6 lettera b: “l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato”), avendo la ricorrente provato il proprio diritto sul nome “norauto” sarebbe spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio o in alternativa l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente. 

Nel presente caso il resistente, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di Naming, non ha presentato alcuna memoria tesa a dimostrare un suo diritto o titolo al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Né dalla documentazione agli atti né dalla visura delle pagine web presenti su internet nel dominio in contestazione, il sig. Augusto Tugnoli appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che l’indirizzo www.norauto.it contiene una pagina nella quale si afferma che il sito norauto è in costruzione mentre contiene delle parole chiave per effettuare ulteriori ricerche;  nè che esso resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che il nome  del resistente è Augusto Tugnoli; nè che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.norauto.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività commerciale.

Né, in mancanza di prova di un positivo uso al di fuori del dominio in questione, rilievo alcuno può aver la circostanza che sulla pagina web posta all’indirizzo http://www.norauto.it il termine “norauto” sia indicato come  l’acronimo di “names online researcher automaton”.

Pertanto non può che ritenersi realizzata anche la condizione prevista dall’art. 16.6 lettera b).
 
c) Registrazione ed uso in malafede
 
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) il presente collegio unipersonale ritiene inverosimile che il resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza del marchio Norauto,  noto nel settore della manutenzione dell’automobile anche in Italia.

A ciò si aggiunge che, sulla pagina web posta in linea dal  resistente sul dominio in contestazione, mentre da una parte si dichiara che il sito è in costruzione, dall’altra si invita l’utente a cliccare su un link che porta ad una pagina in cui sono contenute una serie di altri (apparenti) link costituiti da parole chiave che si riferiscono proprio al settore automobilistico. Tutti detti link portano però ad una stessa unica pagina in cui appare la scritta “Top result for car search”, seguita da una serie di pubblicità e di link ad altri siti relativi al settore automobilistico; che è appunto quello nell’ambito del quale opera la ricorrente Norauto.

Sulla base di quanto sopra si ritiene quindi dimostrata la circostanza prevista dall'art. 16 delle Regole di Naming lettera d) e cioè un uso del dominio intenzionalmente finalizzato ad attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. E’ infatti ragionevole ritenere che il dominio NORAUTO.IT sia mantenuto  sia per creare un’interferenza con il sito della ricorrente, www.norauto.com, sia per attirare utenti internet che, una volta sul sito, vengono dirottati su siti di altri soggetti che svolgono attività nello stesso settore della Norauto. 

Dalla documentazione  prodotta dalla ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su internet – che il resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili ad alcuna attività svolta dallo stesso, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: frateindovinoit; pepsi –cola.it). 

Da tali circostanze si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio, che secondo le regole di naming è elemento da cui dedurre la malafede del resistente.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio norauto.it dall’attuale assegnatario Augusto Tugnoli alla Norauto s.a.. in persona del suo legale rappresentante dott. Eric Derville, con sede in Francia Rue du Fort, Centre de Gros de Lesquin, Sainghin  -en – Melantois 

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  24 aprile 2002