Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 21 ottobre 2013, la società Deutsche Thomson OhG con sede in Karl-Wiechert Allee 74, 30625 Hannover - Germania, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne – Studio legale Jacobacci & Associati, giusta delega in calce al ricorso,, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio nordmende.it, registrato dalla società Future Time sas di Marini Alessandro & C.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio nordmende.it era stato creato il 25 luglio 2002 ed era registrato a nome dalla società Future Time sas di Marini Alessandro & C.; 
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”, per poi divenire “challenged / serverDeleteProhibited”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.nordmende.it si giungeva ad una pagina web di cortesia  del Registrar.
• Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro il giorno 31 ottobre 2013, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La cartolina di ritorno perveniva il 20 dicembre. Da essa il plico risultava essere stato recapitato il  giorno 6 novembre 2013. Il termine per le repliche, pertanto, risultava essere scaduto il 2 dicembre 2013, senza che nulla fosse pervenuto dalla Resistente stessa.

Il 23 dicembre 2013 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani, che il medesimo giorno accettava l'incarico.

    1.    Allegazione della Ricorrente

La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma di essere titolare del marchio Nordmende, molto noto nel settore dell’elettronica di consumo e produce, tra la documentazione probatoria,  numerose registrazioni di tipo internazionale che fin dal 1964 la Deutsche Thomson OhG ha registrato.  Secondo la Ricorrente, quindi, il dominio in contestazione è identico al marchio registrato  “Nordmende”.

Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta della società Future Time S.a.s di Marini Alessandro & C. una attività di cybersquatting, desumibile dalle numerose registrazioni e dalle relative procedure di rassegnazione che nel corso del tempo si sono susseguite  a carico della resistente.

Il timore della Ricorrente di vedere screditato il proprio marchio, qualora fosse associato al contenuto che  inopinatamente  la Future Time S.a.s decide di pubblicare sul dominio nordmende.it, trova corrispondenza nell’utilizzo fatto fino ad oggi. Infatti la Future Time S.a.s di Marini Alessandro & C.,  se inizialmente ha scelto di strutturare la homepage del nome a dominio  con una semplice pagina di parcheggio, successivamente la Resistente ha preferito utilizzarlo per vendere beni di vario genere tra cui anche un controverso libro sulla massoneria.

La Ricorrente conclude  pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

    2.    Posizione del Resistente

Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato recapitato il  giorno 6 novembre 2013.

Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
    a)    identità e confondibilità del nome.

E’ indubbio che il nome a dominio nordmende.it assegnato alla società Future Time s.a.s di Marini Alessandro & C. è esattamente identico al marchio registrato dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito per far luogo alla riassegnazione, ai sensi dell’art. 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento.
 
    b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

La Ricorrente ha provato l’esistenza di un proprio diritto sul nome a dominio nordmende.it;  la Resistente, al contrario, ha preferito non produrre alcuna memoria di replica al ricorso della Deutsche Thomson OhG,  e non ha fornito alcuna prova documentale che dimostrasse l’esistenza di un proprio diritto uguale e contrario sul nume a dominio in contestazione. Pertanto il sottoscritto ha proceduto d’ufficio per verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:

• a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
• b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
• c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito risulta attualmente inutilizzato. 

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
                                                                         
    c) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto dalla  condotta della Resistente e dalla documentazione probatoria prodotta dalla Ricorrente si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio di cybersquatting. Infatti le numerose registrazioni riconducibili alla Resistente riferite a società e marchi famosi (philipmorris.it, toystories.it, boeing.it, calvinklein.it, eurodisney.it, jvc.it, iveco.it, mastercard.it), come anche le diverse procedure di riassegnazione che ne sono scaturite, sono elementi sufficienti per dedurre la malafede nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Inoltre il Regolamento indica all’art. 3.7 lett. d) “la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente  utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario”(art. 3.7 del regolamento).

Considerato che l’unica pagina web presente nel dominio è attualmente quella ‘di cortesia’ del Registrar, può dirsi che il dominio non venga in alcun modo utilizzato e che la registrazione non abbia prodotto altro effetto se non quello di ledere i diritti della Ricorrente e creato una probabilità di confusione con il marchio nordmende.

Inoltre, la condotta della Resistente circa una registrazione compiuta  esclusivamente per impedire al titolare del marchio di utilizzare tale nome, ex art. 3.7 lett. b) del Regolamento, come anche la mancanza di un  collegamento tra la Future Time sas di Marini Alessandro & C. e il nome a dominio nordmende.it da questa registrato, ex art. 3.7 lett.e),  costituiscono una ulteriore prova della malafede della Resistente.
                                    
Si ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato elementi da cui dedurre la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “nordmende.it” alla società Deutsche Thomson OhG con sede in Karl-Wiechert Allee 74, 30625 Hannover – Germania.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 2 gennaio 2014.

Enzo Fogliani