Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
officinadeltempo.it
ricorrente: Sclock s.r.l. (avv. Ubaldo
Sassaroli.)
Resistente: Alessandro Perrucci (avv.ti
Antonio Fusillo e Walter Zucchi)
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe
Loffreda.
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail
in data 5 maggio 2006, la Sclock s.r.l., con sede in Senigallia (AN) Via
Pisacane, 60, in persona del legale rappresentante sig. Roberto Emili,
rappresentata nella presente procedura dall'avv. Ubaldo Sassaroli,
presso il cui studio in Ancona, via I maggio 150/B, si domiciliava giusta
delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 del Regolamento per l ’assegnazione e la gestione dei
nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito, Regolamento), per ottenere il
trasferimento a suo favore del dominio officinadeltempo.it, asseritamente
registrato dal sig. Alessandro Perrucci, via R. Grazioli Lante, 8, Roma.
Ricevuto il ricorso, la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base
whois del Registro, nonché la pagina web risultante all'indirizzo
www.officinadeltempo.it
Le verifiche consentivano di appurare
in particolare:
-
che il nome a dominio in contestazione risultava
assegnato dall'8 novembre 2000;
-
che il dominio era stato sottoposto
a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base del Registro
il 24 aprile 2006;
-
che digitando l ’indirizzo www.officinadeltempo.it
si giungeva ad una pagina web contenente l'immagine di un negozio con l'insegna
“officina del tempo”, la scritta “officina del tempo - laboratorio di orologeria,
l'indirizzo stradale ed e-mail (non appartenente al dominio in contestazione),
i recapiti telefonici e la scritta “sito in costruzione”. Nessun link ad
altre pagine web si rinveniva sulla pagina.
Il 9 maggio 2006 perveniva anche l'originale
cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd,
verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione
al Registro.
Il Registro, con comunicazione del
10 maggio 2006 a firma della dott.ssa Sonia Sbrana, precisava che “l'assegnatario
del nome a dominio in questione è la ditta individuale "Officina
del Tempo" di Francesca Perrucci, Via R. Grazioli Lante, 8, 00195 Roma”.
Sulla base di tale precisazione, il 15
maggio 2006 CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata il ricorso con
la relativa documentazione alla “Officina del Tempo di Francesca Perrucci”.
In pari data il ricorso veniva inoltre inviato per e-mail agli indirizzi
di postmaster ed admin-c risultanti dal data-base whois, venendo però
restituito dal sistema con messaggio di “bad destination e-amil address”.
La raccomandata cn il ricorso veniva consegnata
dalle poste alla resistente il 17 maggio 2006 In data 9 giugno 2006 perveniva
via e-mail a CRDD la sola replica della signora Francesca Perrucci, rappresentata
e difesa dall'avv. Antonio Fusillo. Nulla perveniva in formato cartaceo,
sicchè la replica rimaneva priva della documentazione ivi indicata.
Il 13 giugno 2006 CRDD, atteso l'arrivo
dell'originale cartaceo delle repliche, le inviava in formato elettronico
alla ricorrente, la quale il giorno successivo chiedeva termine per controdedurre.
La richiesta veniva trasmessa da CRDD al
sottoscritto saggio avv. Giuseppe Loffreda, che, nominato il 12 giugno
2006, aveva accettato la nomina il 15 giugno 2006.
Con ordinanza 15 giugno 2006 il Collegio,
viste le repliche del resistente, visto l'art. 12 delle procedure di riassegnazione,
secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può,
a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni
e documenti", ritenuto opportuno, alla luce delle repliche del resistente
e della richiesta del ricorrente, ottenere da entrambe le parti ulteriori
precisazioni, onde garantire comunque la completezza del contraddittorio;
concedeva (a) al ricorrente termine sino al 21 giugno 2006 per controdeduzioni
alle repliche del resistente, e (b) al resistente termine sino al 27 giugno
2006 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente.
La ordinanza veniva comunicata per e-mail
alle parti. Senonchè, la comunicazione all'avv. Sassaroli non andava
a buon fine. Il Collegio pertanto, “vista l'istanza del ricorrente pervenuta
via e-mail in data 20 giugno 2006, con la quale il ricorrente ha dichiarato
di non aver ricevuto la comunicazione delle precedente ordinanza ed ha
quindi chiesto di essere rimesso in termini per inviare proprie controdeduzioni;
verificato dal report del delivery mail system che in effetti la e-mail
di trasmissione delle precedente ordinanza al procuratore della resistente,
seppur correttamente indirizzata, risulta non essere pervenuta al destinatario
per problemi di rete (“These recipients of your message have been processed
by the mail server: studio@sassarolipica.191.it; Failed; 5.1.2 (bad destination
system address - Remote MTA mx.191.biz: network error”)” concedeva (a)
al ricorrente termine sino al 27 giugno 2006 per controdeduzioni alle repliche
del resistente;
(b) al resistente termine sino al 4 luglio
2006 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente,
disponendo lo scambio diretto delle memorie difensive fra le parti per
e-mail.
Il 26 giugno 2006 il resistente faceva
pervenire a CRDD le proprie controdeduzioni, indirizzate anche al difensore
della signora Perrucci. Il giorno successivo CRDD confermava ad entrambe
le parti la ricezione delle controdeduzioni del ricorrente.
Il 3 luglio 2006 la resistente faceva pervenire
le proprie ulteriori repliche via e-mail, scambiandole con la ricorrente.
Il giorno successivo CRDD ne confermava la ricezione ad entrambe le parti.
Allegazioni delle parti.
1)
La Sclock s.r.l. deduce nel proprio ricorso
introduttivo la assoluta identità fra il nome a dominio in contestazione
ed il proprio marchio “officina del tempo”, la cui domanda di registrazione,
documentata in atti, risale al 18.5.2000.
Secondo la ricorrente, il titolare del
nome a dominio (individuato in Alessandro Perrucci) non avrebbe avuto alcun
titolo per richiedere l'assegnazione del nome a dominio in questione,
avendo, fra le altre cose, cessato fin dal 1996 la propria attività.
Quanto infine alla malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio, la ricorrente la deduceva dal fatto
che il sito posto nella pagina www.officinadeltempo.it risultava tuttora
in costruzione, e dalla asserita notorietà del proprio marchio.
Chiedeva quindi la riassegnazione del nome
a dominio a proprio favore.
2)
La resistente Francesca Perrucci a sua
volta deduceva, nelle proprie repliche, di essere iscritta alla camera
di commercio come titolare della ditta “Officina del tempo” da periodo
precedente alla Sclock. Una sentenza del tribunale di Roma (n. 25744/2005)
avrebbe poi accertato e riconosciuto un suo preuso della suddetta ditta.
La resistente negava poi la confondibilità
del nome, sia sulla base del fatto che il dominio della ricorrente (officinadeltempo.com)
era diverso da quello in contestazione (officinadeltempo.it)., sia sulla
base dei diversi settori commerciali delle due parti (prodotti industriali
di orologeria e cronometria la ricorrente, attività artigianale
di manutenzione, restauro e riparazione di orologi la resistente).
Negava quindi la malafede nella registrazione
e mantenimento del nome a dominio, sostenendo di aver conosciuto del marchio
della Sclock solo nel gennaio 2004.
3)
Nelle proprie controdeduzioni la ricorrente
deduceva il difetto di legittimazione passiva della signora Perrucci, ritenendo
titolare del dominio soltanto il sig. Alessandro Perrucci, admin-c del
dominio e fratello della resistente. Chiedeva quindi lo stralcio immediato
di ogni atto e documento prodotto dalla signora Perrucci.
Nel merito, si appellava anch'egli alla
sentenza n. 25744/2005, che avrebbe annullato una successiva registrazione
del medesimo marchio effettuata dalla signora Perrucci.
Quanto alla malafede, ribadiva che la circostanza
che il sito fosse ancora in costruzione ad eccezione della pagina iniziale
dimostrava che il sito non era utilizzato “per l’offerta al pubblico di
beni o servizi, con ciò testimoniando in modo inequivocabile la
sua mala fede nell’accaparrarsi il domain name senza alcun reale interesse
a farne uso, in palese violazione del marchio di Sclock s.r.l.”.
4)
La resistente replicava ribadendo, in particolare,
che la ditta “officina del tempo” esisteva sin dal 1993 e che la sentenza
25744/1993 aveva riconosciuto “l’esistenza del preuso della ditta
“officina del tempo” da parte della odierna resistente e il diritto della
stessa di continuare a fare uso di tale ditta”.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
a) in via preliminare: sull'eccezione
di carenza di legittimazione passiva.
In via preliminare è necessario
esamina la eccezione di carenza di legittimazione passiva sviluppata dalla
ricorrente nelle proprie controdeduzioni.
Sostiene infatti la ricorrente che titolare
del nome a dominio sarebbe Alessandro Perrucci, e solo Alessandro Perrucci
sarebbe legittimato a contraddire, essendo egli il titolare del nome a
dominio e colui che ha violato il diritto di privativa della Sclock, e
non la signora Francesca Perrucci – sua sorella, titolare della ditta “Officina
del tempo” - che si è costituita nella presente procedura.
Il resistente deduce anche che la costituzione
della signora Francesca Perrucci sarebbe inammissibile anche se dovesse
essere qualificata come intervento volontario, non essendo tale istituto
previsto nelle procedure di riassegnazione.
Né, infine, potrebbe ammettersi
la legittimazione della signora Perrucci sulla base di un ipotetico mandato,
non essendo esso stato provato, né tanto meno opponibile a terzi
in difetto di prova scritta con data certa.
L'eccezione di carenza di legittimazione
passiva è infondata, sia in fatto che in diritto.
In punto di fatto, come già accennato
nelle premesse, il Registro ha confermato che il dominio è registrato
a nome della ditta “Officina del Tempo” di Francesca Perrucci. Ed invero
il controllo delle risultanze del data base whois (peraltro prodotto anche
dalla stessa ricorrente) conferma la circostanza, laddove alla terza riga,
nel campo “org” indica chiaramente “Officina del Tempo”. Il nome di Alessandro
Perrucci, che il ricorrente suppone intestatario del dominio, compare in
effetti come admin-c del dominio. Peraltro, come noto, non necessariamente
l'admin-c coincide con l'intestatario del dominio. Essendo l'admin-c il
contatto amministrativo cui fa riferimento il Registro, esso è sempre
necessariamente una persona fisica; con il risultato che generalmente esso
coincide con il titolare del dominio (se persona fisica) oppure con il
legale rappresentante della persona giuridica intestataria del dominio.
Ma pur essendo quanto sopra l'id quod plerumque accidit, non esiste una
necessaria corrispondenza biunivoca fra intestatario del dominio e admin-c.
Ben quindi il titolare del dominio puo' dare mandato ad un terzo affichè
agisca come admin-c del dominio.
Nel caso di specie, quindi, la pretesa
che assegnatario del dominio sia Alessandro Perrucci e non Francesca Perrucci
è del tutto priva di fondamento.
Ciò assorbe ogni ulteriore questione
di diritto sul punto.
b) Identità del nome
Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del
Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “ il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome ”.
Non appare dubbio che il nome a dominio
in contestazione (officinadeltempo.it) sia identico al marchio depositato
dalla ricorrente (officina del tempo). E’ quindi evidente la confondibilità
del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la
sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento.
c) Diritto della resistente sul
nome a dominio contestato
La società ricorrente ha fornito
idonea prova di avere diritto all’uso della denominazione “Officina del
tempo”, prova costituita dalla documentazione attestante il deposito di
identico marchio in data 18 maggio 2000.
Era quindi onere della resistente provare
di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi
nomi.
Al riguardo, prevede l'art. 16.6 del Regolamento,
che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome
a dominio contestato qualora provi che:
1)prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi; oppure
2)è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3)del nome a dominio sta facendo un legittimo
uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”
Ritiene il Collegio che la resistente abbia
fornito la prova di tutte e tre le circostanze previste dal regolamento
affinchè l'assegnatario sia ritenuto aver titolo al nome a dominio.
Da un lato la resistente ha prodotto agli
atti documentazione varia proveniente da terzi (in prevalenza fatture)
da cui risulta un uso del nome “officina del tempo” risalente perlomeno
al 1997. Dall'altra, lo stesso tribunale di Roma, con la sentenza 25744/2005,
ha riconosciuto alla signora Francesca Perrucci “l’esistenza del preuso
della ditta “officina del tempo” rispetto alla data di deposito del marchio
da parte della Sclock s.r.l..
Di per sé ciò integra quanto
previsto dal punto 2 del citato art. 16.6 del regolamento, essendo non
solo stato provato, ma anche accertato giudizialmente che l'assegnataria
del nome a dominio era conosciuta, come ente commerciale, con il nome corrispondente
al nome a dominio registrato, anche se non ne aveva registrato il relativo
marchio.
Ma, a ben vedere, anche le fattispecie
di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 16.6 del regolamento appaiono sussistere
nel caso di specie.
Quanto al punto 1, dalla documentazione
in atti non risulta affatto che prima della registrazione del dominio (8
novembre 2000) la resistente fosse a conoscenza del deposito del marchio
da parte della Sclock (18 maggio 2000); sicchè, in mancanza di prova
contraria ed in presenza di documentate contestazioni della Sclock solo
a far data da circa 3 anni dopo la registrazione del dominio, è
da ritenersi che la ricorrente “prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi”.
Quanto al punto 3, è opportuno osservare
che la pretesa della ricorrente che il sito non sia utilizzato in quanto
in costruzione e quindi sia stato registrato al solo scopo di “accaparrarsi
il domain name senza alcun reale interesse a farne uso” non è assolutamente
condivisibile. E' pur vero che all'utente che digiti http://www.officinadeltempo.it
appare una pagina web priva di altri link e con la scritta, in basso, “sito
in costruzione”; ma e' anche vero che tale pagina contiene messaggi pubblicitari
che descrivono compiutamente l'attività della resistente e ne danno
i recapiti e le relative informazioni.
Al centro della pagina infatti campeggia
l'immagine del negozio della resistente, con la scritta “Officina del tempo”
ben visibile sulle due vetrine; accanto a tale foto appare la scritta “Officina
del tempo – laboratorio di orologeria – assistenza grandi marche – riparazioni
– restauri – rimessa a nuovo su qualsiasi tipo di orologio antico e moderno,
da polso, da tasca, a pendolo – sostituzione pile e cinturini”. In calce
alla pagina compaiono l'indirizzo del negozio ed i recapiti telefonici
ed e-mail.
Data l'attività artigianale svolta
dalla resistente, la pagina visibile sul web appare una pagina pubblicitaria
adeguata l'attività e le dimensioni del negozio della signora Perrucci.
Quindi la signora Perrucci in effetti “del nome a dominio sta facendo un
legittimo uso (...) commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”. E della legittimità
di tale uso non appare possibile dubitare, atteso che risulta sancito dalla
autorità giudiziaria nella suddetta sentenza 25744/2005.
Tale sentenza, infatti, ha testualmente
“accertato il diritto della Perrucci a proseguire nell'uso della ditta
“officina del tempo” e non del marchio corrispondente” per il quale nessun
preuso era stato provato.
In effetti il contenuto della pagina web
posta sul dominio officinadeltempo.it non pubblicizza prodotti con il marchio
della ricorrente, ma solo l'omonimo negozio in cui la resistente svolge
la propria attività artigianale di riparazione, manutenzione e restauro
di orologi. In quanto tale, ossia utilizzato per indicarela propria
ditta, l'uso del dominio da parte della signora Perrucci appare del tutto
legittimo, in quanto altro non è che l'insegna della propria ditta
nel cyberspazio.
L'uso del nome a domino per porvi una pagina
web che pubblicizza il nome della ditta della Perrucci non è quindi
un uso illegittimo del marchio altrui, ma semplicemente l'utilizzo del
nome della ditta per pubblicizzare la propria attività (e non propri
prodotti utilizzando un marchio altrui).
d) sulla malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio.
Ad abundantiam, si osserva che quanto sopra
esclude a priori la malafede della ricorrente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio. Sul punto, la ricorrente – sul presupposto
che titolare del dominio fosse Alessandro Perrucci – deduce la malafede
dal fatto che “non si comprende che utilità avrebbe avuto lo stesso
a registrare prima, e mantenere poi, quel nome a domìnio, posto
che appare sin troppo chiaro che non è mai stata sua intenzione
fare serio uso del sito” e che lo stesso sarebbe “stato accaparrato
solo ed esclusivamente allo scopo dì impedire a Sclock s.r.l. di
registrare a nome a dominio il proprio marchio ed eventualmente per rivenderlo
a terzi o alla stessa società”.
Si tratta peraltro di opinioni e deduzioni
prive di alcun riscontro probatorio fattuale, e come tali del tutto insufficienti
a dimostrare la pretesa malafede della resistente; malafede che, al contrario,
appare smentita invece dalle documentate circostanze riportate nel precedente
punto della presente decisione.
* * *
Ritiene quindi il collegio che da un lato
la ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza dei requisiti necessari
a far luogo alla riassegnazione, dall'altro la resistente abbia dimostrato
di avere titolo alla registrazione ed al mantenimento del nome a dominio
in contestazione.
P.Q.M.
Si respinge il ricorso della Sclock s.r.l.
per la riassegnazione del dominio OFFICINADELTEMPO.IT, che rimane pertanto
assegnato alla ditta “Officina del Tempo” di Francesca Perrucci.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 14 luglio 2006
Avv. Giuseppe Loffreda
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