Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail  il 19 settembre 2002 la CPS International Industria Calze s.p.a. (d’ora in avanti CPS), con sede in Via Piubega, 5/c, 46040 Ceresara (MN) in persona del Sig. Enzo Bertoni, presidente del consiglio di amministrazione,  rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dal Dr. Ing. Guido Modiano della Dr. Modiano & Associati S.p.A. di Milano, via Meravigli, 16, iniziava una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento coattivo a proprio favore del nome a dominio OROBLU.IT, registrato dalla  Executive di Bernabei Giancarlo, corrente in Piazza Cairoli, 53, 00049 Velletri (RM)

Lo stesso giorno la segreteria della CRDD comunicava per e-mail alla Naming Authority e alla Registration Authority l’arrivo del ricorso  e verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.oroblu.it

  Le verifiche consentivano di accertare in particolare:

• · che il dominio oroblu.it risultava creato l’11 aprile 2000 ed assegnato alla Executive di Giancarlo Bernabei; 
• · che il dominio oroblu.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. l’8 maggio 2002;
• · che digitando l’indirizzo www.oroblu.it non si accedeva ad una pagina attiva, ma all’index corrispondente alla directory esistente sul server.

Il 3 ottobre 2002 pervenivano via e-mail alla CRDD le repliche del sig. Bernabei. Seguivano l’8 ottobre 2002 la documentazione e copia in formato cartaceo delle repliche. La replica del sig. Bernabei veniva inoltre da questi inviata alla lista pubblica della Naming Authority, con “invito ad esprimerVi nel corso della disputa” rivolto agli iscritti alla lista.

Verificata la regolarità delle repliche, CRDD le trasmetteva al ricorrente. Al contempo, CRDD nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 9 ottobre 2002 accettava l’incarico.

L’11 ottobre 2002, con e-mail inviata alla CRDD ed alla lista della NA, il sig. Bernabei faceva “Istanza al Saggio affinchè, per una più completa valutazione della situazione, voglia considerare quanto di già esistente si trovi sul web che ribadisce l'equivalenza, nella normale percezione del pubblico, tra l'ACQUA  e la sua definizione di OROBLU (piccolo elenco su oroblu.it alla voce Links); inoltre, come conferma la sentenza su PRIMACASA.IT (http://www.infodomini. it/dominiit58.htm) l'unione di due parole di uso comune rendono la registrazione del marchio rivedibile sotto l'aspetto dell'originalità, o quantomeno debole; per ultima cosa varie Ditte utilizzano la parola oroblu nella loro denominazione”.

 Lo stesso giorno la segreteria della CRDD invitava il resistente a formalizzare, se ritenuto opportuno, la propria istanza , non essendo prevista dalle norme la possibilità di deposito di ulteriori scritti difensivi successivi alle repliche ed alla nomina del saggio, se non dietro specifica autorizzazione del saggio stesso su istanza della parte interessata. Anche in questo caso il sig. Bernabei rendeva pubblica la corrispondenza intercorsa inviandola alla lista NA.

 Nel frattempo, ad un nuovo controllo risultava che quanto risultante all’indirizzo www.oroblu.it era stato cambiato, mediante inserzione di un sito web nel quale sembravano esservi una decina di pagine accessibili tramite il frame principale. Un più attento esame del sito rivelava che, di queste pagine, otto riportavano semplicemente la dicitura “in costruzione”, una era la home page e la decima una raccolta di link ad altri siti contenente la parola oroblu.

 Reiterata dal resistente la informale richiesta di integrazione delle repliche da parte del resistente, il sottoscritto saggio, ritenuto che tale istanza, pur prospettando elementi che potevano essere oggetto di acquisizione ex officio da parte del collegio, potesse essere interpretata come richiesta di integrazione delle repliche già depositate, provvedeva con ordinanza 14 ottobre 2002, concedendo termine fino al 19 ottobre 2002 al resistente per il deposito e la comunicazione al ricorrente di quanto richiesto.

 L’ordinanza specificava che  l’integrazione sarebbe dovuta “pervenire entro il suddetto termine via e-mail all'indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente inviata sempre via e-mail a cura del mittente per conoscenza all'altra parte”, e che per verificare il rispetto del termine avrebbe fatto fede la data di arrivo della e-mail risultante alla CRDD.

 Anche tale ordinanza e la relativa corrispondenza venivano inviate dal sig. Bernabei sulla lista della NA, provocando l’intervento del presidente ing. Claudio Allocchio, che con e-mail del 15 ottobre 2002 invitava il resistente a cessare da tale comportamento.

 Il 19 ottobre 2002 il resistente inviava alla CRDD le proprie integrazioni alle repliche. Peraltro, la relativa e-mail non risultava inviata contestualmente al ricorrente; cosa che il resistente provvedeva a fare solo il 21 ottobre 2002. 

Il ricorrente dichiara e documenta di essere titolare dei marchi oroblù registrati in Italia e in oltre 60 stati esteri per le classi internazionali 3, 18, 25, cui il nome a dominio oroblu.it risulta identico.

Deduce quindi che l’identità del nome a dominio con il marchio registrato della ricorrente è di per sé elemento di confusione e danno, che come tale configura quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming. 

Per quanto riguarda l’elemento di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming, il ricorrente esclude che il sig. Bernabei possa avere un diritto od interesse legittimo sul nome oroblu, se non altro perché la registrazione del marchio conferisce al suo utilizzatore diritto di privativa.

Infine, in relazione alla malafede, il ricorrente evidenzia la notorietà del marchio, distribuito nella sola Italia da oltre 3.000 esercizi commerciali, la sua risalenza (1987),  le ingenti spese (per alcuni miliardi di lire) affrontate nel corso degli ultimi anni per la pubblicità televisiva dei prodotti contrassegnati con tale marchio; circostanze che, ad avviso della ricorrente, renderebbero impensabile che l’esistenza di tale marchio fosse sconosciuta al sig. Bernabei.

Aggiunge poi il ricorrente, sempre in tema di malafede, che il sig. Bernabei ha registrato circa 360 nomi a dominio, la maggior parte dei quali palesemente relativi a nomi e marchi su cui egli non può vantare alcun diritto; e che il dominio in contestazione è stato mantenuto inattivo per oltre due anni.

Da parte sua il resistente nelle sue repliche deduce che la parola oroblu sarebbe espressione comune per identificare l’acqua, specialmente in contesti in cui se ne tratta la penuria. 

Per quanto riguarda la malafede affermata dal ricorrente, deduce di non aver “mai frequentato negozi d’intimo femminile” e di essere stato pertanto ignaro, al momento della registrazione del dominio, della “esistenza di una fabbrica del settore che avesse assunto tale denominazione”.

Circa la mancata utilizzazione del sito affermata da controparte, il resistente afferma che il sito “lo scorso anno era visibile, solo successivamente si è pensato ad un restyling ancora in corso”, e che comunque il dominio verrebbe utilizzato per servizi di posta elettronica. Obbiettivo del sito sarebbe “quello di raccogliere tutte le sinergie, notizie sull’utilizzo, ricerca dell’acqua, coordinare le associazioni per riuscire a contribuire a fornire a paesi del terzo mondo strumenti per l’approvvigionamento dell’oroblu”. 

Con le integrazioni alle repliche il resistente sottoponeva al saggio una serie di considerazioni e di elementi, peraltro tutti desumibili d’ufficio dal collegio.

Conclude quindi il resistente per il rigetto del ricorso.

In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le “integrazioni alle repliche” inviate dal resistente, in quanto tardive. Tali integrazioni, che secondo l’ordinanza dovevano  essere inviate “via e-mail all'indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente inviata sempre via e-mail a cura del mittente per conoscenza all'altra parte” entro il termine del 19 ottobre 2002, sono state in effetti inviate al ricorrente solo il 21 ottobre 2002.

Dato che secondo l'art. 14, I comma delle procedure di riassegnazione, i termini stabiliti dal collegio sono perentori, delle “integrazioni alle repliche” del resistente non è possibile tenere conto. Né si è verificato alcun caso eccezionale che possa essere invocato per superare il disposto di tale norme.

Tanto premesso, si può passare ad esaminare se sussistano i tre elementi richiesti dalle procedure di riassegnazione per far luogo al trasferimento del nome a dominio contestato.

a) Se il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; 

Non vi è alcun dubbio che il nome a dominio oroblu.it sia identico e comunque tale da indurre confusione rispetto al marchio oroblù registrato dalla ricorrente. Del resto, tale identità non è contestata neppure dal resistente.

Si ritiene quindi pienamente soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) Se l'attuale assegnatario abbia diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 

Dimostrato dal ricorrente il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al resistente provare un suo concorrente diritto sul medesimo nome, o l’esistenza di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a favore del resistente.

Il sig. Bernabei incentra le sue difese su questo punto affermando che la parola oroblu sarebbe espressione comune per identificare l’acqua. Anche ammesso e non concesso che sia così (cosa della quale si dubita), e ammettendo che ciò possa avere qualche influenza sul diritto al marchio della ricorrente (cosa anche questa della quale si dubita), ciò non comporterebbe però come necessaria conseguenza che il sig. Bernabei possa vantare a sua volta diritti sul nome oroblu.

E’ vero che, entro determinati limiti, la legge consente a determinati soggetti azioni per far dichiarare la nullità o la decadenza dal marchio, e che la mancanza di capacità distintiva potrebbe in alcuni casi portare ad una tale dichiarazione di nullità; ma finché una tale azione non sia stata vittoriosamente esperita da chi ne contesta la validità, colui che ha registrato un marchio ne ha diritto al suo uso esclusivo.

L’accertamento della nullità o della decadenza spetta unicamente all’autorità giudiziaria; ossia, esula dai poteri assegnati al saggio nell’ambito delle presenti procedure dichiarare la decadenza o la nullità del marchio fatto valere dal ricorrente. 

Una volta che il ricorrente abbia documentato la regolare registrazione del marchio corrispondente al nome a dominio, non è dato al saggio sindacarne la validità, ma da tale registrazione il saggio non può che dedurre la esistenza di un diritto di esclusiva sul marchio a favore del suo titolare.

Del tutto fuori luogo è quindi il richiamo del resistente all’ordinanza trib. Bergamo del 5 maggio 2001 relativa al dominio primacasa.it, ben conosciuta dal sottoscritto saggio. L’esame di merito compiuto dal magistrato del tribunale di Bergamo circa l’inefficacia individualizzante del marchio “primacasa” è infatti preclusa a priori in questa sede.

Per far valere una tale eccezione (sempre ammesso fosse fondata nel merito), il sig. Bernabei avrebbe dovuto ricorrere all’autorità giudiziaria, con ciò facendo venir meno, ex art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, la presente procedura.

Quindi, l’asserzione del sig. Bernabei che oroblu sia ormai parola di uso comune, anche se dimostrata, di per sé non proverebbe l’esistenza di un diritto al nome oroblu da parte del resistente; esistenza che, si ricorda, deve sussistere prima della registrazione del nome a dominio, e comunque non può essere in alcun modo fatta discendere dalla registrazione stessa (cfr. decis. dominio “guidasposi.it”, http://www.crdd.it/decisioni/guidasposi.htm). 

Escluso dunque che il sig. Bernabei possa vantare un preesistente diritto all’uso di oroblu in concorrenza con quello del ricorrente, è da valutare se, sulla base delle risultanze agli atti e da quanto desumibile su internet, possa ritenersi provata una o più delle tre circostanze, verificandosi una delle quali il resistente è ritenuto avente titolo al nome a dominio, e quindi al suo mantenimento dominio.

Quanto alla prima (ossia che il resistente, prima di avere avuto notizia della contestazione, in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi), essa non è stata minimanente provata.

Mentre il ricorrente ha documentato che nell’aprile e nel giugno 2002 nulla appariva all’indirizzo http://www.oroblu.it, il resistente ha genericamente affermato che “lo scorso anno il sito era visibile, solo successivamente per cambio server si è pensato ad un restyling ancora in corso”, senza peraltro neppure indicare esattamente le date in cui era visibile, e tanto meno provare cosa fosse in linea sul sito. Nè sono stati indicati “i beni o i servizi” per la cui offerta al pubblico il sito sarebbe stato predisposto.

La stessa affermazione secondo cui in seguito nulla sarebbe stato visibile sul sito per un restyling in corso è del tutto inverosimile. Un restyling presuppone l’esistenza di un precedente sito su cui operare, di cui peraltro non c’è traccia né agli atti né su internet. Elementi univoci e concordanti dimostrano invece che un tale sito non vi è mai stato, ma che il sito attualmente posizionato all’indirizzo http://www.oroblu.it è stato posto in linea e costruito dopo l’inizio della presente procedura. Prova evidente ne è la home page, di cui la versione esistente all’inizio di ottobre 2002 e allegata dal resistente come doc. 5 delle repliche ha lo stesso “frame” e le stesse immagini di quelle attuali, ma risulta ancora in costruzione. Se effettivamente si fosse trattato di un restyling, sarebbe stata lasciata in linea la vecchia versione sinchè la nuova non fosse stata pronta. 

Del resto, che non esistesse alcun sito è dimostrato proprio dalla assoluta inconsistenza di quello posto in linea durante la presente procedura. Tolte le 8 pagine “in costruzione” (come senza alcun contenuto), le altre due sono del tutto prive di alcuna originalità, ed anzi sono frutto di lavoro altrui.  La home page è composta da foto e pezzi di articoli copiati qua e là. Il pezzo forte è un articolo copiato dal sito della Rai – Radio televisione italiana (http://www.rai.it/RAInet/news/RNw/pub/articolo/raiRNewsArticolo/0,7605,10846^scienze^^,00.html, Sito di RaiNews.net) senza neppure citarne la fonte o l’autore. Tanto la pagina è pedissequamente copiata, che anche i colori, la foto, la sua posizione ed i caratteri sono identici. Vi è poi  un pezzo di un articolo di  Alessandro Cerroni (copiato dal sito del Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale -  http://www.cipsi.it/ contrattoacqua/documenti/articolo1.htm). Copiate da altri siti sono anche le immagini (la scritta “emergenza” e la prima immagine con il muro e la scritta “water is life” sono copiate dal sito dell’AMREF Italia, http://www.amref.it/emergenza/acquaGM.htm; l’immagine del ragazzo di colore con il secchio d’acqua è presa da http://web.tiscali.it/lacimiceonline/anno1numero2maggiogiugno2000/Animali%20e%20ambiente%20articolo % 207.htm). Discorso analogo per l’unica altra pagina non in costruzione, la pagina con i link. Si tratta con tutta evidenza della mera trasposizione dei risultati di una interrogazione di un motore di ricerca effettuata con la parola  “oroblu”. 

La pretesa che un sito del genere possa “raccogliere tutte le sinergie” e possa essere strumento per “coordinare le associazioni per contribuire a fornire a paesi del terzo mondo strumenti per l’approvvigionamento dell’oro blu” (come asserito dal sig. Bernabei) appare quindi allo stato radicalmente infondata e quasi un’offesa per le persone e le associazioni veramente impegnate in tali nobili scopi.

Quanto alle seconda circostanza (ossia che il resistente è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio), anche essa non risulta minimamente. Il cognome Bernabei ed “Executive”, la sua ditta, non hanno nulla a che fare con oroblu.

Quanto infine alla terza circostanza (che il resistente sta facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato), si è già visto come il dominio sia stato del tutto inutilizzato sino all’introduzione della procedura, e solo dopo l’inizio del presente procedimento il resistente abbia in fretta posto in linea un simulacro di  sito copiando qua e là opere altrui. Ma ciò è del tutto inutile, in quanto il periodo cui fare riferimento per accertare il legittimo utilizzo del dominio è quello precedente l’istaurazione della procedura. In caso contrario infatti, le procedure stesse non avrebbero ragione d’essere, in quanto chiunque si vedesse contestato il dominio potrebbe evitarne la riassegnazione semplicemente riproducendovi una pagina web non appena ricevuto il ricorso.

Si ritiene pertanto dimostrata l’assenza di qualsiasi diritto al nome oroblu o di legittimo interesse al mantenimento del dominio oroblu.it in capo al resistente.

c) Se il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

Il ricorrente ha prodotto una visura del database whois della Registration Authority, dal quale risulta che nel solo ccTLD .it il resistente ha registrato oltre 350 domini. Tali nomi a dominio comprendono fra gli altri una nutrita serie di nomi di città laziali seguite da “online” (albanonline.it, ciampino-online.it, anzio-online.it, grottaferrataonline.it, frascationline.it, roccadipapaonline.it, roccaprioraonline.it, velletrionline.it, etc.), nomi di persona (rosalba.it, katiuscia.it, tania.it, benito.it, filiberto.it etc.), nomi connessi con temi religiosi (chiesavaldese.it, evangelici.it, testimonigeova.it, etc.). Questi nomi a dominio sono accomunati dal fatto di essere stati registrati nell’anno 2000 e di risultare oggi tutti irraggiungibili. 

Il numero dei domini registrati, il fatto che essi siano detenuti dal sig. Bernabei senza che nessun utilizzo ne venga fatto (ma anzi risultino irraggiungibili), che il sig. Bernabei per gran parte di essi non appaia aver alcun preesistente diritto al loro utilizzo, che alcuni di essi corrispondano a nomi registrati sotto altri TLD dai legittimi aventi diritto (cfr. chiesavaldese.net, sito italiano della Chiesa valdese; evangelici.net, portale degli Evangelici italiani; cesaroni.net, sito della Cesaroni Tecnology Inc.; etc.) induce a ritenere che la registrazione di tanti nomi a dominio sia stato effettuato a fini accaparratori, non essendo stata fornita alcuna indicazione dal resistente circa un eventuale progetto, commerciale o meno, per il quale tali e tanti domini sarebbero stati registrati. 

Ciò viene ritenuto indice di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Come è stato infatti recentemente ribadito, “ciò che comporta un indice di malafede non è l’identità dei domini registrati con marchi famosi, ma è l’intento accaparratorio che si desume dalla enorme quantità di nomi registrati, del tutto estranei all’attività del registrante,  sia essi corrispondenti o anche solo simili a marchi famosi o nomi famosi o anche loro storpiature” (decisione astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.it).

A ciò va aggiunto che, come visto, il dominio è rimasto inutilizzato per oltre due anni, ossia dalla registrazione all’inizio della presente procedura. Il che configura un caso di detenzione passiva (passive holding), che l’art. 16.7.c delle regole di naming ritiene circostanza probante della malafede nella registrazione e nel mantenimento in malafede del nome a dominio.

Al riguardo, nessuna rilevanza ha per escludere la malafede del resistente la deduzione secondo cui la ricorrente avrebbe dimostrato “scarsa sensibilità alle potenzialità di internet” avendo pensato solo nel 2002 di registrare il dominio oroblu.it.

Invero, il fatto che il ricorrente (che da tempo ha utilizza oroblu.com e oroblu.net) si sia attivato solo nel 2002 per contestare l’illegittima registrazione del dominio contestato non implica si sia verificata alcuna rinuncia ai diritti che gli spettano in virtù della quasi ventennale registrazione del marchio, né tanto meno esclude la mala fede di chi abbia registrato  un nome a dominio in violazione dei diritti di privativa, in quanto non avente diritto o titolo sul nome registrato, come nel caso di specie. 

Infine, a conferma della già provata malafede del resistente, si può citare il comportamento tenuto dal resistente nel corso della procedura. Probabilmente conscio della vacuità delle proprie argomentazioni giuridiche, il resistente ha di fatto trasferito il presente procedimento sulla lista della Naming Authority, chiedendo esplicitamente pareri ed opinioni, criticando la controparte e mettendo in linea la corrispondenza inerente la procedura senza il previo consenso delle altre parti interessate; il tutto nel verosimile tentativo di destare un movimento di opinione a lui favorevole, al probabile scopo di influenzare la persona cui è stato affidato l’onere della decisione. 

Tale comportamento, fra le altre cose palesemente contrario alle norme di netiquette (che pure con la registrazione dei domini il resistente si è impegnato a rispettare), non appare corretto. Egli infatti ha sollecitato una sorta di giudizio “popolare” da parte dei membri della NA (alla cui lista ha inviato i propri messaggi), presentando la questione come una disputa fra “solidarietà sociale contro puro capitalismo”, senza peraltro consentire in tale sede alla controparte un regolare contraddittorio. E francamente spiace che temi importanti come la solidarietà sociale siano stati in tale modo sfruttati per coprire quella che, secondo la legge attualmente esistente nel nostro ordinamento, per quel che risulta in questa procedura, appare semplicemente e banalmente una usurpazione di marchio altrui.

Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto.

Visti gli Art. 4, 10 e 16 delle vigenti regole di naming italiane, si dispone la riassegnazione del nome a dominio oroblu.it alla CPS International Industria Calze s.p.a. con sede in Via Piubega, 5/c, 46040 Ceresara (MN).

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per gli adempimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle regole di naming. 

Trieste, 8 novembre 2002

Avv. Prof. Alfredo Antonini.