Con ricorso pervenuto alla e-solv via e-mail il 9 novembre 2000 la Consitex S.A. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio ozegna.it e vaiozegna.it registrati dalla Editrice La Pagina s.r.l.

In data 10 novembre 2000 la segreteria dell'e-solv verificava gli intestatari dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagine web risultanti agli indirizzi www.ozegna.it e www.vaiozegna.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio ozegna.it  risultava assegnato alla Editrice La Pagina S.r.l. dal 13 aprile 2000;
-  che il dominio vaiozegna.it risultava assegnato alla Editrice La Pagina S.r.l. dal 20 giugno 2000;
- che i domini ozegna.it e vaiozegna.it erano stati sottoposti a contestazione il 7 novembre 2000;
- che all'indirizzo www.ozegna.it e www.vaiozegna.it non risultava alcuna pagina.

In data 16 novembre 2000 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente le pagine web agli indirizzi www.ozegna.it e www.vaiozegna.it, ma ancora non risultava alcuna pagina. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 17 novembre 2000 la segreteria dell' e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Editrice La Pagina S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica all’indirizzo risultante dal database whois ed al postmaster.
 
 Contestualmente la e-solv provvedeva ad inviare via e-mail comunicazione dell’inizio della procedura sia alla Naming Authority (“NA”) che alla Registration Authority (“RA”).

In data 15 dicembre la segreteria della e-solv riceveva le repliche e gli allegati via e-mail e in formato cartaceo dalla Vaionline s.r.l. (denominazione assunta dopo la registrazione dei nomi a dominio da parte della Editrice La Pagina s.r.l.), verificava nuovamente le pagine web agli indirizzi www.ozegna.it e www.vaiozegna.it e accertava che vi erano pagine della Vaionline s.r.l. sia all’indirizzo www.ozegna.it che www.vaiozegna.it.
 
Il 21dicembre la e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Consitex S.A. copia delle repliche e della documentazione della Vaionline s.r.l..

In data 22 dicembre la e-solv designava quale saggio incaricato l’avv. Giuseppe Loffreda il quale accettava l’incarico in data 28 dicembre 2000 .

Le ricorrenti sono la Consitex S.A. di Mendrisio (Svizzera) e il Lanificio Ermenegildo Zegna e figli s.p.a. di Trivvero, Biella, entrambe del gruppo Ermenegildo Zegna. A fondamento della loro contestazione dei nomi a dominio ozegna.it e vaiozegna.it affermano e documentano la titolarità da parte della Consitex s.a. del marchio Oasi Zegna, che nell’uso e nella loro comunicazione aziendale sarebbe correntemente abbreviato in o.zegna. La parola “ozegna” sarebbe il cuore dei due nomi a dominio contestati, in cui il consumatore riconoscerebbe immediatamente la parola “zegna”, marchio di cui i ricorrenti sono titolari.

La circostanza che “ozegna” sia anche il nome di un comune piemontese sarebbe secondo le ricorrenti irrilevante, in quanto detto comune sarebbe noto solo su scala locale e quindi la sua conoscenza sarebbe molto meno diffusa di quella del marchio Oasi Zegna.

Al contrario, secondo le ricorrenti, la attuale assegnataria non avrebbe alcun diritto o legittimo interesse sui nomi a dominio oggetto del reclamo in quanto per il primo il riferimento al Comune di Ozegna sarebbe puramente strumentale, avendo la società resistente sede a Milano; per il secondo non esisterebbe alcun socio o amministratore della società resistente il cui nome corrisponda a quello del dominio contestato.

Da ciò la ricorrente deduce che i nomi a dominio sarebbero stati registrati in mala fede, al solo scopo di creare un’interferenza con il notissimo marchio Zegna. Ritenendo quindi le ricorrenti dimostrata la mala fede nella registrazione e nell’uso dei nomi a dominio contestati, nonché la carenza di alcun titolo su di essi da parte della resistente, chiedono la revoca dell’assegnazione, non essendo interessate a detenere un numero tendenzialmente infinito di nomi a dominio contenenti la parola Zegna.

La resistente società Vaionline s.r.l. osserva che il cuore dei nomi a dominio registrati non sarebbe in realtà il marchio “zegna” bensì la parola “ozegna”. Tale vocabolo corrisponderebbe al nome della località della provincia di Torino cui sarebbero legati i servizi di informazione destinati ad essere offerti al pubblico attraverso il sito della resistente, cui punterebbero entrambi i domini registrati oggi sottoposti a questa procedura.

La resistente rileva inoltre che la pretesa abbreviazione del marchio di Oasi Zegna in O.Zegna risulterebbe utilizzata, per stessa ammissione delle ricorrenti, soltanto nell’uso e nella comunicazione aziendale, tanto che nel sito “Oasi Zegna” la parola “ozegna” non apparirebbe mai. La resistente contesta inoltre la possibilità di confusione fra i domini in questione ed il marchio Oasi Zegna, in quanto il sito raggiungibile tramite tali nomi a dominio offrirebbe un servizio di georeferenzialità, teso cioè a fornire agli utenti informazioni relative al Comune di Ozegna quali la mappatura interattiva del territorio comunale, la rilevazione delle condizioni metereologiche in tempo reale, notizie su monumenti, musei, cerimonie, etc.; servizi che non potrebbero in alcun modo essere confusi coi prodotti – del tutto diversi - per i quali sono stati registrati i marchi delle società ricorrenti e cioè, filati, tessuti, maglieria ed articoli di abbigliamento.

Per quanto attiene al proprio titolo alla registrazione dei nomi a dominio contestati, la resistente afferma di averla effettuata nell’ambito di un progetto concepito alla fine del 1999 che prevedeva, fra l’altro, l’offerta ai propri utenti internet di servizi di georeferenzialità per diversi comuni italiani. Essendo la prima contestazione di tre mesi successiva alla registrazione, la resistente ritiene aver dimostrato di essersi oggettivamente preparata ad usare i domini contestati ai fini dell’offerta al pubblico di servizi prima di aver avuto notizia della contestazione. Da quanto esposto la ricorrente ritiene anche non solo di aver dimostrato di non aver registrato e mantenuto in malafede i nomi a dominio contestati, ma al contrario di star legittimamente svolgendo, loro tramite e con  pieno diritto, la propria attività lavorativa. Conclude quindi per il rigetto del ricorso avversario, chiedendo espressamente che il provvedimento non venga pubblicato, onde evitare la diffusione di informazioni relative ad un progetto ancora in fase di ultimazione, con conseguente rischio di svilimento del suo contenuto e lesione degli interessi della resistente stessa.

La prima questione da esaminare è la legittimazione attiva alla presente procedura della Consitex S.A., che, essendo un soggetto appartenente ad un paese extracomunitario (Svizzera), come tale non è legittimato a registrare nomi a dominio sotto il ccTLD .it.

La questione della legittimazione alla procedura da parte di un soggetto non appartenente alla Unione europea è già stato affrontato e positivamente risolto in una precedente decisione (mastercard.it, su http://www.e-solv.it/decisioni/ mastercard.htm) dalla quale questo collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi.

In particolare, l’art. 14 delle regole di naming specifica chiaramente che chiunque può contestare un nome a dominio; così come l’art. 1 delle procedure di riassegnazione afferma che “ogni persona fisica o giuridica puo’ avviare una procedura amministrativa (…)”. Visto che laddove le norme hanno voluto porre limiti di legittimazione lo hanno fatto esplicitamente (cfr. art. 4 delle regole di naming, dove la registrabilità dei nomi a dominio è limitata ai soli soggetti appartenenti all’Unione europea), non v’è dubbio che per le procedure di rassegnazione, e a maggior ragione per quelle di revoca della assegnazione, la legittimazione attiva debba essere riconosciuta a chiunque, indipendentemente dal suo paese di appartenenza; interpretazione questa perfettamente inserita nei principi dell'ordinamento italiano ed internazionale, anche in tema di tutela del nome e del marchio.

Si ritengono quindi sia la Consitex S.A. che il Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli s.p.a.  legittimate alla presente procedura.

Il provvedimento richiesto dalle parti ricorrenti è la revoca dei nomi a dominio contestati.

Appare a questo collegio  che la corretta interpretazione delle norme imponga di considerare legittima anche la richiesta della sola revoca dei nomi a dominio, per i  seguenti concorrenti motivi (peraltro in parte già riportati nella decisione mastercard.it, cit.):

1) come già indicato, le regole di naming affermano chiaramente che "Chiunque può contestare presso la RA i nomi a dominio" (art. 14 regole di naming). Dato che, ai sensi dell'art. 16.1 delle regole di naming, "I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla Procedura di riassegnazione", ne consegue che "chiunque" può sottoporre un nome a dominio alla “procedura di riassegnazione”. Se dunque “chiunque” – e quindi anche un soggetto extracomunitario che non può registrare un nome a dominio sotto il ccTLD .it – può iniziare una procedura di rassegnazione, deve necessariamente ipotizzarsi che la procedura di riassegnazione promossa possa concludersi positivamente. E’ quindi evidente che l’aver previsto che anche chi non è legittimato a registrare nomi a dominio sotto il cc.TLD .it possa esperire le procedure di riassegnazione o di revoca conduce alla necessaria conseguenza che debba essere ammessa anche la sola revoca del nome a dominio; verificandosi in caso contrario una insanabile contraddizione fra una norma che, da un lato, consentirebbe ad un soggetto di chiedere ai saggi un provvedimento a sé favorevole, ma, dall’altro, negherebbe a priori che tale provvedimento gli possa mai essere concesso in esito alla procedura.

 2) ogni diversa interpretazione comporterebbe una assurda discriminazione anche per le persone fisiche europee, che in quanto tali possono registrare un solo nome a dominio. Qualora esse fossero già assegnatarie di un nome a dominio e volessero agire nei confronti di chi ne abbia usurpato nome o marchio, non potrebbero farlo se non previamente rinunciando al nome a dominio già registrato. Il che e’ palesemente iniquo ed inammissibile, in quanto ciò potrebbe, anziché tutelare un diritto violato del ricorrente, risolversi in un pregiudizio per quest’ultimo; senza contare che si tradurrebbe comunque in una palese discriminazione a danno delle persone fisiche, che si vedrebbero inibita la tutela concessa invece a chi possa registrare più di un nome a dominio.

3) L'art. 3, n. 9 delle procedure di riassegnazione chiede espressamente al ricorrente di indicare il provvedimento richiesto ai saggi. Se il provvedimento favorevole al ricorrente potesse essere la sola riassegnazione, non avrebbe alcun senso chiedergli di specificare il tipo di provvedimento richiesto.

4) La riassegnazione del nome a dominio è sostanzialmente una revoca seguita da una nuova assegnazione a favore del ricorrente. Sulla base del principio generale secondo cui il più comprende il meno, non può essere negata la possibilità di richiedere la sola revoca del nome a dominio contestato.
 
5) Ritenere l’impossibilità di richiedere la sola revoca del nome a dominio sarebbe in ogni caso illogica ed in contrasto con le norme nazionali ed internazionali sulla tutela dei marchi e dei nomi, in quanto esse accordano ai titolari dei relativi diritti una tutela anche meramente inibitoria, senza imporne  l’utilizzo in vece di chi li ha usurpati.

6) Ritenere che le procedure di riassegnazione impediscano la sola richiesta di revoca del nome a dominio significherebbe lasciare senza tutela inibitoria i soggetti titolari di diritti su marchi che non appartengono all'Unione europea, che pure a tale tutela hanno diritto in virtù di trattati internazionali ratificati dal nostro ordinamento.

7) Ritenere  che le procedure di riassegnazione non consentano la sola revoca dei nomi a dominio costringerebbe i titolari di nomi o di marchi a registrare comunque e sotto ogni TLD (sia geografico che generale) il dominio corrispondente. Il che appare francamente assurdo.

8) Non prevedere la possibilità della sola richiesta di revoca non darebbe tutela a tutte quelle situazioni nelle quali i cybersquatter registrano varianti ortograficamente non corrette di nomi a dominio corrispondenti a marchi o nomi famosi.

Questo collegio ritiene pertanto ammissibile la richiesta di sola cancellazione del nome a dominio avanzata dalle ricorrenti.

Accertata dunque la legittimazione attiva e la legittimità del provvedimento richiesto, si osserva che le ricorrenti hanno documentato la registrazione, fra gli altri, dei marchi Zegna e Oasi Zegna. Nessuna prova è stata invece offerta sulla circostanza che il marchio Oasi Zegna sarebbe noto al pubblico anche nella abbreviazione o.zegna; anzi, è la stessa ricorrente ad affermare che tale abbreviazione sarebbe di uso corrente in ambito aziendale, ambito che quindi esclude la sua notorietà innanzi al pubblico dei consumatori.

Ritiene quindi il collegio che da un lato non sia dimostrato dalle ricorrenti un proprio diritto sui nomi ozegna e vaiozegna, dall’altro, specularmente, non ci sia identità fra i nomi a dominio in contestazione ed i marchi su cui le ricorrenti vantano diritti.

Nè appare francamente ipotizzabile una possibilità di confusione fra i nomi a dominio contestati ed i marchi registrati dalle ricorrenti. Per quanto riguarda il dominio ozegna.it, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il marchio del lanificio abbia maggiore notorietà della località piemontese Ozegna è puramente soggettiva. E quand’anche  potesse ritenersi fondata riguardando la questione da un mero profilo commerciale, essa non lo è senz’altro sotto l’aspetto geografico e culturale nei quali indubbiamente il comune di Ozegna ha importanza storica, geografica e culturale ben maggiore dei prodotti di abbigliamento contraddistinti dal marchio Zegna.

Per quanto riguarda poi il dominio vaiozegna.it, la questione non si pone neppure attesa la palese diversità del nome del dominio rispetto ai marchi registrati dalle ricorrenti. Non ritiene pertanto il collegio dimostrata la identità dei nomi a dominio contestati con i marchi registrati dalle ricorrenti.

Quanto sopra di per se esclude che il ricorso sia fondato. Ad abundantiam si osserva che da parte sua la resistente ha fornito prova dei fatti da cui le regole di naming presumono l’esistenza in capo all’assegnatario resistente di un diritto o legittimo interesse ai nomi a dominio contestati.

La resistente ha infatti documentato di aver registrato in periodo precedente alla contestazione da parte delle ricorrenti di nomi a dominio corrispondenti a comuni italiani e di nomi a dominio corrispondenti ai medesimi comuni preceduti dal prefisso “vai” . Ha altresì documentato (ed è stato verificato dal collegio) che per gli undici nomi a dominio esemplificativamente documentati dalla resistente esiste per ciascuno di essi un sito che fornisce informazioni relative al comune stesso, alla sua area geografica, ai suoi monumenti, etc. etc. La documentata circostanza che la registrazione di tali nomi a dominio sia avvenuta prima della contestazione delle ricorrenti consente di affermare che anche la registrazione dei nomi a dominio contestati sia stato effettuato in buona fede nell’ambito del medesimo disegno imprenditoriale per la fornitura di servizi georeferenziati, disegno progettato ben prima che la resistente avesse notizia della contestazione.

Ritiene pertanto il collegio che la società resistente abbia dimostrato il proprio titolo e interesse legittimo ai nomi a dominio contestati.

Quanto sopra esclude altresì la malafede della registrazione e del mantenimento dei nomi a dominio da parte della resistente. Non appare infatti dimostrato che la registrazione dei nomi a dominio contestati sia stata effettuata con l’intenzione di violare diritti di marchio delle ricorrenti o creare motivi di confusione con i consumatori. Al contrario, appare dalla documentazione in atti che i nomi a dominio contestati siano stati registrati nell’ambito di un progetto imprenditoriale volto ad offrire agli utenti internet servizi georeferenziati del tutto diversi dall’attività svolta dalle ricorrenti, servizi aventi un preciso riferimento, per quel che qui rileva, al nome di un comune che per semplice coincidenza contiene ed è simile a uno dei marchi registrati dalle ricorrenti.

La resistente ha chiesto che la decisione non venga resa pubblica per impedire la diffusione di informazioni relative al proprio progetto imprenditoriale. Ritiene il collegio che tale richiesta non meriti essere accolta, in quanto da un lato nella presente decisione non sono contenute informazioni che non possano essere rinvenute dal pubblico sul web dei domini facenti parte del progetto esposto nelle proprie difese dalla Vaionline; dall’altro, il progetto stesso appare già sufficientemente definito ed attivato tanto da poter invocare un’eventuale tutela nei confronti di chi volesse appropriarsene.

 Il collegio respinge il ricorso della Consitex S.A e del Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli s.p.a.

 La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti previsti dalle regole di naming.

 Roma, 9 gennaio 2001

 Avv. Giuseppe Loffreda.