Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
palermocalcio.it
Ricorrente: U.S. Città
di Palermo s.p.a.
Resistente: Free Time Management
Group s.r.l.
Collegio unipersonale: avv.
Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail da C.R.D.D. in data 5/9/2007 la U.S. Città di Palermo s.p.a.,
con sede a Palermo, viale del Fante 11, c.a.p. 90146 in persona del legale
rappresentante dott. Rinaldo Sagramola, rappresentata dall'avv. Salvatore
Magazzù presso il cui studio in Palermo, via Mario Rutelli 38, c.a.p.
90143 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento)
e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del
nome a dominio "palermocalcio.it", assegnato alla Free Time Management
Group s.r.l. con sede (indicata sul database whois del Registro) a Milano,
via A. da Giussano 18, c.a.p. 20145.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio palermocalcio.it
era stato assegnato alla Free Time Management Group s.r.l. dal 21 gennaio
2000;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto a contestazione registrata sul database whois del
Registro;
c) che all'indirizzo www.palermocalcio.it
risulta una pagina web in cui in alto vi è l'immagine di alcuni
giocatori della squadra di calcio del Palermo e più in basso la
scritta “Prodotti ufficiali” e due link “T/Shirt Palermo” e “Il nostro
prezzo: euro 19,90” cliccando sui quali si accede al sito www.calcioshop.it.
Pervenuto l’originale cartaceo
del ricorso ed effettuati i necessari controlli, C.R.D.D. inviava alla
Free Time Management Group s.r.l comunicazione del ricorso, sia per posta
elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante
plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso
e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia
veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in quanto il destinatario risultava
trasferito.
L'inizio della procedura
deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno
inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (13 settembre 2007)
e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione
delle repliche.
Scaduto tale termine,
C.R.D.D. in data 11/10/2007 nominava quale esperto il sottoscritto Avv.
Maria Luisa Buonpensiere, il quale accettava l'incarico il successivo 13/10/2007.
Posizione delle parti.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente U.S.
Città di Palermo s.p.a. afferma e documenta essere nota società
avente per oggetto sociale l’esercizio di attività sportive e di
attività di natura commerciale, connesse al nome, all'immagine ed
all'attività della propria squadra calcistica. Tale squadra è
ampiamente conosciuta – continua la Ricorrente - non solo a livello nazionale,
ma anche a livello internazionale, in quanto milita nella serie A del campionato
di calcio italiano e ha partecipato anche a competizioni internazionali.
Afferma di godere di diritti esclusivi sulla denominazione Palermocalcio,
identificando quest'ultima, in modo inequivocabile, la squadra di calcio
predetta in forza sia del marchio grafico, sia della notorietà che
tale denominazione ha presso il pubblico in Italia e all’estero.
Ad avviso della Ricorrente
inoltre il nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato e mantenuto
in malafede dall’attuale assegnataria allo scopo di attrarre sul corrispondente
sito internet utenti per la pubblicizzazione e la vendita di articoli analoghi
a quelli commercializzati dalla Ricorrente sia attraverso i propri negozi
autorizzati, sia attraverso il proprio sito internet all’indirizzo www.ilpalermocalcio.it,
dominio registrato proprio in quanto il dominio palermocalcio.it era già
stato assegnato.
Conclude pertanto la Ricorrente
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio palermocalcio.it.
Posizione della Resistente.
La Resistente non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione.
a) Identità e confondibilità
del nome.
In base all'art. 3.6, co.
I, lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito
della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Sotto questo profilo, occorre
premettere che la società U.S. Città di Palermo s.p.a. non
ha registrato un marchio corrispondente al nome a dominio oggetto della
odierna contestazione. Si può, tuttavia, riconoscere in capo alla
Ricorrente la titolarità di un marchio di fatto. Anzitutto, come
afferma e documenta la Ricorrente, essa, nonostante abbia assunto la denominazione
U.S. Città di Palermo s.p.a., è da sempre nota, da ancor
prima che la Free Time Management Group s.r.l. registrasse il nome a dominio
oggetto della presente contestazione, con la denominazione “Palermo Calcio”.
Anche la squadra calcistica del Palermo è indicata da sempre con
la predetta denominazione, per cui essa ha ormai assunto tale denominazione
per i tifosi, per i media e per l'intera comunità sportiva in generale,
costituendo quindi un chiaro segno distintivo della suddetta squadra di
calcio, così come emerge dai documenti allegati al ricorso (estratti
di giornali e siti web). In base a ciò si può affermare
in capo alla Ricorrente la titolarità di un marchio di fatto relativo
alla denominazione “Palermo Calcio” sicuramente tutelabile, come anche
la giurisprudenza ha affermato in più occasioni (Trib. Palermo 04.01.2001
in Riv. Dir. Ind. 2002, II, 287 nota Ziino, Trib. Cagliari, 30.03.2000
in Giur. It., 2000, 1671 e Trib. Cagliari, 04.04.2000 in Disciplina
Commercio 2000, 1092, nota Palazzolo); marchio del quale dunque essa ha
un legittimo uso e che è esattamente corrispondente al nome a dominio
palermocalcio.it assegnato alla Free Time Management Group s.r.l. ed oggetto
della contestazione.
Risulta dunque accertata
la sussistenza del primo requisito.
b) Inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato.
Una volta che il Ricorrente
abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta
al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto
o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex
art. 3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento dalle quali si può
desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente
diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento). Nel caso di specie
la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio palermocalcio.it,
in quanto corrispondente al marchio di fatto “Palermo Calcio” attribuibile
alla stessa Ricorrente.
La Resistente, non essendosi
costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque
fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di
un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio
contestato.
Dalla documentazione allegata
al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
-
non risulta alcun elemento agli
atti che dimostri che “il Resistente, prima di aver avuto notizia dell'opposizione
in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il
nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico
di beni e servizi”;
-
non risulta che “il Resistente
sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con
il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel
sito da esso registrato il Resistente è sempre indicato come Free
Time Management Group s.p.a..;
-
si deve escludere la circostanza
che “il Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente o di
violarne il marchio registrato”, in quanto nel caso di specie si tratta
di un sito destinato alla commercializzazione di prodotti analoghi a quelli
pubblicizzati e venduti dalla Ricorrente sul proprio sito internet e nei
negozi autorizzati.
Si ritiene pertanto che
anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla
riassegnazione del nome a dominio sia soddisfatto.
c) Registrazione e uso
del nome a dominio in malafede.
La documentazione acquisita
agli atti consente di ritenere provate tre circostanze di fatto, ciascuna
delle quali ritenuta di per sé sufficiente dal Regolamento a dimostrare
la malafede dell’assegnatario, ossia:
-
il dominio è stato registrato
per impedire al titolare di identico marchio di utilizzare tale nome
a dominio, ed esso è utilizzato per attività in concorrenza
con quella del Ricorrente (art. 3.7.b Regolamento). Il nome a dominio è
stato registrato da una società che nulla aveva a che fare con la
U.S. Citta di Palermo s.p.a. al fine di pubblicizzare e vendere prodotti
in concorrenza con quelli della Ricorrente. In tal modo la Resistente ha
impedito alla Ricorrente di registrare il nome a dominio palermocalcio.it
tanto che quest'ultima ha dovuto registrare il dominio ilpalermocalcio.it.
Il nome Palermocalcio identifica una delle squadre di calcio che negli
ultimi anni ha militato nella massima serie del campionato italiano e,
in quanto tale, ha anche partecipato a competizioni europee. Stante la
notorietà della predetta denominazione sia a livello nazionale che
internazionale, è impensabile che, al momento della registrazione
del nome a dominio oggetto della odierna contestazione, essa potesse essere
sconosciuta alla Resistente, considerando anche che quest'ultima sul proprio
sito commercializza prodotti legati proprio alla squadra di calcio del
Palermo;
-
il nome a dominio è stato
registrato dalla Resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari
di un concorrente (art. 3.7.c Regolamento). Come documentato dalla Ricorrente,
sul sito posto sul dominio palermocalcio.it viene pubblicizzata la vendita
di articoli in concorrenza con quelli venduti dalla Ricorrente. Inoltre,
il sito viene utilizzato per fornire notizie sul mondo del calcio e, in
particolare, sulla squadra di calcio del Palermo; si tratta quindi della
stessa attività svolta dalla Ricorrente sul suo sito posto all’indirizzo
www.ilpalermocalcio.it. L’esercizio di attività identiche pone la
Resistente in posizione di concorrenza; e l’utilizzo di un nome a dominio
identico al marchio della Ricorrente per la pubblicità e la vendita
dei medesimi prodotti è indubbiamente atto che danneggia la Ricorrente
stessa;
-
nell'uso del nome a dominio,
esso è intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio
del Ricorrente (art. 3.7.d Regolamento). Ciò risulta non solo
dalla scelta del nome a dominio, ma anche dalla impostazione del sito.
In effetti l’utente che si colleghi all’indirizzo www.palermocalcio.it
è indotto, sia dal contenuto del sito sia dai suoi colori
e dalla sua struttura, a pensare di essere in presenza del sito ufficiale
della società ricorrente.
Da quanto esposto risulta
chiaro che la Resistente si è appropriata del nome a dominio corrispondente
al marchio della Ricorrente per trarre un indebito vantaggio dalla notorietà
del nome arrecando, in tal modo, un danno alla Ricorrente.
Si deve dunque ritenere sussistente
anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio palermocalcio.it alla U.S. Città di Palermo s.p.a.,
con sede a Palermo, viale del Fante 11, c.a.p. 90146.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 27 ottobre 2007
avv. Maria Luisa Buonpensiere
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