C.r.d.d. Procedura di riassegnazione del nome a dominio peregrine.it Ricorrenti: Peregrine Systems
Ltd (avv. R. Camilli, avv. L. Pastorelli, dott. F. Gaudino)
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 14 marzo 2002 la Peregrine System Ltd, in persona del legale rappresentante Sig.ra Emma Wilson, con sede in Peregrine House, 26-28 Paradise Road, Richmond Surrey, TW91SE, Londra, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Camilli, dall’Avv. Luca Pastorelli e dalla Dott.ssa Francesca Gaudino dello Studio Legale Associato a Baker & McKenzie, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Piazza Meda n. 3, Milano introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio peregrine.it, registrato dal Sig. James Turner. In pari data la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.peregrine.it Le verifiche consentivano di accertare
in particolare:
Sempre in data 14 marzo 2002 la segreteria della Crdd, verificatane la regolarità, provvedeva ad informare per posta elettronica la Naming Authority e la Registration Authority dell’arrivo del ricorso. In data 23 marzo 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD in data 26 marzo 2002 inviava al resistente per raccomandata copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Copia del ricorso veniva trasmessa anche via e-mail all’indirizzo del sig. James Turner risultante dal database Whois della Registration Authority. In data 7 giugno 2002, non essendo ancora ritornato l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata il 23 marzo, la segreteria della CRDD provvedeva nuovamente a spedire al resistente per raccomandata copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati. In data 18 giugno 2002, non essendo pervenuta
alcuna ricevuta nè della prima nè della seconda raccomandatata,
la segreteria della CRDD provvedeva a inviare il ricorso via telefax al
sig. James Turner, e via telefax e per posta anche al numero telefonico
e all’indirizzo corrispondenti al tech-c del dominio. Tale trasmissione
aveva peraltro esito negativo poichè il numero di telefax non dava
nessuna risposta.
Questioni preliminari Va anzitutto accertato d’ufficio, in mancanza
di costituzione del resistente, se questi possa essere ritenuto aver avuto
conoscenza del reclamo ai sensi dell’art. 2, I comma delle procedure di
riassegnazione. Secondo tale norma il titolare del dominio si considera
aver avuto conoscenza del reclamo (e quindi la procedura iniziata) quando:
Il corretto orientamente della giurisprudenza delle procedure di riassegnazione – che si condivide – è che, in applicazione della superiore norma di legge di cui all’art. art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il ricorso deve ritenersi ricevuto a seguito di compiuta giacenza allorchè esso venga restituito dall’amministrazione postale con la suddetta indicazione (cfr. decisione norauto.it, su http://www.crdd.it/decisioni/norauto.htm; decisione intentia.it, http://www.crdd.it/decisioni/intentia.htm; decisione cariparma.it, http://www.crdd.it/decisioni/cariparma.htm). Nel caso quindi il ricorso sia spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno (modalità questa non imposta dalle precedure, ma pacificamente utilizzabile per l’invio a mezzo postale), l’applicazione della suddetta norma di legge impone di ritenere come pervenuto a destinazione il ricorso nonostante esso non sia stato ritirato da destinatario che, pur risultando domiciliato all’indirizzo risultante all’amministrazione postale e ritualmente da queste avvertito, non abbia curato il ritiro entro i termini di legge. Nel caso di specie, però, pur essendo stato il ricorso inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno, l’amministrazione postale ha perso le tracce del plico e non è stata in grado ad oggi di comunicare se sia o meno stato consegnato al destinatario. Anche della seconda raccomandata non risulta tornata la ricevuta di ritorno, nè il plico con l’attestazione della compiuta giacenza. Non può pertanto ritenersi effettuata la sua notifica in applicazione dell’art. 8 legge 890 del 20.11.1982, e deve pertanto verificarsi se CRDD abbia adempiuto a quanto previsto all’art. 2, punto b) delle procedure di riassegnazione affinchè il ricorso possa considerarsi come pervenuto al resistente. Al riguardo, risulta che: 1) il ricorso
è stato inviato per ben due volte per raccomandata all’indirizzo
postale dell’intestatario del nome a dominio, James Turner, come risultante
dal dbase Whois della Registration Authority; 2) il ricorso è stato
inviato per posta semplice all’indirizzo postale di David Blyth, altra
persona, oltre a James Turner, risultante dal dbase Whois della Registration
Authority; 3) che il ricorso è stato inviato al fax dell’intestatario
del nome a dominio come risultante dal dbase Whois della Registration Authority
e al suddetto David Blyth; 4) che il ricorso è stato inviato via
posta elettronica agli indirizzi di posta elettronica a) mail@asset-domain.com
(indirizzo dell’admin-c, intestatario del dominio, come risultante dal
data base Whois della Registration Authority, nonchè indirizzo risultante
dalla pagina web cui si veniva ridiretti digitando l’indirizzo www.peregrine.it),
e b) postmaster@peregrine.it.
D’altra parte, se da un lato l’invio a tali soggetti del ricorso appare privo di senso ai fini della procedura, dall’altro esso potrebbe costituire una violazione della privacy dell’assegnatario del nome a dominio. Non bisogna dimenticare infatti che, secondo le regole di naming cui il resistente quale assegnatario di un nome a dominio è vincolato, dichiarano pubblica la decisione su una procedura di riassegnazione, ma non anche gli atti del procedimento. Se quindi il ricorso dovesse essere spedito anche a postmaster, tech-c e zone-c, se diversi dall’intestatario, si avrebbe il risultato che terzi estranei al procedimento verrebbero a conoscenza di questioni che sino alla pubblicazione della decisione devono ritenersi private, al contrario della decisione finale che, riportando le posizione di entrambi i contendenti attraverso il filtro del saggio ed essendo comunque previamente autorizzata dal resistente stesso mediante adesione alle regole di naming che ne prevedono la pubblicità, è invece legittimamente pubblica. Il ricorso si considera pertanto essere stato conosciuto dal resistente al momento in cui l’ultima delle suddette formalità è stata posta in essere, ossia il 18 giugno 2002. In tale data si considera quindi inziata la procedura di riassegnazione, e da tale data sono decorsi i 25 giorni concessi dall’art. 5 delle procedure di riassegnazione al resistente per far pervenire le proprie repliche. Nulla essendo pervenuto entro il 13 luglio 2002, il presente procedimento deve essere proseguito nella contumacia del resistente. Allegazioni delle parti La ricorrente, premettendo innanzitutto di essere una delle società del gruppo Peregrine System operante da oltre venti anni nella produzione e commercializzazione del software a livello mondiale, dichiara e documenta di essere titolare in Italia e nell’Unione Europea dei diritti di esclusiva sul nome e marchio Peregrine Systems in qualità di licenziataria esclusiva della società capogruppo Peregrine System, Inc con sede presso 3611 Valley Center Drive, San Diego, 92130, California, USA, legittima titolare del marchio registrato. Dall’esistenza di tale diritto sulla denominazione “peregrine” la Peregrine System Ltd desume l’impossibilità di configurare, anche solo in astratto, qualsiasi diritto o titolo in capo al resistente. Sostiene, infatti, la ricorrente che qualsiasi uso del marchio Peregrine Systems, inclusa la registrazione del marchio quale nome a dominio, da parte di soggetti diversi dal legittimo proprietario od utilizzatori autorizzati, costituisce violazione dei diritti di esclusiva di Peregrine Systems, Inc. e Peregrine Systems Ltd. Il Sig. James Turner, non avendo chiesto e ottenuto alcun tipo di autorizzazione o consenso da parte della ricorrente, non è, quindi, legittimato ad utilizzare il nome a dominio oggetto della contestazione. Continua la ricorrente affermando che la registrazione e l’utilizzazione svolta dall’attuale titolare del nome a dominio “peregrine.it” non solo viola i diritti di marchio della ricorrente ma costituisce anche attività di concorrenza sleale ed è effettuata in mala fede. A sostegno di tale tesi afferma che il
Sig. Turner sfrutta la notorietà del marchio peregrine per convogliare,
con l’inganno, quanto più traffico possibile sul proprio sito Internet.
Infatti gli utenti della rete che tentano di raggiungere la destinazione
prefissata digitando direttamente il marchio peregrine all’interno del
proprio browser raggiungono il sito dell’Asset Domains. Ed è proprio
da questa confusione tra sito raggiunto e sito cercato che il resistente
trae l’indebito vantaggio consistente nel fatto che una gran numero di
utenti, che altrimenti lo avrebbero ignorato, visita almeno una volta il
suo sito Internet. La registrazione del nome a dominio effettuata da Asset
Domains ingenera, quindi, inevitabilmente confusione nei consumatori utenti
di Internet, i quali non possono accedere in via semplice e diretta alle
informazioni concernenti la società e i prodotti Peregrine Systems
causando in tal modo un enorme danno della ricorrente. La ricorrente, infatti,
continua sottolineando il grave danno economico derivante dal mancato sfruttamento
del marchio Peregrine come nome a dominio peregrine.it per propri
legittimi scopi commerciali. Da quanto esposto, secondo la ricorrente,
risulta evidente che il Sig. James Turner si è appropriato del nome
a dominio in mala fede e ad esclusivo fine di lucro. Tale circostanza era
palese nella versione precedente del sito dell’Asset-Domains che conteneva
una sezione denominata ‘High Profile Domain Names For Sale’ in cui erano
elencati i domain name offerti al pubblico a vario titolo, tra i quali
lo stesso nome a dominio peregrine.it, le condizioni generali di vendita
o affitto del sito, le offerte ricevute e le informazioni sulle vendite
effettuate tramite il sito stesso. Più precisamente, i numerosissimi
nomi a dominio potevano essere acquistati per un prezzo minimo di 2.000
dollari USA, potendo anche arrivare a costare 250.000 dollari. Nella versione
attuale del sito invece, forse proprio a seguito dell’introduzione della
presente procedura, la vendita dei nomi a dominio avviene in maniera meno
esplicita tramite invio di email all’indirizzo specificato sul sito in
questione.
Il resistente James Turner, non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione. Motivi della decisione a) identità e confondibilità del nome Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto. La ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio peregrine in capo alla società Peregrine System Inc. di cui la Peregrine System Ltd è licenziataria esclusiva. Il nome a dominio contestato peregrine.it coincide con il nucleo fondamentale del marchio Peregrine system registrato dalla Peregrine System Inc fin dal 1991. In ogni caso, il nome a dominio registrato coincide comunque con la denominazione sociale della società ricorrente; e ciò è di per sè elemento sufficiente – a prescindere dalla titolarità di omonimo marchio – a ritenere assolto l’onere di cui all’art. 16.6 lettera a delle regole di naming. b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato. Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “peregrine” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. Invece, nè il resistente ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione, nè dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio il Sig. James Turner appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio. Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.peregrine.it si accede al sito della www.asset-domain.com che commercializza nomi a dominio. Neppure risulta che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che la società del Sig. Turner è conosciuta con il nome Asset domain; non risulta neppure che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante l’indirizzo www.peregrine.it viene utilizzato unicamente per pubblicizzare il proprio servizio di vendita dei nomi a dominio on-line sfruttando la rinomanza dei marchi corrispondenti (nel caso di specie del marchio peregrine). Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione. c) malafede del resistente. In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti e da quanto reperibile su internet. Si configura, infatti, quanto previsto
dall’art. 16.7.a delle Regole di Naming il quale stabilisce che la mala
fede si considera esistente se si prova l’esistenza di “circostanze che
inducono a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con
lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire
il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio
o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno,
che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per
la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio”.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che la somma richiesta dalla Asset-Domains per i nomi a dominio da essa registrati – spesso corrispondenti a marchi notori - è ben maggiore dei normali costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio. Il resistente infatti arriva a chiedere come corrispettivo per la vendita di alcuni nomi a dominio una somma non inferiore a 2.000 dollari USA: prezzo ictu oculi del tutto spropositato in relazione ai costi di mercato per la registrazione ed il mantenimento domini stessi. Appurato, quindi, che la Asset - Domains offre un servizio di vendita di domini per trarne un guadagno è difficile ritenere che il resistente abbia registrato in buona fede il nome a dominio peregrine.it sul quale chiaramente non può rivendicare alcun diritto. La convizione di malafede del resistente è rafforzata dal fatto che il suo comportamento rientra in un più ampio disegno di accaparramento di nomi a dominio a scopo di lucro. A riprova della mala fede della Asset Domain, si osserva, per completezza, che dall’esame del data base della Registration Authority risulta che il resistente aveva registrato quasi 300 (trecento) domini corrispondenti a marchi di note società attive in ambito internazionale nel settore dell’informatica, che già possiedono nomi a dominio corrispondenti alla propria denominazione sotto il gTLD .com (ad esempio, la Cedar, la Microage, la Image Solutions, la Icotech, etc.). Questa circostanza è stata verificata anche in precedente procedura di riassegnazione (decisione intentia.it, su http://www.crdd.it/ decisioni/intentia.it), nella quale erano emersi gli stessi elementi di fatto provati in quella odierna dalla ricorrente. Tale tesi è inoltre rafforzata dal reindirizzamento del sito www.peregrine.it ad un altro indirizzo IP, corrispondente al sito della Asset-Domains. Il meccanismo di attribuzione di un indirizzo, in questo caso www.peregrine.it, ad un indirizzo IP sul quale risponde il server di un altro sito e precisamente quello del ricorrente è stato considerato in precedenti decisioni indice indiscusso di mala fede (Cfr. decisione kodak.it, su http://www.crdd.it/decisioni/kodak.htm) ed il fatto che tale reindirizzamento sia comune agli altri domini corrispondenti a marchi noti non fa che confermare la convizione del collegio. A completare il quadro, la circostanza che la Asset-Domains eserciti la propria attività nello stesso settore della Peregrine; il che colora il comportamento del resistente dei connotati della concorrenza sleale. Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming. Conclusioni In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio peregrine.it dall’attuale assegnataria alla ricorrente Peregrine Systems Ltd in persona del legale rappresentante Sig.ra Emma Wilson, con sede in Peregrine House, 26-28 Paradise Road, Richmond Surrey, TW91SE, Londra. La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. Roma, 19 luglio 2002 Avv. Raffaele Sperati.
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