Con ricorso pervenuto alla e-solv in data 11 settembre 2000, la Pergamar s.p.a., con sede in Chioggia introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio pergamar.it, registrato dalla Win Trade s.r.l. di Verona.

In data 11 settembre 2000 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.pergamar.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio Pergamar.it risultava assegnato alla Win Trade s.r.l. dal 22 febbraio 2000;
- che il dominio Pergamar.it era stato sottoposto a contestazione il 28 agosto 2000;
- che all'indirizzo www.pergamar.it risultava una pagina "in costruzione".

Verificata la regolarità del ricorso, in data 12 settembre 2000 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata e per fax alla Win Trade s.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. La Win Trade confermava telefonicamente nella stessa data del 12 settembre 2000 la ricezione del ricorso via telefax; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto in tale termine, la e-solv designava quale saggio il sottoscritto prof. Leopoldo Tullio, il quale accettava l'incarico in data 10 ottobre 2000.

Deduce la ricorrente di essere titolare del  marchio Pergamar, che è anche la sua denominazione sociale.  In tale veste aveva richiesto con lettera di Assunzione di Responsabilità datata 21 giugno 2000 la registrazione del dominio Pergamar.it, scoprendo che il dominio era già stato registrato dalla Win Trade s.r.l..  Una richiesta di rilascio del dominio non aveva alcun esito.

  Secondo l'art. 16.6 delle vigenti regole di naming italiane (nella sostanza identico all'art. 4.a della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adottata da ICANN il 24 ottobre 1999), il nome a dominio contestato viene trasferito dal resistente al ricorrente all'esito della procedura se quest'ultimo provi (a) che esso è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome, (b) che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a  dominio contestato; ed infine (c) che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

 Sotto il primo profilo, non solo il nome del dominio è identico alla denominazione sociale della ricorrente (di cui è documentata l'esistenza sin dal 1982), ma questa ne ha registrato anche il marchio sin dal 1994, come risulta provato dall'attestato 631511 depositato agli atti. L'identità del nome a dominio con il nome ed il marchio della ricorrente è di per sè elemento di confusione e danno che come tale configura quanto richiesto dall'art. 16.5.a delle regole di naming.

 Sotto il secondo profilo, il dimostrato diritto sul nome e sul marchio di per sé esclude - in mancanza di prova contraria che peraltro la resistente non ha né dedotto né fornito - che la Win Trade abbia un legittimo diritto o interesse sul quel nome a dominio.

 Sotto il terzo profilo, appare piuttosto evidente che il dominio è stato registrato allo scopo primario di usurpare il nome del ricorrente. Alla data della introduzione della procedura esso risultava ancora un sito in costruzione, nonostante fosse stato registrato ben 7 mesi prima (febbraio 2000). Se a ciò si aggiunge che la resistente opera nello stesso ambito regionale della ricorrente (le due sedi sociali distano poche decine di chilometri) e che la ricorrente è una delle maggiori industrie del settore, appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio perfettamente identico alla ragione sociale del ricorrente sia una mera coincidenza; tanto più che risulta agli atti come la Pergamar s.p.a. si fosse peritata di inviare alla Win Trade s.r.l. documentazione circa il suo diritto al marchio. Si ritiene quindi che il nome a dominio sia stato registrato ed utilizzato in mala fede.

 Il ricorso è quindi fondato e come tale deve essere accolto.

Visto l'art. 16.7 delle vigenti  regole di naming italiane,

il trasferimento del nome a dominio "pergamar.it" dalla Win Trade s.r.l. a favore della Pergamar s.p.a.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana affinchè le venga data esecuzione nei modi e nei termini di cui all'art. 16.11 delle regole di naming.

Roma, 12 ottobre 2000.

Prof. Leopoldo Tullio.