Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 16 settembre 2003, la società Prada S.A., con sede in Rue Aldringen, 23, Lussemburgo, rappresentata dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio pradaboutique.it,  registrato dalla signora Carmela Isgoro, domiciliata in via De Amicis 9, 83100 Avellino.
 
In data 17 settembre 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestataria del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo pradaboutique.it.  Le verifiche consentivano di appurare in particolare: a) che il dominio pradaboutique.it risultava assegnato alla signora Isgoro dal 25 agosto 2003; b) che il dominio pradaboutique.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della Registration Authority il 16 settembre 2003; c) che all’indirizzo www.pradaboutique.it. corrispondeva una sola pagina che reindirizzava immediatamente l’utente al sito www.brokenass.com, indirizzo al quale corrisponde un sito pornografico a pagamento, la cui home page presenta immediatamente fotografie e contenuti assolutamente espliciti. 

Il 22 settembre 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, il giorno successivo la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois. Non era possibile invece l’invio del ricorso via telefax, essendo indicato sul whois il numero di un telefono cellulare, peraltro non raggiungibile.

La raccomandata non poteva essere consegnata dalle poste italiane, che la rinviavano in data 6 ottobre 2003. Da tale data può essere quindi ritenuto decorrere il termine previsto dalle regole di naming a favore della resistente. Nulla essendo pervenuto entro il termine previsto dalle regole di naming per l’invio di repliche (ossia venerdì il 31 ottobre 2003), la Crdd il 3 novembre 2003 designava quale saggio il sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, il quale in data 5 novembre 2003 accettava l’incarico.

La ricorrente società Prada S.A. afferma e documenta di essere una delle società leader su scala mondiale del settore della moda, il cui marchio omonimo è noto e protetto in tutto il mondo. Al riguardo, la ricorrente documenta di essere titolare del marchio “prada”, con registrazioni sicuramente valide in Italia, fra cui documenta la registrazione italiana n. 809346, la registrazione internazionale n. 521258, la registrazione comunitaria n. 271163. La ricorrente evidenza inoltre che “prada” è anche la propria ragione sociale; segnala infine di essere titolare sin dal 9 settembre 1999 del nome a pradaboutique.com, utilizzato per avviare gli utenti di Internet alla sua “boutique elettronica” sul Web.

Ciò premesso, la ricorrente afferma che il nome a dominio pradaboutique.it  ha come “cuore” la parola “prada” che corrisponde, integralmente e pedissequamente, a un segno distintivo registrato e utilizzato da essa ricorrente in Italia e in pressoché tutti i paesi del mondo. Il nome a dominio in contestazione sarebbe poi identico ad altro registrato da tempo dalla ricorrente (pradaboutique.com) e come tale trarrebbe in inganno l’utente, che potrebbe ritenere in buona fede di avere raggiunto il sito della “Boutique di Prada”. 

Da parte sua, l’attuale assegnataria non avrebbe alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, il quale, secondo la ricorrente, sarebbe stato registrato e sarebbe mantenuto in malafede.

La ricorrente conclude pertanto chiedendo la rassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso è stato comunicato per e-mail alla signora Carmela Isgoro all’indirizzo risultante dal data base whois della Registration Authority e all’indirizzo postmaster@pradaboutique.it, risultato inesistente. Risulta inoltre che la copia cartacea del ricorso, con la relativa documentazione, è stata spedita per raccomandata all’indirizzo indicato nel suddetto data base, che la stessa non è mai stata ritirata, e che infine il plico è stato rinviato dalle poste in data 6 ottobre 2003. Risulta infine che i tentativi di comunicazione via telefax del ricorso sono falliti, essendo indicato nel database whois un numero telefonico corrispondente ad un cellulare, che fra l’altro non risultava neppure raggiungibile.

Ad avviso del collegio, quanto posto in essere dalla Crdd soddisfa tutte le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure di rassegnazione, atteso che, oltre all’indirizzo e-mail riportato nel data base whois della Registration Authority, nessun’altro indirizzo di posta elettronica è riportato nella pagine web cui si accede digitando www.pradaboutique.it (che ricordiamo, reindirizza l’utente verso la home page del sito www.brokenass.com).
Pertanto, ai sensi dell’art. 2 delle procedure di riassegnazione si considera che la resistente abbia avuto conoscenza del reclamo a far data dal momento in cui le poste hanno rinviato la raccomandata che conteneva il ricorso e la relativa documentazione, ossia dal 6 ottobre 2003.

Il relativo termine per il deposito di repliche al ricorso è quindi inutilmente scaduto alle ore 24 del 31 ottobre 2003

Ritiene questo collegio, con riguardo a quanto previsto dall’art. 16.6 lett. a) delle regole di naming, che il nome a dominio sia tale da indurre in confusione sia  rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, sia alla denominazione sociale della ricorrente stessa. 

Il nome a dominio contestato ha come cuore la parola “prada”, che corrisponde, integralmente e pedissequamente, al segno distintivo “prada”, registrato e utilizzato in Italia e in moltissimi paesi del mondo da parte della ricorrente Alla parola “prada” è abbinata la parola “boutique”, termine di per sé generico e privo  di capacità distintiva, che però, se abbinato al termine “prada”, acquista valenza distintiva specifica. 

Il termine “pradaboutique” assume agli occhi del pubblico il significato di “boutique di Prada”, e l’associazione fra “prada” e “boutique” rafforza l’allusione proprio al marchio della resistente noto e tutelato in tutto il mondo. Mutatis mutandis, lo stesso discorso può essere fatto in relazione alla circostanza che “prada” è anche la denominazione sociale della ricorrente; sicché, sul nome a dominio in contestazione, la ricorrente stessa può vantare duplice diritto derivategli sia dalle norme a tutela del marchio, sia dalle norme a tutela del nome.

Avendo la ricorrente provato un proprio duplice diritto sul nome “prada” e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. La resistente non ha peraltro fornito alcuna argomentazione o documentazione circa un suo eventuale diritto o titolo relativo al nome a dominio oggetto di contestazione, né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione in atti o ex officio da Internet.

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, richiesta per far luogo alla rassegnazione dall’art. 16.6 lett. c) delle regole di naming, si ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

Anzitutto, è da escludere possa essere ascritta a mera coincidenza la circostanza che la resistente abbia registrato un nome a dominio con potere confusorio rispetto al marchio “prada”. Quest’ultimo deve infatti la sua notorietà non soltanto alla sua ampia presenza nel campo della moda, ma anche alla sponsorizzazione di eventi sportivi di ampia risonanza mondiale (ricordiamo, fra gli altri, la partecipazione all’America’S Cup di vela con l’imbarcazione “Luna rossa”, le cui regate furono trasmesse in diretta televisiva per alcune settimane). 

D’altro canto, “pradaboutique” è nome che nulla appare avere a che fare con il nome della resistente, con i contenuti del sito cui l’utente viene reindirizzato o con i servizi che detto sito offre al pubblico

In precedenti decisioni sia italiane (dominio jagemeister.it, saggi Bedarida, Adragna e Antonini, su http://www.crdd.it/decisioni/jagermeister.htm; dominio inditex-zara.it, saggio Solignani, su http://www.crdd.it/decisioni/inditex-zara.htm; dominio helmutlang.it, saggio Antonini, su http://www.crdd.it/decisioni/helmutlang.htm) che straniere (Ty, Inc. v. O.Z. Names, caso OMPI n. D2000-0370; Oxygen Media, LLC v. Primary Source, caso OMPI n. D2000-0362; Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., caso OMPI n. D2000-0079; Youtv, Inc. v. Alemdar, caso NAF n. FA94243; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak , caso OMPI n. D2003-0022; Cattlemens vs. Menterprises – Web Development, caso CPR n. CPR304), è stato ritenuto che l’uso di un noto marchio altrui come nome a dominio per attirare gli utenti verso un portale pornografico costituisca una delle circostanze da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato [art. 16.7 lett. c) e d) delle regole di naming].

Nel caso di specie, peraltro, è dubbio che la registrazione del dominio in contestazione sia stata effettuata per attrarre utenti di Internet su un sito pornografico per farne trarre vantaggio dal titolare di quest’ultimo. Il dominio brokenass.com, cui l’utente viene ridiretto quando accede all’indirizzo http://www.pradaboutique.it, risulta registrato da una società americana con sede a Los Alamos (Nuovo Messico), della quale non risulta provato (ed appare poco verosimile) qualsiasi collegamento commerciale con la resistente, domiciliata ad Avellino.

E’ convinzione quindi di questo collegio che il dominio pradaboutique.it non sia  stato registrato con lo scopo primario di sviare gli utenti verso un proprio sito, quanto piuttosto, mediante il reindirizzamento dell’utenza ad un sito pornografico altrui, per precostituire un motivo di pressione illecito nei confronti del legittimo titolare di diritti sul nome a dominio in contestazione. L’utente che digiti l’indirizzo http://www.pradaboutique.it pensando di accedere alla nota casa di moda si trova infatti improvvisamente di fronte ad una pagina contenente esplicite immagini di rapporti sessuali anali; e non si può negare che tale circostanza arrechi nell’utenza media (ed in particolare all’utenza femminile, maggiormente interessata alla moda nel cui settore opera la ricorrente) un senso di imbarazzo e di fastidio che finisce con l’essere associato al nome di dominio che si è digitato ed alla società il cui sito si voleva visitare. 

Quanto posto in essere dalla resistente, quindi, è un perverso meccanismo che indubbiamente provoca un gravissimo pregiudizio all’onore, al decoro e alla fama del nome e del marchio della ricorrente. Lo scopo per il quale siffatto meccanismo è posto in essere appare quello di indurre chi vanti legittimi diritti sul nome a dominio in contestazione ad acquistarlo per un  corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi  ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il  mantenimento del nome a dominio, in modo da eliminare quanto prima possibile tale fonte di pregiudizio.

Le circostanze sopra evidenziate, valutate nel loro complesso, ad avviso di questo collegio sono più che sufficienti per ritenere che il nome a dominio in contestazione è stato registrato e mantenuto in malafede. 
 

Alla luce di quanto precede, si ritengono sussistenti le condizioni richieste dall’art. 16.6 delle regole di naming per far luogo alla rassegnazione del nome a dominio in contestazione.

 Si dispone la riassegnazione del nome a dominio pradaboutique.it dall’attuale assegnataria Carmela Isgoro alla società Prada S.A., con sede in  Rue Aldringen, 23, Lussemburgo (Lussemburgo)

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  18 novembre 2003.

Avv.  prof. Enzo Fogliani.