Con ricorso pervenuto alla Crdd il 12 luglio 2001, La Premiata Ditta s.n.c. di Roberto Ciufoli, in persona di Roberto Ciufoli legale rappresentante, con sede in Roma, via di Villa Pamphili 37, rappresentata dall’avv. Angelica Lodigiani, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio premiataditta.it e teleditta.it, registrati dalla Targnet s.a.s. di Di  Dato Pasquale & C.

Controllata la regolarità formale del ricorso e della documentazione, la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e le pagine web risultanti agli indirizzi www.premiataditta.it e www.teleditta.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che i domini premiataditta.it e teleditta.it risultavano assegnati dal 12 giugno 2000 alla Targnet s.a.s. di Di Dato Pasquale & C.; 
- che i domini premiataditta.it e teleditta it erano stati sottoposti a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  30 marzo 2001;
- che all'indirizzo www.premiataditta.it  e www.teleditta.it risultava  una pagina web.

In data 16 luglio 2001 perveniva anche la copia del ricorso in formato elettronico. La segreteria della CRDD provvedeva quindi, il giorno successivo, ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; copia del ricorso veniva poi inviato per posta elettronica alla resistente agli indirizzi risultanti dal database whois. 

La cartolina di ritorno attestava la ricezione del ricorso da parte della resistente in data 19 luglio 2001. Il 9 agosto 2001  la resistente,  Targnet s.a.s. di Di Dato Pasquale in persona del suo legale rappresentante Di Dato Pasquale, con sede in Brusciano, Via Cucca 47, rappresentato dall’avv. Raffaele D’Amore, faceva pervenire alla CRDD le proprie repliche. 

Verificatane la regolarità, la CRDD le trasmetteva alla ricorrente. Il 13 agosto 2001 CRDD nominava quale saggio il sottoscritto, il quale, in data 16 agosto 2001, accettava l’incarico.

 La ricorrente basa la propria domanda: 
a) per quanto attiene il nome a dominio premiataditta.it, sulla propria denominazione e sul marchio LA PREMIATA DITTA, depositato l'11 Febbraio 2000 con domanda n.  RM2000C00836; 
b) per quanto riguarda il dominio teleditta.it, sul marchio di fatto con rinomanza non puramente locale ex art. 9 legge marchi TELEDITTA.

 Espone la ricorrente di essere una compagnia di artisti comici composta da  Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, attivi sin dal 1986, prima in ambito teatrale, poi  anche televisivo. Dal 1987 ad oggi la compagnia ha preso parte a numerosi spettacoli televisivi, trasmessi da reti a diffusione nazionale ed internazionale quali la RAI prima, Canale 5 poi.

 Negli ultimi anni l’attività dei quattro comici, accompagnata da sempre crescente successo, ha visto non soltanto la loro partecipazione ad eventi televisivi, ma anche la realizzazione di spettacoli teatrali e serie televisive da loro ideate, sceneggiate ed interpretate. Fra questi ultimi, particolarmente significativi ai fini del presente procedimento le trasmissioni intitolate “Finchè c’è ditta c’è speranza” (messa in onda  da Canale 5 in una prima serie di 30 puntate nel 1998 e in una seconda serie di 40 puntate nel 1999) e “Teleditta” (trasmessa sempre da Canale 5, in una prima serie nel 2000 ed in una seconda serie nel 2001).

 Sulla scia del successo delle trasmissioni di cui sono autori gli artisti componenti “La Premiata Ditta” (oltre sei milioni di spettatori ed una share del 21,9% per le puntate di “Teleditta”), la ricorrente ha registrato all’inizio del 2000 il dominio “lapremiataditta.it”, immediatamente divenuto punto di riferimento delle sue migliaia di fan.

 Peraltro, nel giugno 2000 sono stati registrati dalla Targnet i domini “premiataditta.it” e “teleditta.it”, che, gestiti da soggetto che nulla ha a che fare con la ricorrente, hanno immediatamente creato confusione fra gli utenti di Internet ed i fan de “La Premiata Ditta”.

 Ogni tentativo di ottenere in via bonaria la cessazione di tale comportamento non ha avuto alcun positivo esito, inducendo pertanto “la Premiata Ditta” a ricorrere alla presente procedura.

 A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce la identità e la possibilità di confusione dei due nomi a dominio contestati con marchi – registrati o di fatto – su cui vanta diritti, e con la propria denominazione sociale; senza che la resistente possa vantare un valido, concorrente titolo alla loro registrazione.

 Dedotti quindi una serie di motivi sulla cui base sostiene la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione, la ricorrente conclude chiedendone la riassegnazione a proprio favore.

Nelle proprie repliche la Targnet s.a.s. contesta le affermazioni della ricorrente. Per quanto riguarda il dominio “premiataditta.it” osserva che esso non è identico al marchio registrato dalla ricorrente, da cui si differenzia per la mancanza dell’articolo determinativo “la”; per quanto riguarda il dominio “teleditta.it”, su tale denominazione la ricorrente non avrebbe alcun diritto, trattandosi solo del titolo di una trasmissione televisiva.

La resistente nega poi la possibilità di quasivoglia confusione, in quanto il proprio oggetto sociale sarebbe del tutto diverso da quello della ricorrente. In ogni caso, sostiene la resistente che la domanda è priva di fondamento giuridico, in quanto da un lato i nomi a dominio sono stati regolarmente registrati presso la Registration Authority sulla base del principio “prior in tempore, potior in jure”, dall’altro i nomi a dominio sono da ritenersi solo una traduzione alfanumerica degli indirizzi IP.

La Targnet deduce infine la mancanza di prova circa la malafede nel mantenimento e nella registrazione del nome a domino e conclude perciò per il rigetto del ricorso.

Il ricorso appare fondato e come tale merita di essere accolto. La ricorrente Premiata Ditta s.n.c. ha infatti dimostrato, ai sensi dell’art.  16.6 delle regole di naming, che i nomi a dominio in contestazione sono identici o tali da indurre confusione rispetto a propri marchi o denominazioni su cui essa ricorrente vanta diritti, e che detti nomi a dominio sono stati registrati e sono mantenuti in malafede. 

Da parte sua, invece, la resistente non ha dimostrato in alcun modo di aver alcun diritto o titolo concorrente con quelli de “La Premiata Ditta” in relazione alle denominazioni utilizzate per i nomi a dominio in contestazione.

Più in particolare:
 
a) identità dei nomi a dominio con denominazioni su cui la ricorrente vanta diritti.

Per quanto riguarda il nome a dominio premiataditta.it, esso è praticamente identico al marchio registrato “la premiata ditta”, che la ricorrente documenta aver registrato l'11 Febbraio 2000 con domanda n.  RM2000C00836, ed è quindi per sé confondibilmente simile a tale marchio. La mera omissione, nel nome a dominio rispetto al marchio,  dell’articolo “la” è irrilevante perché non muta l’identità fonetica, visiva e concettuale con il marchio depositato della ricorrente che ha la sua parte distintiva  nei termini “premiata” e “ditta”, che sono gli elementi che conferiscono riconoscibilità ed originalità al marchio. Simili considerazioni si possono fare circa la corrispondenza del nome a dominio con la denominazione della società ricorrente. 

Se a ciò si aggiunge la circostanza che la ricorrente ha documentato come essa sia conosciuta anche, semplicemente, come “Premiata ditta” senza articolo determinativo (come documenta la copertina del libro “Sciò”, di cui sono autori i componenti de “La Premiata Ditta), non sembra potersi dubitare che la ricorrente ha pienamente assolto all’onere di dimostrare la confondibilità del nome a dominio “premiataditta.it” con la denominazione “La Premiata Ditta” su cui essa vanga diritti a vario titolo.

Per quanto riguarda il dominio “teleditta.it”, la stessa resistente riconosce che esso è il titolo della nota trasmissione di cui sono autori gli artisti facenti parte de “La Premiata Ditta”. Contrariamente però all’assunto della Targnet (che ritiene, in diritto, tale circostanza del tutto irrilevante), tale dato di fatto appare decisivo sotto un duplice profilo. 

Da un lato, infatti, la denominazione “Teleditta” può essere ritenuta un marchio di fatto che contraddistingue un prodotto della ricorrente. Tale  marchio di fatto è ben noto al pubblico nazionale (ed anche internazionale, vista la diffusione dei programmi della rete televisiva che ha trasmesso il relativo programma) perlomeno a far data dalla trasmissione della prima serie televisiva con tale titolo, che data ad alcuni mesi prima della registrazione del dominio “teleditta.it” da parte della Targnet.

Dall’altro, la denominazione “teleditta”, quale titolo della omonima trasmissione televisiva, è identificativa dell’opera d’ingegno creata dai componenti del “La Premiata Ditta”, e come tale è quindi protetta dalla legge sul diritto d’autore.

E’ quindi dimostrata ai sensi dell’art. 16.6.a delle regole di naming per entrambi i nomi a dominio in contestazione la identità o confusoria somiglianza con denominazioni su cui la ricorrente vanta propri diritti.

b) titolo del resistente al nome a dominio.

 Una volta dimostrati dalla ricorrente i propri diritti sulle denominazioni corrispondenti ai nomi a dominio in contestazione sarebbe spettato alla resistente Targnet dimostrare, secondo l’art. 16.6 delle regole di naming, un proprio concorrente titolo o diritto sui nomi a dominio contestati.

Sotto tale aspetto, la resistente non deduce alcun proprio autonomo titolo, ma soltanto la circostanza di aver registrato i nomi a dominio contestati in data anteriore a quello registrato da “la Premiata ditta”, senza che la Registration Authority abbia obbiettato alcunché a tale registrazione. La tempestiva registrazione del nome a dominio darebbe diritto alla Targnet all’utilizzazione dei nomi a dominio sulla base del principio “prior in tempore, potior in jure” asseritamente sancito in via assoluta  dalle regole di naming e confermato da alcune pronunce giurisprudenziali (Trib. Firenze, dominio sabena.it, ord. 29 giugno 2000).

Tale impostazione giuridica non appare condivisibile. Come già specificato in precedenti decisioni, le procedure di riassegnazione sono strumento volto ad accertare, nel contraddittorio delle parti interessate, la veridicità delle dichiarazioni effettuate dall’assegnatario del nome a dominio nella lettera di assunzione di responsabilità (LAR, sulla base della quale il nome a dominio viene registrato) di avere diritto o titolo al nome a dominio di cui chiede la registrazione e di non ledere, con tale registrazione, diritti di terzi.

Ne consegue il basilare principio secondo il quale “il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio registrato non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde” (cfr. decisione dominio “guidasposi.it”, saggio Nicola Adragna, pubblicata su http://www.e-solv.it/decisioni/guidasposi.htm). In caso contrario, le procedure di riassegnazione sarebbero “prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo; col che il ricorrente non potrebbe mai a priori risultare vittorioso, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art.16.6.b, che sarebbe comunque escluso dalla avvenuta registrazione” (decisione dominio “guidasposi.it”, cit.).

E’ quindi del tutto irrilevante il richiamo della resistente alla decisione – del tutto minoritaria – del Tribunale di Firenze nel caso “sabena.it” (ord. 29 giugno 2000). Da un lato, infatti, tale pronuncia è assolutamente minoritaria nel panorama giurisprudenziale italiano; dall’altro, quella stessa decisione  non solo non pare aver affatto enunciato un principio secondo il quale la mera registrazione del nome a dominio ne attribuirebbe automaticamente diritto all’uso, ma anzi ha comunque confermato l’applicabilità, ai nomi a dominio registrati sotto il ccTLD it, delle regole di naming; regole che  prevedono (e prevedevano al momento in cui furono registrati i nomi a dominio in contestazione) che con la registrazione di un nome a dominio il relativo assegnatario non debba ledere diritti altrui . 

Respinta dunque in diritto la tesi della resistente di aver diritto ai nomi a dominio per il solo fatto di averli registrati per prima, si osserva che la Targnet non ha né dimostrato di aver alcun titolo ai nomi a dominio  in contestazione, né provato l’esistenza di alcuna delle circostanze cui l’art. 16.6 delle regole di naming deduce, juris et de jure, l’esistenza di un titolo in capo all’assegnatario al nome a dominio contestato.

Dalla documentazione agli atti infatti:

• · non risulta in alcun modo che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1 delle regole di naming). Né è stato indicato dalla resistente alcun progetto, posto in essere prima della contestazione, inerente ai nomi a dominio contestati.
• · La resistente non risulta (e non ha neppure dedotto di) essere “conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2 delle regole di naming). 
• · Dei nomi a dominio in contestazione la resistente non “sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3 delle regole di naming). Per stessa ammissione della Targnet, infatti, sui siti corrispondenti ai nomi a dominio in contestazione non è svolta alcuna attività.

c) Malafede della resistente.

Per quanto attiene alla malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione, ritiene questo collegio che La Premiata Ditta ne abbia fornito ampia prova.

Anzitutto, si osserva che la rinomanza e l’immediata associazione che il pubblico fa tra i segni “premiataditta” e “teleditta” e l’attività di intrattenimento della ricorrente induce a ritenere inverosimile che la Targnet abbia registrato i domini in contestazione nella ignoranza dei diritti che la ricorrente stessa avesse  su tali nomi o comunque senza aver coscienza che il pubblico avrebbe immediatamente ritenuto tali nomi collegati, associati o autorizzati dalla ricorrente stessa. Sotto questo profilo, è da ricordare che  la Targnet risulta avere nel proprio oggetto sociale anche “studi di promozione pubblicitaria” e “la produzione e realizzazione per conto proprio e di terzi di riprese televisive e cinematografiche”.  Non si può non rilevare come questo sia lo stesso settore nel quale si esplica l’attività della ricorrente, la quale ricorda come i propri soci siano stati protagonisti, in passato, di una campagna pubblicitaria televisiva per conto dell’Alitalia; campagna che ha riscosso un notevole successo.

Questa circostanza, documentata dalla ricorrente anche con la produzione di un certificato camerale relativo alla Targnet, rende del tutto infondata la deduzione della resistente secondo la quale non vi sarebbe alcun tipo di concorrenza fra le due società e dimostra, al contrario, come i due nomi a dominio siano stati intenzionalmente registrati ed utilizzati “per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente” (art. 16.7.d delle regole di naming). 

Non vi è infatti dubbio che collegandosi ad un sito il cui indirizzo corrisponde al nome della società formata dagli autori di una fortunata campagna pubblicitaria, l’utente di Internet  sia portato a credere che la società che né è titolare sia il soggetto che la ha realizzata, e comunque quello attraverso il quale mettersi in contatto con i protagonisti e con gli autori della campagna pubblicitaria stessa.

Se quanto sopra costituisce per il dominio premiataditta.it una chiara usurpazione del nome della ricorrente (art. 16.7.c delle regole di naming), per il dominio teleditta.it costituisce prova della “circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per  impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale  nome a dominio”. Del resto, la resistente non ha dato alcuna giustificazione circa la scelta dei due nomi a dominio in contestazione; circostanza questa che è già stata ritenuta indice di malafede nella registrazione del nome a dominio (cfr. decisione dominio “dinersclub.it”, saggio Giovanni Ziccardi, pubblicata su http://www.nic.it/NA/maps/dec/dinersclub-it.html, secondo cui "…La malafede è dimostrata anche dal fatto che il resistente non abbia fornito alcun motivo plausibile volto a giustificare la registrazione di tali nomi di dominio").

Anche il comportamento della Targnet successivo alla contestazione dei nomi a dominio conferma la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione. 

Come confermato dalla stessa resistente, prima della contestazione il  dominio premiataditta.it non conteneva altra pagina che quella riportante la foto di tre ragazze, mentre il dominio teleditta.it non riporta addirittura nessuna pagina. Oggi, entrambi gli indirizzi puntano ad una pagina pubblicitaria in cui la Targnet viene indicata come “premiata ditta”; il che appare evidentemente un espediente posticcio per giustificare in qualche modo, ex post, la illegittima registrazione di tale nome a dominio (al riguardo si veda, per un analogo caso, la decisione dominio “avid.it”, saggio Greta Tellarini, pubblicata su http://www.e-solv.it/decisioni/avid.htm).

Resta poi il fatto che, anche dopo tali modifiche, null’altro risulta agli indirizzi www.premiataditta.it e www.teleditta.it, il che configura la fattispecie di “passive holding” già ritenuta indice di malafede nel mantenimento del nome a dominio.

Da quanto sopra esposto risulta provata l’esistenza delle condizioni, dimostrate le quali, secondo l’art. 16.6 delle regole di naming, deve essere disposta la riassegnazione dei nomi a dominio contestati.

Viste le vigenti regole di naming, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio “premiataditta.it” e “teleditta.it” dalla Targnet s.a.s di Di Dato Pasquale & C. a  La Premiata Ditta s.n.c. di Roberto Ciufoli, in persona di Roberto Ciufoli legale rappresentante, con sede in Roma, via di Villa Pamphili 37.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti del caso.

Trieste, 30 agosto 2001.

Avv. prof. Alfredo Antonini.