Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
PRICESCOUT24.IT
Ricorrente: Scout24 Holding G.m.b.H.
Resistente: Media Connect Group srl
Esperto: Avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della
procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 17 dicembre 1013, la
società Scout24 Holding G.m.b.H con sede legale in Dingolfinger
Strasse 1-15, 81673 Monaco (Germania), in persona del suo del
procuratore Sig. Hans-Peter Hupfer, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio pricescout24.it,
registrato dalla Media Connect Group S.r.l.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio pricescout24.it era stato creato il 13 febbraio 2010 ed era registrato a nome della Media Connect Group S.r.l.
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.pricescout24.it si
giungeva ad un sito di ricerca prodotti (Product Search sites) ovvero
di comparazione prezzi ('Price comparison sites').
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il
giorno 23 dicembre 2013 le prescritte comunicazioni al Registro,
C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Non avendo avuto notizie dell’esito della spedizione, il 27
febbraio 2014 C.R.D.D. chiedeva alle Poste duplicato dell’avviso
di ricevimento. Il 12 marzo 2014 C.R.D.D., ricevuto il duplicato e
constatato che il plico era stato recapitato al Resistente il 13
gennaio 2014, nominava quale esperto della presente procedura l’
Avv. Raffaele Sperati, che il giorno 17 marzo accettava
l'incarico.
Affermazioni della Ricorrente
Nel proprio ricorso
introduttivo la Scout24 Holding G.m.b.H. afferma e documenta di essere
leader europeo nel settore delle prestazioni di servizi on-line di
market place. La Ricorrente documenta, inoltre, che fin dal 2008
è titolare dei marchi comunitari “Scout24” e
“Scout” . Questi sono divenuti il ‘cuore’ del
marchio dal momento che, a seconda del settore di riferimento in
cui vengono offerti i servizi, sono stati utilizzati come elemento
caratterizzante per registrare molti altri tipi di marchi,
nonché corrispondenti nomi a dominio. Esempi di questo genere
sono i marchi “Friend Scout24”, “Finance
Scout24”, “Job Scout24” ecc.
La Ricorrente, venuta a conoscenza della registrazione dei nomi a
dominio pricescout.it e pricescout24.it, inviava il 21 gennaio 2013 una
lettera di diffida alla Resistente, chiedendole il dominio in
contestazione. In data 8 febbraio 2013 la Resistente rispondeva
chiedendo che, a fronte del trasferimento del nome a dominio
pricescout24.it, fosse la stessa Ricorrente a formulare una
“congrua offerta” sufficiente a supplire la mancanza di
introiti che la Resistente avrebbe sofferto. Le trattative
per il trasferimento bonario non avevano esito positivo,
sicché la Ricorrente decideva di iniziare la procedura di
riassegnazione per il dominio pricescout24.it.
La Ricorrente, pertanto, chiede la riassegnazione del nome a dominio
pricescout24.it in quanto confondibile con i propri marchi, deducendo
la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in
quanto compiuti con il precipuo intento di sfruttare indebitamente la
notorietà dei marchi suddetti.
Posizione della Resistente
L’assegnatario del nome a dominio, cui il ricorso deve
considerarsi conosciuto ai sensi dell’art. 4.4 lettera a) del
Regolamento, non ha fatto pervenire repliche.
Motivi
della decisione
A)
Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio
pricescout24.it registrato dalla Media Connect Group contiene
interamente i marchi “Scout24” e “Scout”
registrati dalla Ricorrente, nonché il cuore identificativo
della denominazione sociale della ricorrente stessa.
E’ quindi idoneo ad ingenerare nell’utenza internet quella
confondibilità con i marchi della Ricorrente che
l’articolo 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento richiede quale
primo requisito per far luogo alla riassegnazione del dominio in
contestazione.
B)
Diritto o titolo dell'assegnatario sul dominio
L’assegnatario del
dominio, scegliendo di non depositare alcuna replica, non ha dimostrato
l’esistenza di alcun diritto o titolo concorrente a quello
vantato della Scout24 Holding G.m.b.H.
Nè tantomeno ha reso nota l’esistenza di alcuna delle
circostanze dimostrando le quali il Resistente, ai sensi
dell’art. 3.6, lettere e), f) e g) del Regolamento, è
ritenuto avere titolo al nome a dominio oggetto di opposizione.
Pertanto si ritiene soddisfatto il secondo requisito posto dal
Regolamento all’art. 3.6, I comma, lett. b).
C) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio
La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è provata da diverse circostanze.
Innanzitutto, la notorietà dei marchi “Scout24” e
“Scout”, nonché la quantità delle
registrazioni di marchi e di nomi a dominio corrispondenti alle diverse
declinazioni dei predetti marchi (“Auto Scout24”,
“Friend Scout24”, “Travel
Scout24”,“Immobilien Scout24”, “Finance Scout
24”, “Job Scout24”, ecc.), costituiscono delle serie
e concrete circostanze che inducono a ritenere provata la malafede
della Resistente. La circostanza che la Resistente abbia registrato
www.pricescout.it e www.pricescout24.it per un caso del tutto fortuito,
e non al contrario come il frutto di una oculata ricerca volta ad
individuare domini che non erano stati precedentemente registrati dalla
Ricorrente ma che tuttavia contenessero il cuore del
marchio“Scout24” e “Scout”, risulta davvero
difficile da credere. Il fatto che la Ricorrente avesse
già registrato diversi domini con varie combinazioni del
marchio“Scout24”, e che l’attività lavorativa
dalla Resistente sia affine a quella dalla Ricorrente tanto da
svolgersi nel medesimo settore commerciale, sono concreti elementi
probatori della consapevolezza della Resistente dell’esistenza
della Scout24 Holding G.m.b.H e dei suoi diritti prima della
registrazione del dominio; quantomeno per la notorietà del
marchio.
Altro motivo di malafede nella registrazione e nel mantenimento del
dominio viene dedotto dal fatto che il sito sul dominio in
contestazione viene utilizzato esclusivamente per svolgere una
attività in concorrenza con quella della Ricorrente (art. 3.7
lett. b) del Regolamento).
Navigando nei rispettivi siti internet delle parti, si riscontra
una differenza nell’impostazione della attività lavorativa
che tuttavia non risulta sufficiente per definirla diversa. Di fatto
nei servizi offerti dalla Media Connect Group si riscontrano delle
affinità, se non vere e proprie uguaglianze, che determinano una
vera e propria attività in concorrenza con quella della
Resistente. Pertanto la fattispecie astratta ipotizzata dal Regolamento
risulta soddisfatta.
Un ulteriore motivo di malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio, si rileva nella missiva della Resistente in luogo
della corrispondenza avvenuta tra le parti. Infatti nell’unica
lettera della Media Connect Group data 8 febbraio 2013, a fronte di una
rinuncia al nome a dominio pricescout24.it, il mittente chiedeva che
fosse la stessa Ricorrente a formulare una “congrua
offerta”.
Di fatto la Resistente, astenendosi dal formulare un quantum congruo ai
costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione ed il mantenimento
del nome a dominio e, al contrario, auspicando che questo venisse
determinato dalla Ricorrente, ha cercato di innescare un meccanismo
simile ad una vendita all’asta. A ragione di ciò, infatti,
non trovando nella Ricorrente alcuna accondiscendenza, ha interrotto
qualsiasi altro tipo di trattativa. Dunque l’indeterminazione
del prezzo di vendita non trova altra spiegazione se non
nell’intento della Resistente di trasferire il nome a dominio
alla Ricorrente per un corrispettivo superiore ai costi di
gestione, ex art. 3.7 lettera a) del Regolamento, trasformando
una trattativa in una vendita all’asta.
Alla luce dei fatti fin qui esposti, si ritiene che è stata data
prova al contempo delle circostanze indicate dal Regolamento
nell’art. 3.7 alle lettere c) e d), concernenti la
registrazione del nome a dominio volta a danneggiare gli affari di un
concorrente e ad attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il nome
su cui la Ricorrente vanta dei diritti e/o interessi legittimi.
Si ritiene pertanto sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio pricescout24.it alla Scout24 Holding
G.m.b.H con sede legale in Dingolfinger Strasse 1-15, 81673 Monaco,
Germania.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 31 marzo 2014
Avv. Raffaele Sperati
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