Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
PUNTOSNAI.IT

Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: Luca Battista Gagni (avv. Leopoldo Santaniello)
Collegio (unipersonale): avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D in data 31 gennaio 2013, la SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU), in persona del legale rappresentante Dr. Stefano Bortoli, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio puntosnai.it, registrato dal sig. Luca Battista Gagni.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio puntosnai.it era stato creato il 5 novembre 1999 ed era assegnato al sig. Luca Battista Gagni;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.puntosnai.it si giungeva ad una pagina web completamente bianca, contenete unicamente una piccola scritta “puntosnai.it” in alto a sinistra.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed avuta indicazione del Registro del domicilio del Resistente, il 6 febbraio 2013 C.R.D.D. inviava il ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r., con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La raccomandata veniva ricevuta in data 11 febbraio 2013 dal sig. Gagni, il quale, con e-mail dell’8 marzo 2013 seguita da originale in formato cartaceo, si costituiva nel procedimento a mezzo di replica redatta dall’avv. Leopoldo Santaniello, giusta procura in calce alle repliche.

Il 12 marzo 2013 C.R.D.D. inoltrava le repliche alla Ricorrente, nominando quale esperto l’avv. Cristina De Marzi, che il 17 marzo 2013 accettava l’incarico.

Il 18 marzo 2013 parte Ricorrente chiedeva di poter controdedurre alle repliche avversarie. Con ordinanza del 19 aprile 2013 l’esperto disponeva termine: a favore del ricorrente sino al 29 marzo 2013 per controdeduzioni alle repliche del resistente e produzioni documentali; a favore del resistente sino all'8 aprile 2013 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente e produzioni documentali.

Entrambe le parti inviavano per e-mail propri scritti difensivi e ulteriore documentazione nei termini loro rispettivamente assegnati.


Allegazioni della Ricorrente.

In via preliminare, ai sensi dell’art. 4.2, n. 7 del Regolamento, la ricorrente espone che l’utilizzo del nome a dominio “puntosnai.it” è stato oggetto nel 2001 di un ricorso cautelare depositato dalla SNAI contro la Alzano Scommesse di Gagni Luca Battista & C S.a.S. (soggetto diverso dall’odierno Resistente) presso il Tribunale di Lucca.

In quella occasione – prosegue la ricorrente - con ordinanza di rito del 2 Aprile 2001 il Tribunale aveva dichiarato inammissibile in via preliminare il ricorso ex art. 700 c.p.c. a causa della previsione nel contratto di servizi che allora legava la SNAI S.p.A. alla Alzano Scommesse di Gagni Luca Battista & C. S.a.S. della specifica clausola arbitrale irrituale che rendeva inammissibile la richiesta tutela cautelare, stante la rinuncia delle allora parti alla tutela giurisdizionale.

Ciò premesso, la Ricorrente SNAI S.p.A. afferma di essere il più importante concessionario di scommesse in Italia ed uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, grazie ad un’ampia rete nazionale di punti di accettazione scommesse dove è possibile giocare anche ai concorsi Totocalcio e Totogol.

La Ricorrente, per quel che qui rileva, documenta di aver registrato nel 1999 il marchio “punto snai” e di aver in seguito, a partire dal 2002, registrato altri sei marchi contenenti la parola “punto snai” o “punto sn@i”. Tale marchio viene utilizzato per identificare i punti di accettazione delle scommesse, i quali soli sono autorizzati ad utilizzare tale denominazione, anche per la reperibilità sul web, nell’ambito del nome a dominio che li identifica (p. es.: puntosnaisalento.it, puntosnaimarche.it, etc.).

Il dominio in contestazione – rileva la Ricorrente – è esattamente identico al marchio da essa   registrato, oltre a contenerne la denominazione sociale. Come tale, il nome a dominio in contestazione costituirebbe violazione dei diritti di proprietà industriale della SNAI, da parte di un soggetto che non avrebbe alcun diritto o titolo ad utilizzare la denominazione “puntosnai”, ma al contrario starebbe usurpando l’altrui segno distintivo.

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la SNAI documenta di aver stipulato in data 25 Ottobre 1999 con il Sig. Gagni uno specifico contratto per la fornitura – dalla SNAI alla società Alzano Scommesse di Gagni Luca Battista & C. S.a.s (diversa dall’attuale Resistente) - di servizi tecnici di supporto alla attività di accettazione delle scommesse sportive al Totalizzatore Nazionale e a Quota Fissa, che prevedeva una limitata e condizionata licenza a titolo oneroso del marchio “PUNTO SNAI”, ma escludeva espressamente utilizzi diversi dalla apposizione del marchio in licenza su insegna, vetrine e cartelli.

Allorché registrò il dominio – prosegue la Ricorrente – al sig. Gagni era perfettamente noto il divieto di utilizzo del marchio punto snai quale nome a dominio; sicché la registrazione andrebbe ritenuta effettuata in mala fede. Parimenti in malafede sarebbe, secondo la Ricorrente, anche il successivo mantenimento del nome a dominio, sia in virtù delle esplicite contestazioni al riguardo effettuate da SNAI negli anni successivi, sia per il venir meno del rapporto  di fornitura di servizi stipulato nel 1999.

La Ricorrente segnala e documenta inoltre che l’utente che accede all’indirizzo http://www.puntosnai.it viene reindirizzato al sito puntoscommesse.it, registrato dalla Alzano Scommesse s.a.s., avente quale contatto amministrativo lo stesso sig. Gagni, sito ove viene svolta attività in concorrenza con quella della SNAI.

La ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio puntosnai.it.

Repliche del Resistente

Il sig. Gagni, costituitosi tempestivamente mediante deposito di repliche e documenti a mezzo del suo difensore avv. Leopoldo Santaniello, in rito eccepisce anzitutto la inammissibilità o l’improcedibilità della procedura, chiedendo in subordine che ne sia dichiarata l’estinzione in quanto, in virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso cautelare iniziato nel 2001 da SNAI, la competenza a giudicare circa il nome a dominio in contestazione sarebbe devoluta ad arbitrato irrituale, e procedimenti arbitrali sarebbero in corso fra le parti.

Nel merito, il Resistente rileva che pur avendo la SNAI registrato il marchio punto snai nel giugno 1999, non aveva ritenuto registrare anche il corrispondente nome a dominio. Quando, nell’ottobre del 1999, il signor Gagni aveva vinto un bando di gara pubblicato dal CONI per la concessione dell’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, la SNAI stessa lo aveva contattato proponendogli la fornitura di servizi tecnici di supporto all’attività di accettazione delle scommesse sportive ed una licenza per l’uso dei marchi punto snai.

A quel punto, il signor Gagni, ritenendo che il contratto concluso comprendesse anche l’utilizzo del marchio su Internet, aveva registrato il nome a dominio oggi in contestazione, senza apparentemente trovare alcuna opposizione da parte della SNAI. Infatti, solo con lettera datata 16 febbraio 2000 la Ricorrente aveva contestato l’uso del dominio, salvo poi attivare un link fra il proprio sito e quello posto sul dominio in contestazione.

Nel gennaio 2001 SNAI aveva introdotto un procedimento cautelare chiedendo che fosse inibito al sig. Gagni l’uso del dominio puntosnai.it; tuttavia il ricorso era stato respinto in quanto il giudice aveva ritenuto che la controversia fosse devoluta ad arbitrato sulla base del contratto 25 ottobre 1999.
Successivamente, il 27 settembre 2001, la ricorrente notificava un atto di nomina di arbitro e  contestuale invito alla costituzione del collegio arbitrale, con il quale, fra le altre cose, chiedeva fosse accertata l’illiceità della registrazione del nome a dominio oggi in contestazione e ne fosse inibito l’uso al signor Gagni. Questi, con atto notificato l’11 ottobre 2001, respingeva tutte le censure mosse da controparte e nominava il proprio arbitro. Tuttavia, i due arbitri non trovavano un accordo sulla nomina del terzo arbitro, né alcuna delle parti ricorreva al tribunale affinché questi fosse nominato e si potesse costituire il collegio.

Nel 2006 SNAI notificava un altro atto di nomina d’arbitro, il cui contenuto peraltro nulla aveva a che fare con la registrazione e la titolarità del nome a dominio in contestazione. Anche in questo caso, il signor Gagni nominava il proprio arbitro; ed anche in questo caso gli arbitri così nominati non trovavano accordo per la nomina del presidente del collegio. I successivi ricorsi della SNAI al tribunale affinché fosse costituito il collegio arbitrale si rivelavano inutili, in quanto i terzi arbitri via via nominati rinunciavano tutti all’incarico.

Ricostruiti così dal Resistente i fatti di causa, egli afferma che le vicende esposte dimostrerebbero una volontà abdicativa della SNAI ed una sua rinuncia al proprio diritto di utilizzare il dominio puntosnai.it. Ciò non solo precluderebbe oggi alla Ricorrente ogni azione per il recupero del dominio, ma dimostrerebbe anche la buona fede del signor Gagni nell’utilizzo dello stesso.

In subordine, nel caso non si ritenesse che la Ricorrente abbia rinunciato ai suoi diritti sul nome a dominio, il Resistente afferma che sarebbe maturata una “preclusione per tolleranza”, ovvero una vera propria decadenza, conseguente alla consapevole e prolungata inerzia nella tutela del suo diritto al marchio.

Per quanto riguarda l’asserita malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, il Resistente ne nega la sussistenza. Con riferimento al momento della registrazione, egli afferma che nel momento in cui fu registrato il dominio in contestazione egli era titolare di una licenza all’utilizzo del marchio sulla base del contratto intercorso con la SNAI il 25 ottobre 1999. Il fatto che tale contratto prevedesse di volta in volta uno specifico accordo per diversi utilizzi del marchio rispetto a quelli specificamente individuati (tra cui non vi era l’uso quale nome a dominio), non sarebbe indice di malafede in quanto il consenso sarebbe stato concesso successivamente per fatti concludenti.

La buona fede nel mantenimento del nome a dominio sarebbe invece attestata dal fatto che dopo le contestazioni e l’atto di nomina d’arbitro del 2001, la ricorrente avrebbe mantenuto negli anni successivi un atteggiamento di totale, consapevole tolleranza alla detenzione ed all’uso del nome a dominio puntosnai.it.

Sottolinea inoltre il Resistente che in virtù del contratto sottoscritto il 25 ottobre 1999 con SNAI, egli era effettivamente conosciuto come “Punto Snai”, potendo legittimamente usare detto marchio in altri contesti. Nega infine il resistente, sempre in tema di malafede, che il sito posto sul dominio in contestazione abbia mai voluto attirare o redirezionare utenti Internet su siti concorrenti con quelli della SNAI, o che sussista una qualunque delle altre circostanze da cui il regolamento autorizza dedurre la malafede nella registrazione nel mantenimento del nome a dominio.

Per i medesimi motivi, il Resistente ritiene sussista a suo favore un diritto o un titolo al nome a dominio in contestazione.

Il signor Gagni pertanto conclude chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o l’improcedibile, in via preliminare subordinata che la procedura sia dichiarata estinta, in via ulteriormente subordinata che nel merito il ricorso sia respinto.

In via istruttoria subordinata, nel caso in cui fossero respinte le sue eccezioni preliminari, il sig. Gagni chiede l’ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare che il redirect dalla home page del dominio puntosnai.it ad altro suo sito  in essere dal 2 agosto 2012 al 1 febbraio 2013 era un involontario frutto di misconfigurazione del server operata dal suo provider di servizi internet Tacema s.r.l..

Controdeduzioni delle parti.

Nelle proprie controdeduzioni, la Ricorrente contesta anzitutto la richiesta di inammissibilità o di estinzione del procedimento formulata da controparte, osservando che in giudizio arbitrale tuttora in corso, ossia quello iniziato nel 2006, non ha nulla a che fare con la titolarità del nome a dominio in contestazione e con l’uso di tale marchio su Internet.

Nel merito, SNAI ribadisce di essere tuttora titolare del marchio punto snai e, facendo riferimento al principio dell’unitarietà dei segni distintivi di cui all’articolo 22 C. P. I., esclude possa mai ritenersi una sua rinuncia o decadenza al suo uso su Internet. Esclude comunque, in punto di fatto, di aver mai inteso abdicare ai propri diritti o rinunciare ad essi.

Quanto all’affermazione del Signor Gagni di avere avuto titolo all’utilizzo anche su Internet del marchio punto snai, la Ricorrente osserva che la licenza di marchio concessa con il contratto 25 ottobre 1999 non autorizzava il concessionario alla registrazione di un dominio che richiamasse palesemente i segni distintivi di SNAI, ma solo ed esclusivamente alla esposizione del marchio sia come insegna che come elemento pubblicitario all’interno dell’agenzia autorizzata.

Da ciò la Ricorrente deduce sia l’assenza di alcun titolo del Resistente alla registrazione del nome a dominio, sia la sua malafede, in quanto il contratto appena concluso escludeva esplicitamente la possibilità di usi del marchio diversi da quelli indicati.

Il sig. Gagni, da parte sua, nelle proprie controdeduzioni contesta l’affermazione della ricorrente ed illustra approfonditamente, con richiami di dottrina e giurisprudenza, le proprie tesi relative al proprio diritto al nome a dominio sulla base della prolungata tolleranza della titolare, ed alla propria buona fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Motivi della decisione

1)    Sull’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, parte Resistente eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto il tribunale di Lucca, nel dichiarare inammissibile nel 2001 un ricorso cautelare della SNAI contro Luca Battista Gagni, avrebbe riconosciuto l’operatività della clausola arbitrale contenuta nell’accordo del 25 ottobre 1999.

Tale ordinanza, secondo il Resistente, avrebbe valore di giudicato tra le parti. L’essere la questione devoluta ad arbitrato escluderebbe la possibilità di adire la procedura di riassegnazione, con la conseguenza che il ricorso sarebbe inammissibile o comunque improcedibile.

L’eccezione è infondata in diritto, sotto un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, è appena il caso di rilevare che la procedura di riassegnazione “non ha natura giurisdizionale”, tanto che “non preclude alle parti il riscorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato” (art. 3.2, ultimo comma del regolamento). In altre parole, la procedura di riassegnazione opera su un piano diverso dal ricorso alla magistratura o all’arbitrato, cui deve lasciar luogo nel caso in cui le parti decidano di devolvere la controversia o alla magistratura o agli arbitri.

La procedura di riassegnazione è inammissibile quando vi è un effettivo ricorso allo strumento arbitrale e non soltanto perché la controversia è astrattamente assoggettabile ad arbitrato. Affermare il contrario significherebbe negare a priori la possibilità di ricorrere alla procedura stessa, in quanto – dato che la clausola arbitrale costituisce una deroga alla competenza giurisdizionale ordinaria – a maggior ragione la procedura sarebbe inammissibile se astrattamente sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario; sicché, dato che chiunque può adire alla magistratura per la difesa dei propri diritti (art. 24 cost.), a maggior ragione la procedura di riassegnazione non sarebbe mai ammissibile; il che palesemente non è.

In secondo luogo, è infondata l’affermazione secondo cui un’ordinanza cautelare di rigetto non opposta avrebbe valore di giudicato. La suprema Corte ha infatti più volte affermato che “l’ordinanza di rigetto - sia essa stata emessa direttamente sulla domanda ovvero in sede di reclamo contro il provvedimento con cui sia stata concessa la misura cautelare - ancorché non altrimenti impugnabile, ha carattere provvisorio ed è priva, quindi, del requisito della decisorietà, inteso come attitudine al giudicato sostanziale sul rapporto controverso” (Cass. 14 ottobre 1995, n. 10749; conformi, Cass. 15 dicembre 2008, n. 29338; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3124).

Infine, è da rilevare che il contratto nel quale è contenuta la clausola arbitrale citata dal Tribunale di Lucca non contiene alcun riferimento a siti internet o a nomi a dominio; sicché anche la pretesa che controversie su nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa di titolarità della SNAI siano da assoggettarsi alla clausola arbitrale di un contratto di fornitura di servizi che neppure li nomina e tantomeno li prevede non appare condivisibile.

Ma quand’anche l’affermazione fosse fondata, ciò non sarebbe sufficiente a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, qualora non fosse dimostrato che un giudizio relativo alla titolarità del nome a dominio sia effettivamente pendente.

L’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità deve quindi essere respinta.

2)    Sulla richiesta di estinzione della procedura.

In via preliminare subordinata, parte Resistente eccepisce che la procedura dovrebbe essere dichiarata estinta ex art. 4.18, punto d) del regolamento, secondo il quale “se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione”, il collegio è tenuto a dichiarare estinta la procedura.

Dalla documentazione versata agli atti da entrambe le parti, si evince che sono stati introdotti da SNAI due arbitrati; il primo il 27 settembre 2001, il secondo il 4 febbraio 2006. Nel primo, nominati da ciascuna delle parti i propri arbitri, non è stato mai nominato (o richiesto al presidente del tribunale di nominare) il terzo arbitro. Nel secondo, nominati gli arbitri di parte, veniva richiesto da SNAI al competente tribunale la nomina del terzo arbitro, il quale, nominato, non aveva accettato l’incarico. Il 30 novembre 2010 SNAI “riassumeva” l’arbitrato introdotto nel 2006, confermando il proprio arbitro di parte e chiedendo nuovamente al tribunale la nomina di un terzo arbitro; ma anche in questo caso il terzo arbitro rifiutava l’incarico. SNAI richiedeva allora nuovamente al tribunale la nomina del terzo arbitro (23 novembre 2012), ma anche in questo caso l’arbitro nominato dal tribunale declinava l’incarico.

Dato che affinché la procedura sia dichiarata estinta è necessario che l’arbitrato in corso sia  “inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione”, è necessario esaminare il contenuto degli atti di nomina d’arbitro notificati  da SNAI. Da essi, prodotti dal Resistente, si evince che soltanto quello notificato nel 2001 ha quale oggetto della controversia la titolarità del nome a dominio puntosnai.it. Al contrario, l’atto di nomina d’arbitro del 2006 e gli atti successivi ad esso collegati non fanno alcun riferimento al nome a dominio in contestazione, ma trattano unicamente dei rapporti economici fra le parti sulla base del contratto del 25 ottobre 1999.

L’atto di nomina d’arbitro SNAI del 2001 lamenta proprio che la Alzano Scommesse di Gagni Luca Battista “ha illecitamente utilizzato il marchio punto snai per l’acceso alla rete telematica www, aprendo un proprio sito individuato con il domain name www.puntosnai.it e registrando presso l’Authority italiana anche il dominio denominato puntosnai.it”; e chiede per l’appunto nelle conclusioni sottoposte agli arbitri, fra le altre cose, che sia inibito alla controparte l’uso del dominio e ne sia dichiarata l’illegittimità della registrazione, trattandosi di segno oggetto di privativa SNAI.

E’ pacifico fra le parti che nonostante le denominazioni assunte nel corso del tempo (Alzano Scommesse di Luca Battista Gagni, la Alzano Scommesse di Gagni Luca Battista & c. s.a.s. e Luca Battista Gagni) la controparte di SNAI sia Luca Battista Gagni. In caso contrario, risulterebbero irrilevanti ed inconferenti la maggior parte delle deduzioni  sia della Ricorrente che del Resistente, che si basano tutte su tale assunto. Tutti i comportamenti, da cui la Ricorrente vorrebbe dedurre la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio – così come quelli da cui al contrario il Resistente vorrebbe trarne la legittimità – sono infatti riferiti a tali nominativi, dei quali peraltro dalla documentazione agli atti è possibile dedurre le successive trasformazioni di denominazione.

Ciò premesso, si osserva che secondo l’art. 4.2, n. 7 del Regolamento il ricorrente deve “indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza”. La previsione ha lo scopo di evitare che una decisione in una procedura di riassegnazione si ponga in contrasto con una pronuncia giurisdizionale, che ha ovviamente rango gerarchico superiore.

A tale necessità si ricollega la previsione dell’art. 4.18, lett. d), che impone l’estinzione della procedura “se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione”.

Parte ricorrente – che peraltro, in contrasto con quanto disposto dall’art. 4.2, n. 7 del regolamento, non ha indicato l’esistenza del procedimento arbitrale introdotto dalla stessa SNAI nel 2001 -  sostiene che l’improcedibilità e la successiva declaratoria di estinzione della procedura di riassegnazione in base alla norma menzionata potrebbe avvenire ad opera del Collegio solo ed esclusivamente ove risultasse accertato e documentato che alla data di introduzione della procedura già sussisteva procedimento giudiziario o arbitrale pendente (nelle forme di rito) inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.

E’ pacifico fra le parti che nessuno dei due procedimenti arbitrali da esse citati è mai stato concluso con un lodo. In particolare per il primo (l’unico dei due citati dal Resistente avente ad oggetto al titolarità del nome a dominio in contestazione), a partire dall’11 ottobre 2001, data in cui Luca Battista Gagni per la Alzano Scommesse nominò il proprio arbitro in risposta all’atto di nomina d’arbitro notificatole dalla SNAI il 27 settembre 2001, nessuna delle parti ha più dimostrato alcun interesse a che tale l’arbitrato proseguisse. E’ pacifico infatti che nè gli arbitri nominati hanno mai concordato il nome di un terzo arbitro e costituito il collegio, né alcuna delle parti ha fatto ricorso all’autorità giudiziaria affinché nominasse il terzo arbitro.

E’ quindi necessario stabilire se con la notifica dell’atto di nomina d’arbitro effettuata dalla stessa Ricorrente nel 2001 possa ritenersi sia stato iniziato un arbitrato tuttora in corso.

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza non hanno posizioni univoche. Da un lato, si rileva l’orientamento più tradizionale, secondo il quale il momento genetico del rapporto processuale coincide con la costituzione del collegio arbitrale in quanto, a differenza della giurisdizione statuale, nella quale il giudice è precostituito, gli arbitri dovevano essere designati nelle singole procedure, ragion per cui non è concepibile un giudizio, e quindi il relativo atto introduttivo, fin quando manchi il giudice (Cass. 23 luglio 1964, n. 1989, Foro it., 1964, I, 2143; 29 luglio 1963, n. 2127, id., Rep. 1963, voce Arbitrato, nn. 80-82; in dottrina, R. Caponi, Determinazione delle regole ed aspetti del contraddittorio nel processo arbitrale, in Foro it., 2005, I, 1770). Dall’altro, un orientamento più recente, secondo il quale  l’inizio del procedimento arbitrale si ha con la notifica, da parte dell’attore, di un atto che enunci l’intenzione di adire gli arbitri, proponga la domanda e indichi l’arbitro di sua nomina (Cass. 25 luglio 2002, n. 10922, id., 2002, I, 2919; 8 aprile 2003, n. 5457, id., 2003, I, 1385; 21 luglio 2004, n. 13516, in motivazione, id., 2005, I, 941).

Aderendo al primo orientamento, il problema della sussistenza dell’arbitrato è automaticamente risolto dal fatto che il collegio arbitrale non si è mai costituito, sicché l’arbitrato non è mai iniziato.

Tuttavia, anche volendo aderire al più recente orientamento enunciato dalla cassazione, è da ritenersi che nel caso di specie l’arbitrato, seppur iniziato con la notifica della nomina dell’arbitro da parte di SNAI, si sia ormai da tempo estinto per inattività delle parti.

Pur non essendoci nel nostro ordinamento specifiche norme circa l’estinzione di un procedimento arbitrale nel quale non si sia neppure costituito il collegio, esiste un principio fondamentale secondo il quale in ambito civile qualsiasi procedimento è soggetto ad impulso di parte. Tale principio, collegato a quello secondo il quale ogni diritto si estingue per non uso da parte del titolare trascorso un determinato periodo di tempo (che nel nostro ordinamento può raggiungere al massimo i 10 anni) porta a concludere che il procedimento arbitrale iniziato ben 12 anni fa con la notifica dell’arbitro di parte SNAI e non più coltivato da nessuna delle parti debba considerarsi estinto (in tal senso, cass. 20 maggio 1999, n. 4912, nel testo).

Del resto, ciò non solo è conseguenza dell’applicazione dei principi generali dell’ordinamento, ma è deducibile anche dai comportamenti delle parti. Infatti, con riferimento alla Ricorrente, si consideri che è proprio la SNAI ad aver iniziato l’arbitrato nel 2001 e l’attuale procedura di riassegnazione dodici anni più tardi. Non avrebbe avuto senso adire alla procedura di riassegnazione se non si fosse percepita l’estinzione del primo arbitrato. Con riferimento al comportamento del Resistente, si osserva che, se egli avesse considerato ancora in corso l’arbitrato del 2001, avrebbe proposto ricorso al tribunale per la nomina del terzo arbitro; ma ciò non è stato.

L’arbitrato di cui all’atto di nomina d’arbitro notificato da SNAI il 27 settembre 2001 è quindi ormai estinto.

Qualsiasi altra soluzione contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto. Non appare infatti concepibile che un arbitrato, strumento di giustizia privata che il nostro legislatore prevede come estremamente rapido, possa rimanere in quiescenza per un periodo pari a decine e decine di volte quello nel quale dovrebbe ritenersi concluso, senza che le parti intraprendano alcuno dei passi necessari per portarlo a compimento.

La richiesta del Resistente di dichiarare estinta la procedura deve quindi essere rigettata.

3)    Sull’identità del nome a dominio al marchio registrato dalla SNAI.

Non è contestato che il nome a dominio puntosnai.it sia identico al marchio omonimo registrato dalla ricorrente nel 1999.

È quindi soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

4)    Sul diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio puntosnai.it

Avendo dimostrato la ricorrente un proprio diritto di esclusiva sul segno corrispondente al nome a dominio in contestazione, spetta al resistente dimostrare a sua volta di avere un concorrente diritto o titolo che lo legittima alla registrazione e dal mantenimento al nome a dominio.

Il signor Gagni deduce l’esistenza di un tale titolo dal contratto concluso il 25 ottobre 1999 con la SNAI. Da tale contratto egli avrebbe avuto la licenza per utilizzare il marchio registrato dalla SNAI anche come dominio Internet.

L’assunto non trova riscontro alcuno nel testo del contratto sottoscritto fra le parti. L’art. 3 del contratto infatti, nel prevedere la concessione in licenza della “linea di marchi riconducibile al progetto “PUNTO SNAI"”, specifica che “gli utilizzi consentiti in forza della presente licenza consistono nella connotazione del punto vendita mediante apposizione del marchio su insegne e vetrine (nonché, anche anteriormente al 1 gennaio 2000, su cartelli di cantiere nel caso di punti vendita in allestimento). Ulteriori diversi utilizzi per connotare materiali e/o iniziative pubblicitarie dovranno invece essere con noi concordati di volta in volta, restando inteso che la  relativa richiesta da parte vostra (contenente specifica illustrazione del progetto), ove da noi non riscontrata entro 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà considerarsi accettata.”.

Una legittima registrazione da parte del signor Gagni del nome a dominio in contestazione presupponeva quindi una specifica richiesta con l’illustrazione del relativo progetto, soggetta all’approvazione della titolare del marchio o comunque al suo silenzio assenso, che si sarebbe però formato trascorsi 10 giorni dalla richiesta.

È pacifico che una tale richiesta non è mai stata formulata. Inoltre, la domanda di registrazione del nome a dominio risulta essere datata 27 ottobre 1999 (anche se il dominio verrà poi materialmente assegnato dalla Registration Authority soltanto il 5 novembre 1999), ossia appena due giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo tra le parti per la licenza d’uso del marchio in ben specificati ambiti.

Alla luce della chiara pattuizione contrattuale, è escluso che il signor Gagni potesse trarre da tale accordo del 25 ottobre 1999 un titolo per registrare il nome a dominio. Né, in mancanza di una specifica richiesta come prevista dal contratto, può ritenersi si sia formato un silenzio assenso che legittimasse l’avvenuta registrazione del dominio puntosnai.it per il fatto che la prima contestazione di SNAI sia pervenuta oltre 10 giorni dopo la registrazione del dominio.

I tempi di contratto e registrazione del dominio escludono poi che il sig. Gagni possa invocare il disposto dell’art. 3.6, II comma, lett. b), secondo il quale “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che è conosciuto personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato anche se non ha registrato il relativo marchio”.

Dato che il contratto che gli concedeva la licenza per l’uso del marchio punto snai è stato concluso il 25 ottobre 1999, alla data del 27 ottobre 1999 – giorno in cui è stata richiesta la registrazione del dominio in contestazione  - il sig. Gagni non poteva materialmente già essere conosciuto e noto con il segno “punto snai” che andava a registrare.

I rilievi che precedono sono sufficienti ad escludere che il sig. Gagni avesse un diritto o titolo al dominio in  contestazione al memento in cui lo ha registrato.

Per completezza, si rileva che comunque egli non ha acquistato alcun diritto su di esso neppure in seguito. La tesi del Resistente secondo la quale egli avrebbe acquisito il diritto al nome a dominio per rinuncia o decadenza del relativo diritto conseguente alla presunta tolleranza da parte della titolare del marchio non appare fondata né in fatto né in diritto.

In fatto, le contestazioni di SNAI all’uso del nome a dominio puntosnai.it sono documentate ed il mero definirle “blande” da parte del Resistente, anche se tali fossero, non ne inficia l’esistenza.

In diritto, la tesi di una asserita decadenza da ogni diritto sul nome a dominio per una sorta di non uso ultraquinquennale da parte di SNAI si scontra con una serie di insormontabili rilievi, primi fra tutti il principio dell’unitarietà dei segni distintivi e la inapplicabilità al nome a dominio del regime di decadenza del marchio per non uso quinquennale. Nel caso di specie, infatti, SNAI ha continuato e continua ad utilizzare il marchio punto snai, sicché non può dirsi decaduta dal suo diritto, e tantomeno, per il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, decaduta dal diritto al suo uso su internet; tanto più che essa ha utilizzato tale marchio in nomi a dominio sotto altri TLD. Se non ha utilizzato il suo segno distintivo in un dominio .it, è semplicemente perché la registrazione del dominio effettuata dal sig. Gagni le ha impedito di farlo.

Si ritiene quindi che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

5)    Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

Da quanto sopra si deduce anche la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio puntosnai.it.

Anzitutto, si osserva che la chiarezza della pattuizione contrattuale poc’anzi riportata esclude che il signor Gagni possa avere ritenuto in buona fede che la licenza per l’uso del marchio punto snai comprendesse anche la facoltà di registrare il relativo dominio Internet. Se ciò non bastasse, non può non rilevarsi come egli non potesse non rendersi conto del fatto che egli non era il solo a poter utilizzare quel marchio, e che registrando il nome a dominio in contestazione si sarebbe accaparrato una risorsa su cui non solo egli non aveva diritto esclusivo, ma che avrebbe impedito ad altri soggetti nella sua stessa situazione di licenziatari del marchio di avere la medesima opportunità.

D’altra parte, comportamento di buona fede avrebbe imposto di comunicare le sue intenzioni alla SNAI ed attenderne il benestare o perlomeno che si formasse il silenzio assenso contrattualmente previsto; cosa che non ha assolutamente fatto, avendo avanzato domanda di registrazione del nome a dominio appena due giorni dopo la conclusione del contratto con la SNAI.

La mala fede è documentata anche per quanto riguarda il mantenimento del nome a dominio. Nella lettera di contestazione del 16 febbraio 2000, SNAI specifica chiaramente “che da parte sua non ci è mai pervenuta la richiesta di autorizzazione alla registrazione del nome “Punto SNAI” su internet e che, d’altra parte, non avremmo potuto dare la nostra approvazione senza tradire il principio di pari  opportunità che contraddistingue i rapporti con tutti i clienti”. Altrettanto chiaro in tale lettera è l’invito a cessare l’utilizzo del dominio ed a trasferirlo a SNAI, invito accompagnato dalla disponibilità di SNAI a rimborsare al sig. Gagni i costi sostenuti per la registrazione.

Se a ciò si aggiunge che a tale lettera è poi seguito l’anno successivo prima un ricorso d’urgenza innanzi al tribunale di Lucca, poi una richiesta di arbitrato, entrambi aventi ad oggetto la legittimità dell’uso e della registrazione del nome a dominio si vede bene che il suo mantenimento non è assolutamente stato in buona fede.

La malafede nel mantenimento emerge ancora da altri elementi, alcuni taciuti, altri invece esplicitamente negati dal Resistente, ma documentabili attraverso una semplice ricerca su internet.

Alla deduzione della Ricorrente secondo la quale il sito posto sul dominio puntosnai.it reindirizzava l’utenza su altri siti di scommesse in concorrenza con quelli della SNAI riconducibili allo stesso sig. Gagni, questi ha risposto affermando che “tale reindirizzo, lungi dall’essere finalizzato ad attirare clientela di Snai s.p.a., è conseguenza di un mero disguido nella reconfigurazione del server nel passaggio da quello vecchio a quello nuovo, problema peraltro verificatosi solo dal 2 agosto 2012 ed a totale insaputa del sig. Gagni Luca Battista, che solo dopo aver appreso ciò con la lettura del reclamo avversario [rectius: opposizione] ha chiesto spiegazioni al proprio server maintainer, al quale solo è dunque imputabile quello che altro non è che un mero errore di misconfigurazione”.

Si tratta di affermazione palesemente e dolosamente falsa. Dall’esame dell’archivio dei siti web tenuto su archive.org, si evince che già nel 2000 la home page posta su http://www.puntosnai.it aveva come titolo “Alzano Scommesse” (come visto, riconducibile al sig. Gagni) e conteneva solo un link al sito di scommesse livescore.com. A partire dal 2001 la home page ridireziona direttamente l’utente al dominio alzanoscommesse.it, e tale redirect risulta anche negli anni successivi. Nel 2006 la home page redireziona verso il dominio tacema.net. Solo dal 2007 la home page di puntosnai.it si limita alla attuale, unica scritta “puntosnai.it”.

Da ciò si deduce che l’affermazione del il sig. Gagni secondo cui il dominio puntosnai.it non è stato utilizzato per reindirizzare la clientela verso propri siti di scommesse è falsa, perlomeno sino a tutto il 2005. Il che costituisce circostanza, ex art. 3.7, lett. d) del regolamento (“la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario”).

Per completezza, si rileva che anche le modalità d’uso del dominio successive al 2007 (ossia la mera sussistenza di una home page con la sola scritta “puntosnai.it”) costituiscono “passive domain holding” e sono quindi elemento da cui ulteriormente dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, ex art. 3.7, lett. b) del regolamento (“la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente”).

Il fatto, infine, che il Resistente abbia invece dichiarato e garantito che, per quanto a sua conoscenza le informazioni contenute nella replica erano complete e veritiere - mentre invece, come visto, non lo erano affatto – costituisce ulteriore elemento di malafede.

Da quanto precede consegue che la prova testimoniale richiesta dal sig. Gagni volta a dimostrare che il redirect dalla home page del dominio puntosnai.it ad altro suo sito  in essere dal 2 agosto 2012 al 1 febbraio 2013 era un involontario frutto di misconfigurazione del server operata dal suo provider di servizi internet Tacema s.r.l., appare superflua e non determinante. Quand’anche infatti i testi confermassero la circostanza, ciò non varrebbe ad escludere la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, già dimostrata dalle suddette circostanze documentalmente provate.

Il ricorso è pertanto fondato, e come tale viene accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del dominio puntosnai.it alla SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 Porcari (LU).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 21 aprile 2013

Avv. Cristina De Marzi.


 
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