Con ricorso pervenuto per posta il 6 febbraio 2004 la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Vai Mazzini n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Masetti con studio in Roma, Piazza Di Pietra 26, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio  raiweb.it, registrato dal Sig. Gianni Scarfato, Via R. Margherita, 192 – 80053 Castellammare di Stabia (NA).

Verificati i dati del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.raiweb.it, la CRDD riscontrava che il suddetto nome a dominio risultava assegnato al Sig. Scarfato dal 3 ottobre 2000 e contestato dal 30 dicembre 2003.

Eseguiti i necessari controlli e comunicato l’arrivo del ricorso a Naming Authority ed alla Registration Authority, la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare a mezzo plico raccomandato copia del ricorso e della documentazione all’assegnatario Gianni Scarfato. Inviava quindi copia del ricorso per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database whois. 

Il resistente, regolarmente ricevuto il plico il 17 febbraio 2004, provvedeva ad inviare proprie repliche in data 1 marzo 2004 per posta elettronica. Il 2 marzo 2004 CRDD inviava tali repliche per e-mail alla ricorrente, facendole seguire per posta in formato cartaceo. L’8 marzo 2004 le repliche pervenivano anche in formato cartaceo. Quindi la CRDD,  in data 10 marzo 2004 nominava quale “saggio” il sottoscritto  avv.  Nicola Adragna, che il successivo 12 marzo 2004 accettava l’incarico.

Nella stessa data la ricorrente chiedeva a CRDD chiarimenti via e-mail sul contenuto della replica del resistente; ricevuti i quali, chiedeva via e-mail di essere ammessa a controdedurre alle repliche del sig. Scarfato.

Il sottoscritto, ritenuta sufficiente alla decisione la documentazione già acquisita, riteneva non concedere nuovo termine per ulteriori deduzioni e tratteneva il ricorso in decisione.

La ricorrente Rai Radiotelevisione Italiana ha proposto ricorso per ottenere il trasferimento del dominio raiweb.it dall’attuale assegnatario Gianni Scarfato.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente dichiara di avere diritti sul nome a dominio contestato in quanto titolare di marchi esattamente identici e/o simili allo stesso dominio. A riprova di ciò allega copie delle registrazioni dei marchi, aventi quale nucleo la denominazione RAI, come ad esempio: RAI TELEVIDEO, RAI GIUBILEO, RAI MED, RADIORAI.

Secondo quanto dedotto in ricorso, l'inclinazione confusoria del nome  di dominio in contestazione, rispetto ai marchi della titolarità della Rai appare evidente ictu oculi. La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A ha sempre recato l'acronimo in oggetto, accreditandosi, nel corso degli anni, una notorietà a livello europeo e mondiale non solo nel settore televisivo ma anche in settori commerciali differenti, quali l'editoria e la produzione cinematografica.

La Rai ha altresì provveduto a depositare una serie di marchi connotati dalla combinazione letterale della denominazione sua propria con altri differenti fonemi, al fine di tutelare la sfera di influenza del proprio marchio storico ed i diritti di privativa da questo discendenti. Ne discenderebbe una sorta di intangibilità derivata del nucleo semantico del segno originario, idoneo così ad inibire ogni sua pedissequa o anche approssimativa riproposizione. 

 La ricorrente ritiene sussistenti tutti i requisiti richiesti dalle Regole di Naming per la riassegnazione dei suddetti domini. Essa infatti sostiene che:

a) il nome a dominio contestato è identico ai marchi registrati di titolarità della Rai Radio Televisione Italiana S.p.A. ed utilizzati dalla stessa ricorrente;
b)  “i comprovati diritti della società ricorrente sul marchio in questione, la diffusissima notorietà dello stesso e l’assenza di autorizzazione da parte della ricorrente all’uso dello stesso” escludono che l’attuale assegnataria possa vantare diritti sullo stesso e possa quindi legittimamente detenerlo quale nome a dominio;
c) il nome a dominio è stato registrato e mantenuto in malafede in quanto “è inverosimile pensare che il Sig. Scarfato non avesse contezza della notorietà del servizio offerto dall'odierna ricorrente e della registrazione da parte di questa dei marchi a contenuto RAI, ma anche perché si è mostrato indifferente alle richieste contenute nella raccomandata inoltrata in data 28 aprile u.s., nella quale si diffidava il Sig. Scarfato dal persistere nella violazione dei diritti di esclusiva legati alla ricorrente e si chiedeva di comporre bonariamente la vicenda con il trasferimento a questa stessa del nome di dominio conteso". 

La ricorrente pertanto richiede la riassegnazione del dominio contestato. 

Nelle proprie brevi repliche, il sig. Scarfato ha dedotto di aver che il dominio in oggetto è stato registrato tramite la società Alicom s.n.c., ma di non avere in esso mai attivato alcun sito, né di aver mai utilizzato in qualsiasi forma, modo o segni, comunque confondibili con quello della titolarità della RAI Radio Televisione Italiana.

Il resistente ha inoltre precisato di aver disdetto tramite Alicom s.n.c. il possesso del dominio per disuso, già in data 10 aprile 2003, e di aver comunque subito egli stesso un danno per non aver mai potuto usufruire del servizio.

La ricorrente ha abbondantemente documentato la propria titolarità sulla sigla “RAI”, che costituisce sia parte della sua denominazione sociale in uso sin dalla prima metà del secolo scorso, sia il cuore di svariati marchi, anche  figurativi, di cui la ricorrente ha documentato di essere titolare. (RAI, RAI TELEVIDEO, RAI GIUBILEO, RAI MED, RADIORAI).

Il “cuore” caratterizzante il nome a dominio in contestazione è indubbiamente “RAI”, e ciò corrisponde esattamente alla denominazione sociale della società ricorrente RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché ai marchi dalla stessa registrati.  La parola “web” è infatti un termine di uso comune per indicare la rete internet (world wide web) e ai fini della nostra indagine può, quindi, dirsi che la sigla “web” non assegna al termine raiweb una valenza identificativa significativamente diversa da quella della parola RAI.

Il nome  raiweb.it suggerisce all’utente medio di internet che il sito raggiunto corrisponda al sito web della RAI, o comunque si tratti di un sito attraverso il quale la RAI fornisce servizi tipici del web.

Sussiste quindi quella confondibilità con la denominazione sociale della ricorrente e con i marchi da essi registrati che autorizza a ritenere soddisfatto il requisito richiesto per la riassegnazione dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

Da parte sua il sig. Scarfato non ha fornito alcun elemento da cui desumere un suo concorrente diritto o titolo sul nome a dominio raiweb.it.

Egli è infatti persona fisica il cui nome è del tutto diverso dal dominio in contestazione, né sussiste alcun elemento per ritenere che egli “sia conosciuto personalmente con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha  registrato il relativo marchio (art. 16.6.2 regole di naming).

Né risulta che egli ha “usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1 regole di naming), atteso che all’indirizzo http://www.raiweb.it non corrisponde alcuna pagina attiva.

 Né infine può considerarsi verificata l’ipotesi prevista dall’art. 16.6.3 delle regole di naming, secondo il quale l’assegnatario è ritenuto aver titolo al nome a dominio se “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”; infatti al domino contestato non corrisponde alcuna pagina web, ma solo la classica dicitura “impossibile trovare il server remoto”

Può quindi ritenersi provata la circostanza della mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.

Le Regole di Naming richiedono da ultimo il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Al riguardo, la notorietà del nome dell’Ente televisivo di Stato italiano è tale che non può ragionevolmente sostenersi (e di fatto, nelle proprie repliche, neppure il sig. Scarfato sostiene) che il resistente ne ignorasse l’esistenza allorché registrò il nome a dominio raiweb.it. Né il sig. Scarfato ha fornito alcuna motivazione sulla sua scelta di tale nome a dominio che valga a giustificarne la registrazione.

Di fatto, poi, il nome a dominio è tuttora assegnato al sig. Scarfato, seppur inutilizzato. Anche questa comportamento costituisce un tipico esempio di passive domain holding che il pacifico orientamento giurisprudenziale sia nazionale che internazionale riconosce come elemento indicativo della malafede. Malafede che è confermata dal fatto che il dominio è stato mantenuto dal resistente nonostante sin dall’aprile 2003 i legali della Rai ne avessero richiesta la restituzione.

Né quanto sopra risulta scalfito dalla lettera del 10 aprile 2003, con la quale  il sig. Scarfato chiedeva alla Alicom s.p.a. “di disdire il contratto in essere per l’annualità 2003 e per quelle future, per inutilizzo del servizio”. A parte il fatto che non esiste alcuna prova che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta, nella lettera non è assolutamente precisato di quale contratto si stia parlando. Ma è evidente che non si tratta affatto di una richiesta di rinuncia al nome a dominio.

A prescindere infatti dalla circostanza che essa avrebbe dovuto essere indirizzata alla Registration Authority e non alla Alicom, se si trattasse di una rinuncia al nome a dominio in contestazione sarebbe in insanabile contrasto con il contenuto della successiva lettera inviata il 18 luglio 2003 dal sig. Scarfato ai legali della Rai che in data 4 luglio 2003 avevano richiesto la restituzione del dominio raiweb.it.

In detta lettera il sig. Scafato ribadisce la sua intenzione di utilizzare il dominio, ponendovi un sito riguardo al quale viene specificato che “Il sito avrà lo scopo dì pubblicizzare Riparazioni Attrezzature Informatiche”. Tale affermazione è in evidente contrasto con la pretesa rinuncia al dominio che oggi il sig. Scarfato asserisce aver effettuato il 10 aprile 2003, e che di fatto non è mai avvenuta, dato che il dominio è tuttora intestato al sig. Scarfato. Non si vede infatti come il sig. Scarfato, se davvero avesse ritenuto di aver rinunciato al dominio tre mesi prima, potesse progettare poi di porre nel dominio un sito pubblicitario.

Si ritiene pertanto che la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio raiweb.it sia ulteriormente dimostrata dalla lettera del 18 luglio 2003 cui non è seguito alcun utilizzo del sito e men che mai da parte della Riparazioni Attrezzature Informatiche, il cui nome sembra semplicemente essere stato creato per giustificare la scelta della parola RAI.

Da tutte queste circostanze è dato concludere che il resistente ha con malafede registrato e mantenuto il dominio contestato, impedendone così alla Rai – Radiotelevisione italiana di registrarlo sotto il ccTLD .it. 

Si deve pertanto ritenere sussistente la malafede nella registrazione come richiesto dall’art. 16.6 lettera c.

Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione dei nomi a dominio    raiweb.it dall’attuale assegnatario alla RAI Radio Televisione Italiana S.p.A., con sede in Viale Mazzini, 14, 00195 Roma.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  18 marzo 2004

Avv. Nicola Adragna.