Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
rossopomodoro.it
Ricorrenti: Sebeto
s.r.l. e Vesevo s.p.a. (avv. Paolo Pecora)
Resistente: Essestampa s.r.l.
(avv. Gianluca Caporaso)
Collegio (unipersonale):
avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail in data 4 ottobre 2007, la Sebeto s.r.l. in liquidazione, con sede
legale in Napoli, via Chiaia 216, c.a.p. 80121, in persona del sig. Antonio
Manna liquidatore pro tempore, e la Vesevo s.p.a., con sede legale in Milano,
Corso Giacomo Matteotti 10, c.a.p. 20121, in persona del dott. Franco Manna
presidente del c.d.a., rappresentate e difese nella presente procedura
dall'avv. Paolo Pecora, presso il cui studio in Napoli, via Scarlatti 134,
c.a.p. 80127 si domiciliavano giusta procura in calce al ricorso, introducevano
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento)
e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in loro favore del
nome a dominio “ROSSOPOMODORO.IT” registrato da Essestampa s.r.l. (admin-c:
Maria Marino).
Ricevuto il ricorso, la segreteria
della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul
data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all'indirizzo
www.rossomodoro.it
Le verifiche consentivano
di appurare in particolare:
-
- che il nome a dominio in contestazione
risultava assegnato dal 10 aprile 2000;
-
- che il dominio era stato sottoposto
a contestazione e che la stessa risulta registrata sul data base del Registro
in data 3 luglio 2007;
-
- che digitando l ’indirizzo
www.rossopomodoro.it si giungeva ad una pagina web contenente in alto la
scritta: Gruppo Sebeto, più in basso era indicata la possibilità
di scegliere tra la lingua italiana e quella inglese per accedere al sito;
infine la scritta Visite 118444 Gruppo Sebeto c 2005 Wip s.r.l..
In data 8 ottobre 2007 perveniva
anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La
segreteria di CRDD, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva
a darne comunicazione al Registro.
L'11 ottobre 2007 CRDD inviava
per raccomandata il ricorso con la relativa documentazione alla Essestampa
s.r.l.; successivamente, il ricorso veniva inoltre inviato per e-mail al
resistente. La raccomandata perveniva alla ricorrente il 15 ottobre 2007.
In data 4 novembre 2007 perveniva
via fax a CRDD la replica della resistente che, il giorno successivo, veniva
spedita anche per e-mail e a mezzo corriere con gli annessi documenti.
L'8 novembre 2007 CRDD spediva poi repliche e documenti, sia per e-mail
che in formato cartaceo, alle Ricorrenti, le quali, a loro volta,
con e-mail pervenuta alla CRDD l'8 novembre stesso inviavano controdeduzioni
e documenti. In data 9 novembre 2007 le Ricorrenti inviavano per e-mail
successiva istanza con la quale formalizzavano la richiesta di concessione
di un termine per controdedurre alle repliche del resistente a sanatoria
dell'invio non autorizzato delle predette controdeduzioni e documenti avvenuto
il giorno precedente.
La richiesta veniva trasmessa
da CRDD al sottoscritto esperto avv. Giuseppe Loffreda, che, nominato il
6 novembre 2007, aveva accettato la nomina il successivo 8 novembre.
Con ordinanza del 12 novembre
2007 il Collegio, viste le repliche del Resistente, viste le controdeduzioni
ed i documenti inviati dalle Ricorrenti in data 8 novembre 2007, vista
la successiva istanza con la quale le Ricorrenti formalizzavano la richiesta
di concessione di un termine per controdedurre alle repliche del Resistente
a sanatoria dell'invio non autorizzato delle predette controdeduzioni e
documenti; visto l'art. 4.12 delle procedure di riassegnazione, concedeva
al Resistente termine sino al 20 novembre 2007 per proprie ulteriori repliche
alle controdeduzioni e produzioni documentali delle Ricorrenti onde garantire
la completezza del contraddittorio, disponendo la trasmissione al Resistente
a cura di CRDD delle predette controdeduzioni e produzioni documentali.
Lo stesso 12 novembre 2007 CRDD provvedeva in tal senso.
Il 19 novembre 2007 la Resistente
inviava a CRDD, sia per fax che per posta elettronica, seconda memoria
di replica alle controdeduzioni avversarie.
Allegazioni delle parti.
1) Allegazioni delle Ricorrenti
Secondo le Ricorrenti, il
titolare del nome a dominio (individuato in Essestampa s.r.l.) non avrebbe
avuto alcun titolo all'assegnazione del nome a dominio in contestazione,
essendo, fra le altre cose, il nome a dominio “rossopomodoro.it”
esattamente identico al marchio n. 00805931 del 10 marzo 2000 e al marchio
internazionale n. 803.712 del 7 aprile 2003, di esclusiva titolarità
della Sebeto s.r.l. ed essendo la registrazione del dominio avvenuta solo
nel 2002, dunque diversi anni dopo la registrazione del marchio. Le ricorrenti
documentano che successivamente la Sebeto s.r.l. ha ceduto alla Vesevo
s.p.a. il predetto marchio d'impresa “rossopomodoro.it” con atto del 18
dicembre 2003. La Vesevo s.p.a. dunque, quale titolare del marchio d'impresa,
avrebbe diritto di fare un uso esclusivo del segno distintivo e, contemporaneamente,
di pretendere che chiunque altri si astenga dall'utilizzarlo.
Quanto alla malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, le Ricorrenti la deducono
dal fatto che la Resistente aveva concluso con la Sebeto s.r.l. un contratto
per la realizzazione e la progettazione del proprio sito web nonché
per la registrazione di diversi nomi a dominio tra cui rossopomodoro.it.
A sostegno di ciò, le Ricorrenti hanno prodotto le fatture della
Essestampa s.r.l. n. 56/2001 e n. 122/2001. Solo recentemente tuttavia
la Sebeto si è resa conto che la Resistente aveva registrato il
dominio a suo nome, per cui ha chiesto a quest'ultima di provvedere al
trasferimento che, però, è stato negato dalla Essestampa
s.r.l. Dalla registrazione effettuata in malafede, la Ricorrente Sebeto
deduce un danno per sé stessa in quanto chiamata a rispondere contrattualmente
nei confronti della Vesevo s.p.a. e per quest'ultima, in quanto svolge
attività commerciale con il predetto marchio ed è titolare
di un sito web, essendole peraltro impedita la pubblicazione dei nuovi
portali e la nuova gestione delle caselle di posta elettronica.
Le ricorrenti chiedevano
quindi la riassegnazione del nome a dominio a favore della Vesevo s.p.a..
2) Allegazioni della Resistente.
La Resistente a sua volta
deduceva, nelle proprie repliche, che i reclamanti non avrebbero alcun
diritto di titolarità sul dominio oggetto della presente contestazione
in quanto nessuna relazione giuridicamente apprezzabile si porrebbe tra
il marchio commerciale e il dominio, atteso che la resistente ha effettuato
legittimamente la domanda di registrazione del dominio il 2 marzo 2000,
e non nel 2002 come affermato dalla ricorrente, dunque anteriormente alla
registrazione del marchio commerciale avvenuta il 10 marzo 2000.
La resistente nega inoltre
la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, sostenendo:
-
1) di svolgere attività
di realizzazione di libri e stampati commerciali per conto di case editrici
nazionali, per cui non svolgerebbe attività in concorrenza con quella
delle Ricorrenti, non sussistendo dunque alcun rischio di confusione né
di concorrenza sleale;
-
2) che la registrazione del
dominio è avvenuta in data 2 marzo 2000, mentre la registrazione
del marchio d'impresa è avvenuta il 10 marzo 2000. Da tale data
quindi la Resistente ha utilizzato il nome a dominio senza che le Ricorrenti
facessero obiezione;
-
3) che le Ricorrenti non hanno
dimostrato il fatto di averle commissionato la progettazione e la realizzazione
del dominio, atteso che le fatture allegate al ricorso sono datate rispettivamente
13 aprile 2001 e 31 maggio 2001, dunque successive alla richiesta di registrazione
del dominio. Esse invece proverebbero il contrario, ossia la conoscenza
da parte delle Ricorrenti della esistenza di un dominio registrato dalla
Essestampa s.r.l. che da sempre e per oltre 7 anni ha provveduto ad ogni
adempimento tecnico amministrativo ed al versamento di quanto dovuto per
il mantenimento del nome a dominio.
La resistente chiede
dunque il rigetto della domanda avanzata dalle Ricorrenti.
3) Controdeduzioni delle
Ricorrenti.
Le Ricorrenti, nelle proprie
controdeduzioni, hanno affermato che:
-
1) in relazione alla mancanza
di una relazione giuridicamente apprezzabile tra il marchio commerciale
e il dominio, nel caso di specie, trattandosi di identità tra nome
a dominio e marchio ex art. 3.6, co. 1 lett. a) del Regolamento,
non si capisce quale altra relazione si vorrebbe trovare;
-
2) la domanda di brevetto risale
al 1997 mentre la Essestampa avrebbe registrato il nome a dominio nel 2002;
-
3) prova della malafede della
Resistente sarebbe la fattura n. 122 del 31 maggio 2001, nella quale la
Essestampa s.r.l. attesta di aver reso il servizio di registrazione dei
nomi a dominio per i 9 marchi indicati tra cui anche rossopomodoro;
-
4) in relazione all'affermazione
della Resistente secondo la quale sarebbe stata essa stessa ad occuparsi
della cura e delle spese relative al mantenimento del nome a dominio, osservano
che tutti gli anni la Essestampa s.r.l. ha ricevuto un compenso mensile
che essa ha definito come “canone annuo per la gestione ed il mantenimento
dello spazio web”;
-
5) il comportamento della Resistente
integrerebbe un caso di domain name grabbing, in quanto nel dominio è
pubblicizzato il marchio della Ricorrente Vesevo s.p.a. che, però,
non può senza l'intestazione del dominio pubblicare i nuovi portali
già commissionati e realizzati;
-
6) il comportamento della Resistente
integrerebbe inoltre un caso di passive holding, in quanto il dominio sarebbe
stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà
del nome;
-
7) ad ulteriore riprova della
malafede del Resistente vi è il fatto che essa registrò a
suo nome tutti i marchi della Sebeto s.r.l. e di cui alla fattura del 31
maggio 2001, salvo poi abbandonare quelli che non assursero a notorietà
e conservando invece quelli corrispondenti a marchi di successo come rossopomodoro,
che, nel frattempo, Sebeto s.r.l. aveva venduto a Vesevo s.p.a.
4) Controdeduzioni
della Resistente.
La Resistente, nelle proprie
controdeduzioni, ribadisce la sua titolarità sul nome a dominio,
in quanto:
-
1) la domanda di registrazione
del sito è anteriore alla registrazione del marchio commerciale;
-
2) ha fatto uso del nome a dominio
senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio;
-
3) ne ha fatto legittimo uso
in buona fede per presentare i propri prodotti, prima di avere avuto notizia
della contestazione;
-
4) dal 2000 la Essestampa ha
utilizzato il dominio in questione senza che nessuna delle Ricorrenti avanzasse
alcuna obiezione o contestazione.
In relazione all'assenza di
malafede, la Resistente sostiene che:
-
1) non si può
parlare di “detenzione passiva” del dominio nel caso in esame, in quanto
la pagina cui si rinvia digitando il nome a dominio oggetto della odierna
contestazione è attiva;
-
2) la
malafede va dimostrata al momento della registrazione del nome a dominio.
In tal senso la Resistente rileva che al momento della registrazione del
nome a dominio non solo non era a conoscenza dell'esistenza del marchio,
ma nemmeno ricevette alcuna contestazione;
-
3) in relazione alla documentazione
fiscale depositata, essa riguarda attività diverse e comunque successive
alla registrazione e non riconducibili al dominio rossopomodoro, bensì
ad altre attività multimediali.
Motivi della decisione.
Questioni preliminari.
a) Sulla improcedibilità
del ricorso.
In via preliminare, si osserva
che la richiesta di dichiarare il ricorso improcedibile, è infondata.
Le procedure di riassegnazione
prevedono come unica ipotesi di improcedibilità del ricorso la circostanza
che il dominio in contestazione non sia stato previamente sottoposto alla
procedura di opposizione prevista dall’art. 5.6 del regolamento di assegnazione
e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (art. 3.1, I comma del regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it). Nel caso di specie,
la procedura di opposizione risulta essere stata avviata dalle Ricorrenti
con lettera del 21 giugno 2007, debitamente riscontrata e comunicata dal
Registro al Resistente con lettera del 11 luglio 2007.
Parimenti infondata
è la pretesa che il diritto delle Ricorrenti ad azionare la procedura
di riassegnazione si sia prescritto. La violazione del diritto di marchio
delle ricorrenti non si è concretizzata nella sola registrazione
abusiva del dominio, ma anche nel suo mantenimento, che dura tuttora. La
prescrizione, pertanto, non solo non si è compiuta, ma non ha neppure
iniziato a decorrere, persistendo tuttora il comportamento lesivo della
resistente.
b) Sul difetto di legittimazione
attiva e/o carenza di interesse.
Sempre in via preliminare,
la Resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Sebeto
s.r.l. in liquidazione in quanto quest'ultima ha ceduto il marchio d'impresa
“rossopomodoro” alla Vesevo s.p.a. con atto del 18 dicembre 2003.
Deduce altresì la
carenza di interesse di entrambe le Ricorrenti per violazione degli artt.
3, 4 e 5 r.d. 21.06.1942 n. 929 s.m.i., non avendo esse dimostrato l'attuale
titolarità del marchio d'impresa, che sarebbe scaduto il 29
ottobre 2007.
A tal proposito le Ricorrenti,
con le proprie controdeduzioni, hanno ulteriormente prodotto un certificato
di registrazione del marchio n. 0000991276 a nome Vesevo s.p.a. rilasciato
il 31 gennaio 2006.
L’eccezione è infondata.
L’originario marchio vigente
al momento in cui fu registrato il nome a dominio era comunque nella titolarità
della Vesevo s.p.a. sia al momento in cui è stata iniziata la procedura
di opposizione (3 luglio 2007), sia al momento in cui è iniziata
la procedura riassegnazione (15 ottobre 2007), date entrambe antecedenti
alla pretesa scadenza del marchio indicata dalla resistente (29 ottobre
2007). Inoltre la Vesevo ha dimostrato l'attuale titolarità del
marchio “rossopomodoro” corrispondente al nome a dominio oggetto della
odierna contestazione, in quanto il marchio registrato dalla Vesevo s.p.a.
nel 2004, pur riguardando classi diverse rispetto a quelle per le quali
era stato registrato il marchio dalla Sebeto s.r.l., è pur sempre
inerente al nome rossopomodoro.
Sgombrato così il
campo alle varie eccezioni preliminari, si osserva quanto segue:
Nel merito
a) Sulla identità
e confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si
possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione
rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente
vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il
nome a dominio in contestazione (rossopomodoro.it) sia identico al marchio
n. 00805931 depositato il 30 ottobre 1997 e registrato il 10 marzo 2000
e al marchio internazionale n. 803.712 depositato il 16 dicembre 2002 e
registrato il 7 aprile 2003, nonché al marchio n. 0000991276 depositato
il 13 ottobre 2004 e registrato il 31 gennaio 2006.
Sotto questo profilo, è
indubbio che il nome a dominio è identico ai marchi registrati dalle
Ricorrenti e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto
dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
b) Diritto o titolo delle
Resistenti al nome a dominio in contestazione.
Una volta che il Ricorrente
abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta
al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto
o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art.
3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento dalle quali si può desumere
la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto
o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento). Nel caso di specie le Ricorrenti
hanno dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio rossopomodoro.it,
in quanto corrispondente ai marchi da esse stesse registrati.
Dalle repliche e documenti
presentati dalla Resistente non risulta invece che essa presenti i requisiti
di cui all'art. 3.6, III co. lett. a), b) e c) affinché possa essere
riconosciuto un suo concorrente diritto sul nome a dominio oggetto della
presente contestazione. Infatti:
-
a) non risulta alcun elemento
agli atti che dimostri che “il Resistente, prima di aver avuto notizia
dell'opposizione in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta
al pubblico di beni e servizi”. Infatti, sulle pagine web tuttora all’indirizzi
http://www.rossopomodoro.it risulta il vecchio sito della Sebeto s.r.l.,
sicché evidentemente con quel sito la Essestampa non offre né
ha dimostrato avere mai offerto propri prodotti;
-
b) non risulta che “il Resistente
sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con
il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito
da essa registrato la Resistente è sempre indicata come Essestampa
s.r.l.;
-
c) per i motivi di cui sopra,
si deve escludere la circostanza che “il Resistente stia facendo un legittimo
uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela
del Ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
c) Sulla malafede
del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La documentazione prodotta
agli atti dalle Ricorrenti prova:
-
a) che la Sebeto s.r.l. ha depositato
domanda di registrazione per marchio d’impresa “rossopomodoro” il 30 ottobre
1997;
-
b) la relativa registrazione
è stata effettuata il 10 marzo 2000 con effetto ex tunc dalla data
della domanda, e comunque prima della registrazione del dominio rossopomodoro.it;
-
c) il dominio rossopomodoro.it
è stato registrato da Essestampa s.r.l. il 4 aprile 2000;
-
d) Essestampa s.r.l. ha fatturato
a Sebeto s.r.l. la registrazione del dominio per un corrispettivo di lire
150.000 (quando il costo addebitato dalla Registration Authority per tale
operazione era di lire 10.000);
-
e) Essestampa ha anche creato
il sito web della Sebeto, poi posto in linea all’indirizzo www.rossopomodoro.it,
fatturandolo alla Sebeto s.r.l. per lire 4.500.000.
Appare evidente quindi la malafede
sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio. Quanto
alla registrazione, la Resistente ha originariamente registrato il nome
a dominio intestandoselo illecitamente, pur sapendo perfettamente
che titolari avrebbero dovuto essere le odierne Ricorrenti, che – oltre
ad avere diritti di esclusiva sulla denominazione rossopomodoro a loro
derivanti dalla registrazione dell'omonimo marchio – avevano anche pagato
un alto corrispettivo per la registrazione del dominio e la predisposizione
del sito.
La stessa malafede è
persistita nel mantenimento del dominio e nel rifiuto a restituirlo quando
richiesto. A tal riguardo non si può non sottolineare come tuttora
all’indirizzo http://www.rossomodoro.it si trovi ancora il sito che illustra
l’attività del gruppo Sebeto; il che conferma lo svolgimento dei
fatti come sopra descritto. Parimenti, è da osservare che la stessa
Essestampa s.r.l. ha registrato in tale occasione, e tuttora detiene, il
nome a dominio sebeto.it
Tali fatti, documentati e
in gran parte verificabili sul sito web, sono stati negati dalla Resistente,
secondo la quale il dominio sarebbe stato “dal lontano 2000 utilizzato
dalla Essestampa s.r.l. per pubblicizzare i propri prodotti editoriali
(pubblicazioni, riviste, produzioni editoriali, etc.)” (così pag.
5 seconde memorie di replica). Si tratta peraltro di affermazioni palesemente
false, atteso che una semplice ricerca su internet (su http://www.archive.org)
dimostra come sul dominio rossopomodoro.it sia stata sempre e solo
pubblicizzata la Sebeto e non anche la Essestampa.
D’altra parte, stando così
le cose, se effettivamente il sito fosse stato utilizzato dalla Essestampa
s.r.l. ciò costituirebbe di per sé un motivo di malafede,
in quanto sarebbe evidente che essa, facendo apparire un suo sito come
il sito del Gruppo Sebeto, avrebbe con ciò tentato di attirare utenti
internet sfruttando non soltanto il marchio altrui (rossopomodoro) ma addirittura
anche la denominazione sociale della titolare del marchio.
La malafede della Resistente
emerge dunque chiaramente sia dal suo comportamento che dalle sue difese,
nella quali sono state affermate circostanze inveridiche e negati fatti
veri, forse nell’ignoranza del fatto che nel web rimane comunque traccia
storica (da chiunque verificabile) del contenuto, anche passato, dei siti
web.
Violando infatti apertamente
l’incarico ricevuto, la Essestampa s.r.l. non ha registrato il dominio
a nome della Sebeto, bensì a nome proprio, al fine di trarre
un indebito vantaggio, realizzando così peraltro la pratica del
domain name grabbing, ossia la registrazione di un nome a dominio identico
ad un marchio famoso con l'intento di negoziare in un secondo momento la
vendita dello stesso ai legittimi titolari.
Si deve dunque ritenere sussistente
anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio rossopomodoro.it alla Vesevo s.p.a. con sede legale
in Milano, Corso Giacomo Matteotti 10, c.a.p. 20121.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 5 dicembre 2007
Avv. Giuseppe Loffreda
.
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