Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
sanofi.it
Ricorrente:
Sanofi-Aventis (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne) Resistente:
sig. Marco Sartini Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo
Fogliani
Svolgimento
della procedura.
Con
ricorso ricevuto per e-mail da CRDD in data 28 gennaio 2009 la
società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de
France, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante, sig.ra
Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura dall'avv.
Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal
fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede
dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sanofi.it,
registrato dal sig. Marco Sartini.Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:- a)
che il dominio sanofi.it era stato creato il 10 aprile 2008 ed era
registrato a nome del sig. Marco Sartini;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.sanofi.it si giungeva ad
una pagina web di “parcheggio”, ossia in gran parte
vuota e riportante in alto la dicitura
“www.sanofi.it”
e più in basso le
scritte “reserved”
e “questo
dominio
è riservato”, quest’ultima
tradotta in
diverse lingue.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 gennaio
2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il
tutto al resistente per raccomandata a.r all’indirizzo
risultante dal database del Registro. Il plico veniva ricevuto dal
resistente il 5 febbraio 2009, come risulta da una visura effettuata
sul sito delle Poste Italiane. L'inizio
della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella
quale le poste hanno effettuato la consegna del plico raccomandato (5
febbraio 2009) e da tale data decorre quindi il termine di 25 giorni
per la presentazione delle repliche, che peraltro il resistente non ha
provveduto ad inviare.Pertanto
C.R.D.D. in data 11 marzo 2009 ha comunicato via e-mail ad entrambe le
parti la data di inizio della procedura e la nomina, in data 5 marzo
2009, quale esperto, del sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, che il
successivo 9 marzo ha accettato l'incarico. Allegazioni
delle parti.
La
Ricorrente è società francese, a capo del gruppo
Sanofi, che da tempo ha acquistato posizione primaria in Europa nel
settore farmaceutico. Essa afferma e documenta di essere titolare dei
seguenti marchi:- -
SANOFI (logo), marchio comunitario n. 596023 registrato nel 1999
(allegato 4 al reclamo);
- -
SANOFI (parola), marchio comunitario n. 4182325 registrato nel 2006
(allegato 5 al reclamo);
- -
SANOFI (logo), marchio internazionale n. 566683 registrato nel 1991
(allegato 6 al reclamo);
- -
SANOFI (e figura), marchio internazionale n. 591490 registrato nel 1992
(allegato 7 al reclamo).
La
ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe il sig. Marco
Sartini sul nome oggetto della procedura, considerando che tale nome a
dominio non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale del
resistente, né risulta alcun suo collegamento con il marchio
SANOFI.La
ricorrente afferma infine che il resistente avrebbe registrato e
mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura,
considerando che, stante la notorietà raggiunta dal marchio
SANOFI, grazie anche alla risonanza che esso ha presso la stampa,
appare inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia
stata casuale.Il
resistente non ha fatto pervenire alcunché entro i termini
stabiliti. Motivi
della decisione.
I motivi
dedotti dalla ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a)
identità e confondibilità del nome
Dalla
documentazione agli atti la ricorrente ha dimostrato di essere titolare
del marchio comunitario n. 596023 registrato nel 1999; del
marchio comunitario n. 4182325 registrato nel 2006; del
marchio internazionale n. 566683 registrato nel 1991 e del marchio
internazionale n. 591490 registrato nel 1992; marchi registrati
precedentemente rispetto alla registrazione del dominio sanofi.it,
avvenuta il 10 aprile 2008 da parte del resistente e che sono
esattamente corrispondenti al cuore del nome a dominio sanofi.it
assegnato al sig. Marco Sartini ed oggetto della odierna contestazione.
Risulta
dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett.
a) del Regolamento, in base al quale affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o
confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui
il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
b) inesistenza di un
diritto della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta
che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio
contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di
un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle
circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle
quali si può desumere la presunzione juris et de jure
dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie
la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio
sanofi.it, in quanto esattamente corrispondente ai propri marchi
registrati.
La
resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto
alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova
documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Né dalla documentazione agli atti né da quanto
reperibile sul sito Internet, il sig. Marco Sartini appare
avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.
Infatti,
non risulta né che il resistente “prima di avere
avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è
preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che
all’indirizzo www.sanofi.it vi è una pagina
sostanzialmente vuota salvo che per le scritte
“www.sanofi.it”, “reserved”
e
“questo
dominio è riservato”;
né che il resistente “è conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b
del
Regolamento), visto che nel sito registrato il resistente è
sempre indicato come Marco Sartini; né che il resistente
“del nome a
dominio sta facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato”
(art.
3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), visto che il sito risultante
all’indirizzo www.sanofi.it non è utilizzato a
sostegno di alcuna attività.
c)
registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Per quanto
attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del
dominio, la notorietà del marchio SANOFI porta ad escludere
che la scelta del nome da registrare come dominio sia stata puramente
casuale, così come è da escludere che il
resistente potesse ignorare l’esistenza di diritti altrui sul
nome da lui registrato ritenendosi così soddisfatte le
circostanze di cui ai punti a), c) e d) dell'art. 3.7 del Regolamento.
Inoltre,
il nome sanofi.it non è mai stato effettivamente utilizzato
dal soggetto attuale assegnatario. Il resistente si è
limitato infatti alla costruzione di una singola pagina web sulla quale
appaiono le scritte “www.sanofi.it”,
“reserved”
e “questo
dominio è
riservato”. Nell’ambito delle
procedure di
riassegnazione nazionali ed internazionali é ormai pacifico
che la detenzione passiva di una registrazione (passive holding)
per un
periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne
faccia uso alcuno, deve essere considerata come elemento dal quale
desumere la malafede del resistente nella registrazione e nella
detenzione del nome a dominio, in quanto da ciò si
può dedurre che il dominio è stato registrato pur
mancando un legittimo interesse ed al solo scopo di rivenderlo e/o di
sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a
chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Si
ritiene quindi dimostrata la malafede della resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così
come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone
la riassegnazione del nome a dominio sanofi.it alla società
Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi.
La
presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
“it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma,
20 marzo 2009
Avv.
prof. Enzo Fogliani
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