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Procedura di riassegnazione del nome a dominio
sfide.it

Ricorrente: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina)
Resistente: Tips S.r.l. (Avv. Carla Fazzini)
Collegio (unipersonale): Avv. Emanuela Quici

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto via posta alla Crdd in data 11 febbraio 2004, la  RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A con sede in Roma, Via Mazzini, 14 rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina, domiciliato presso lo Studio Legale Associato Nunziante Magrone in Piazza di Pietra, 26, Roma, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio sfide.it, registrato dalla TIPS s.r.l. di Ancona.

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd  verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.sfide.it

 Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio risultava assegnato alla TIPS s.r.l. dal 10 marzo 2000
- che tale dominio è stato sottoposto a contestazione registrata sul database della R.A. il 21 gennaio 2004.

Lo stesso giorno copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato via e-mail all'indirizzo risultante dal data base whois. 

Risultando dalla documentazione inviata che il dominio era stato contestato presso la Registration Authority già in data 14 gennaio 2004, la segreteria della Crdd il 12 febbraio 2004 provvedeva ad inviare per raccomandata alla TIPS s.r.l. di Ancona copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla resistente il giorno 20 febbraio 2004. 

Il giorno 5 marzo 2004, quindi nel termine dei 25 giorni previsti dall’art. 5, I comma delle procedure per il deposito di repliche, la TIPS s.r.l. provvedeva a trasmettere alla segreteria della Crdd le proprie repliche.

L'8 marzo 2004, la Crdd nominava in qualità di saggio l'Avv. Emanuela Quici, il  quale in data 10 marzo 2004 accettava l'incarico.

Successivamente, a seguito dell’istanza pervenuta via e-mail della ricorrente, in data 19 marzo 2004 veniva concesso, ai sensi dell’art. 12 delle procedure di rassegnazione,  una proroga dei termini per la presentazione delle controdeduzioni e repliche, da trasmettersi via e-mail all’indirizzo svp@crdd.it ed alla controparte.

  In data 25 marzo 2004 la ricorrente provvedeva quindi alla trasmissione delle controdeduzioni all’indirizzo internet sopra indicato ed il successivo 29 marzo 2004 pervenivano le repliche della Tips s.r.l.

Queste ultime, peraltro, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, non venivano inviate alla ricorrente.

La ricorrente evidenzia, innanzitutto, che la locuzione assunta a cuore del nome a dominio contestato risulti identico al segno distintivo SFIDE, corrispondente al titolo dell’omonima trasmissione televisiva di appartenenza della RAI.

A sostegno del proprio diritto al nome a dominio sfide.it, la ricorrente documenta di aver messo in onda il programma SFIDE a partire dal  23 dicembre 1998, quindi anteriormente alla registrazione del domain name effettuata dalla TIPS S.r.l, avvenuta in data 10 marzo 2000.

La RAI documenta altresì di aver provveduto a presentare domanda di registrazione nel febbraio 2002 con riferimento al titolo della corrispondente trasmissione televisiva come marchio nazionale di impresa, di aver presentato domanda di registrazione del nominativo "sfide" come marchio comunitario nel marzo 2003, e di aver successivamente provveduto alla registrazione dello stesso come marchio figurativo nell'agosto 2003.
 
Sostiene la ricorrente che il caso di specie debba essere analizzato alla luce dell'art. 21 comma 3 Legge Marchi, che proibisce la registrazione o l'utilizzo da parte di terzi di segni notori usati in campo artistico. 

Difatti, anche se i nomi a dominio non vengono previsti espressamente dall'art. 21 l.m, secondo i principi generali applicati in materia di marchi, è proibito comunque utilizzare un segno identico ad un marchio o segno notorio, come invece avrebbe fatto la società resistente.

 Difatti, la ricorrente argomenta che benchè abbia depositato domanda di registrazione per il marchio SFIDE solo dopo la registrazione del nome a dominio in questione, il programma televisivo SFIDE ha conseguito una notorietà presso il pubblico dei telespettatori già dal 1998, tale da renderlo opponibile alla società resistente. 

A parere della ricorrente, quindi, evocare il nome di tale programma, conferirebbe alla resistente un indebito vantaggio, potendo essa sfruttare l’attenzione ed il favore di cui gode presso il pubblico dei telespettatori  tale nome.

Qualora poi non si volesse applicare al caso di specie la tutela prevista dall'art. 21 l.m., sostiene la ricorrente che il segno SFIDE, per la diffusione del programma televisivo e l’apprezzamento che ne è conseguito da parte del pubblico, avrebbe ottenuto lo status di marchio di fatto, ed in quanto tale dovrebbe accedere in ogni caso alla tutela accordata ai marchi di fatto, ossia di quei marchi che possono godere dei medesimi strumenti di tutela accordati ad un segno distintivo validamente registrato, seppure solo nei limiti della loro diffusione e notorietà. 

  Quanto alla mala fede la società resistente avrebbe sfruttato in modo indebito la notorietà del programma televisivo in questione, dirottando i navigatori di internet sul sito web contestato, causando danni all’immagine RAI per via del rischio di confusione e/o associazione ingenerato tra le attività della ricorrente e le attività del sito web contestato, dedicate a sfide e competizioni con videogiochi. 

Ad aggravare la posizione della resistente si evidenzierebbe non solo l’indifferenza mostrata rispetto alle richieste contenute nella raccomandata a/r del 24 aprile 2003, nella quale veniva diffidata dal persistere dalla violazione dei diritti di esclusiva della resistente, ma anche la circostanza che nel momento dell’invio della predetta lettera, nonostante fossero trascorsi più di tre anni dalla registrazione del nome a dominio contestato, non era stato ancora attivato il sito web in parola.

Nelle proprie controdeduzioni la RAI precisava altresì, in contrasto con quanto affermato dalla resistente, che il nome a dominio non potrebbe mai essere considerato alla stregua di un marchio di fatto con la conseguente inclinazione ad essere utilizzato entro i limiti di impiego anteriori alle domande di registrazione presentate per lo stesso fonema da parte della resistente. Se un marchio di fatto sussiste, questo deve essere riconosciuto esclusivamente nel nome utilizzato dalla Rai per il proprio programma televisivo. 

Per le ragioni sopra esposte, la RAI chiede pertanto che sia disposta la riassegnazione a suo favore del nome a dominio in contestazione.

La resistente, da parte sua, nella propria replica sosteneva di aver ottenuto regolarmente l’assegnazione del nome a dominio “SFIDE”, in ottemperanza alla regole di naming, in base alle quali non è necessario alcun requisito per la registrazione dei nomi comuni, quali appunto la denominazione “sfide”, utilizzando tale nome in rete per identificare un gruppo di giochi multiplayer senza scopo di lucro.

Contro le argomentazioni presentate dalla ricorrente, in virtù delle quali si vorrebbe paragonare il nome a dominio alla figura del marchio e quindi applicare poi ad esso la medesima disciplina, la resistente sostiene che un marchio, per ottenere tutela deve essere comunque originale e non confondibile, cosi che possa conferire a chi lo abbia registrato o a chi ne abbia fatto uso semplicemente come marchio di fatto, il diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato impiegato. 

Alla luce di questa premessa, appurato che il termine “sfide” sia invece parola di uso comune e generica, rileva come, in base alla legge italiana (art. 47 e 18 l.m.), esista un divieto generale riguardo alla registrazione dei marchi con espressioni generiche.

Inoltre, in applicazione delle regole di naming, che prevedono la riassegnazione del nome contestato qualora si riscontri la malafede della resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio, la Tips rileva come la ricorrente non abbia dato prova alcuna della mala fede, poiché non vi è mai stato, né risulta provato, che la RAI abbia avuto conseguenze negative o danni all’immagine a seguito del fatto.

Con riferimento all’art. 16.7 delle regole di naming, la resistente infatti non risulta avere avuto intenzione di vendere o comunque trasferire il dominio contestato alla ricorrente o a terzi al fine di lucrare sulla vicenda in questione; non sembra inoltre possa ravvisarsi nemmeno la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti in causa, dal quale si potrebbe desumere la volontà della resistente di danneggiare gli affari della concorrente o usurpare nome e cognome della concorrente.   

Nemmeno può provarsi la malafede in base al punto d) art. 16.7, come viceversa vorrebbe prospettare la RAI, la quale fonderebbe infatti la prova dell’illecito comportamento della resistente per il tentativo di agganciamento ad un marchio rinomato allo scopo di attirare ingannevolmente dei navigatori sul proprio sito e trarne quindi vantaggio. 

Sostiene la resistente che anche quest’ulteriore accusa dovrebbe escludersi in virtù dell’oggettiva diversità del campo di utenza, che evita la possibilità da parte della Tips di trarre in alcun modo profitto o creare confusione con le attività RAI.

Anche l’ultimo tentativo della ricorrente di fondare la prova della malafede nell’atteggiamento asseritamene assunto dalla Tips volto a speculare sulla vendita del domain name in questione dovrebbe essere respinto, in quanto nella missiva di risposta alla raccomandata del  23 aprile 2004, la resistente si limitava solo ad invitare a prendere contatto con lo studio al fine di addivenire ad un componimento bonario della questione. 

Il ricorso non è fondato e quindi non merita accoglimento, in quanto la ricorrente non ha dimostrato e documentato la malafede della resistente ed il proprio diritto al nome a dominio in contestazione.

La ricorrente si è limitata a documentare come il nome a dominio in contestazione sia del tutto identico al titolo della trasmissione da essa trasmessa dal 1998 sulla rete nazionale, indicando l’avvenuta registrazione del marchio in data comunque successiva all’assegnazione del nome a dominio alla resistente.
 
Peraltro, anche se il nome a dominio è identico al nome prescelto dalla ricorrente per la sua trasmissione, non sembra potersi affermare che la RAI possa vantare su di esso un diritto di esclusiva.

La parola "sfide" è infatti un nome comune, e la circostanza che sia stato utilizzato come titolo per una trasmissione televisiva non appare elemento tale da conferire alla RAI un diritto di esclusiva, nè sotto il profilo del diritto d'autore, nè sotto il profilo della tutela del marchio.

Sotto il primo profilo, si osserva che il titolo della trasmissione coincide con un termine generico che si limita a richiamarne l'oggetto, sotto il più circoscritto profilo delle sfide sportive. Dimostrato - come è stato dimostrato - che il dominio in contestazione non fa riferimento ad una trasmissione televisiva, ma ad altri tipi di sfide (trattandosi di giochi in rete, ossia di sfide e competizioni con videogiochi), non si vede che tipo di diritto possa vantare la RAI su tale nome comune, che legittimamente la resistente ha registrato. Peraltro si può constatare agevolmente che i navigatori di internet digitando la parola "sfide" nei portali di ricerca individuano per la maggior parte siti web dedicati ad attività di videogiochi, piuttosto che ad attività sportive competitive alle quali è dedicato il sito web della RAI (che si trova all'indirizzo www.sfide.rai.it).

Nè un diritto di esclusiva può derivare dalla registrazione del marchio, effettuata peraltro dalla RAI tre anni dopo la registrazione del nome a dominio da parte della TIPS. 

Invero, non risulta che sul sito corrispondente al dominio in questione la TIPS stia svolgendo attività commerciale, sicchè non pare possa applicarsi la disciplina sul marchio (si richiama in proposito la recente sentenza del Tribunale civile di Bergamo 3 marzo 2003 n. 634 - Giorgio Armani s.p.a. contro Luca Armani, che ha ben evidenziato come, in considerazione della estrema varietà delle situazioni che possono venire in considerazione attraverso lo strumento di internet è da escludersi che al dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi analizzare la concreta situazione, pertanto soltanto quando in ragione del contenuto e della configurazione del sito "potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo marchio d'impresa").Ma anche volendo andare di contrario avviso, è più che dubbio che il dominio in contestazione possa ritenersi illegittimo. Da un lato, infatti, dubbi sorgono sulla legittimità della registrazione di un marchio costituito da un nome comune, che per di piu' non è perfettamente coincidente con il contenuto della trasmissione; dall'altro, anche se non è ben chiaro cosa la RAI commercializzi sotto tale marchio e addirittura se mai vi abbia commercializzato qualcosa, è evidente che attraverso il dominio registrato tre anni prima della registrazione del relativo marchio da parte della RAI la resistente può comunque vantare un diritto di preuso nel settore Internet.

Nè può ritenersi che il marchio "sfide", anche se si considerasse quale marchio di fatto, possa essere reputato marchio notorio e/o celebre. La relativa trasmissione è infatti stata sempre mandata in onda in seconda serata, e non risulta aver conseguito la notorietà che lascerebbe intendere la ricorrente.

Se da un lato la RAI non ha dimostrato di avere un diritto di esclusiva sul nome a dominio sfide, dall'altro sono emerse dalla documentazione in atti circostanze che inducono a ritenere in capo alla TIPS l'esistenza di un titolo al nome a dominio in contestazione.

Sono state infatti provate dalla resistente due fra le tre circostanze, dimostrata anche una sola delle quali l'assegnatario si ritiene abbia titolo al nome a dominio in contestazione. 

Risulta infatti sia che "prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente" (art. 16.6.1 delle regole di naming), sia che  "del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato" (art. 16.6.3 delle regole di naming). 

Anche se quanto precede è di per sè sufficiente alla reiezione del ricorso, val la pena di osservare che neppure la malafede è stata minimamente dimostrata dalla RAI, che si è limitata a riportare il fatto che la TIPS sarebbe rimasta inerte alle richieste inviategli per ottenere la restituzione del nome a dominio nell'aprile 2003.

A prescindere dal fatto che un comportamento inerte di per sè non dimostra malafede nel mantenimento del nome a dominio, ma, per essere indicativo di tale stato soggettivo, deve essere accompagnato da altri indizi o comportamenti significativi in tal senso, basterà osservare che le regole di naming prevedono che la malafede debba sussistere anche al momento della registrazione del dominio; sicchè anche se il comportamento dedotto dalla RAI fosse idoneo a dimostrare la malafede nel mantenimento del nome a dominio (trattandosi di mancata reazione ad un lettera di contestazione inviata oltre tre anni dopo la registrazione del dominio), non avrebbe alcun rilievo in ordine alla dimostrazione della malafede della TIPS al momento della registrazione. Nè d'altra parte nel sito in contestazione è dato rinvenire alcun indizio 'confusorio' con la trasmissione RAI in questione data la sostanziale diversità di oggetto dell'attività non commerciale ivi svolta. 

Di conseguenza, non risulta dimostrata neppure la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti per procedere al trasferimento trasferimento del nomi a dominio sfide.it alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., il ricorso viene respinto.

Il nome a dominio sfide.it resta pertanto assegnato alla TIPS s.r.l.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 delle regole di naming.

Roma, 7 aprile 2004

Avv. Emanuela Quici