Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SILHOUETTEDONNA .IT

Ricorrente: Tre D Editoriale s.r.l.
 Resistente: Sig. Marzio Quadri
Collegio unipersonale: Avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la società Tre D Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio silhouettedonna.it, registrato dal Sig. Marzio Quadri.
                                                                      
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio silhouettedonna.it era stato creato il 14 luglio 2010 ed era registrato a nome del Sig. Marzio Quadri;  
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www. silhouettedonna.it  automaticamente l’utente veniva indirizzato verso il sito internet topdonna.it.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro il giorno 27 ottobre 2011, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 21 dicembre 2011 tornava a C.R.D.D. il plico per compiuta giacenza, che risultava essersi compiuta il 2 dicembre 2011. Pertanto in data 23 dicembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura l’Avv. Raffaele Sperati, che il 29 dicembre 2011 accettava l'incarico.

1.    Allegazione della Ricorrente

Nel proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di essere una società operante in ambito della editoria che pubblica la testata mensile “silhouette donna” dal 1994. La ricorrente documenta anche di essere titolare di identico marchio italiano richiesto il 18 febbraio 2000 (domanda di marchio MI2000C001810, registrazione 0000905691 del 2003), successivamente rinnovato negli anni 2009 e 2011. Quindi la ricorrente afferma di godere un diritto di esclusiva sul marchio “Silhouette Donna”.

Secondo la Ricorrente, il dominio in contestazione è identico alla testata della propria rivista ed al marchio registrato  “Silhouette donna”.

Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta del Sig. Marzio Quadri l’intento di sfruttare la notorietà del  mensile Silhouettedonna  per attirare gli utenti verso la rivista on-line Top Donna e promuovere in modo illegittimo i servizi di quest’ultima.
 
In particolare, la Ricorrente fa notare non solo  come il Sig. Marzio Quadri  abbia registrato il nome a dominio nel 2010 e quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio e alla pubblicazione della rivista, ma anche come nel comportamento della Resistente si possano delineare caratteri propri della concorrenza sleale, visto che il settore merceologico in cui opera è il medesimo della Ricorrente e la registrazione del nome a dominio da parte del Sig. Marzio Quadri è avvenuto con un Second Level Domain uguale a quello della rivista concorrente “Silhouette donna” e quindi  sufficiente a creare confusione.

Da ciò emergerebbe la malafede della Resistente, perché l’utilizzo del sito sarebbe finalizzata a trarre un indebito vantaggio.

La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lettera b) ed d)  del Regolamento.
 
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

2.    Posizione del Resistente

Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato restituito dalle poste con l’indicazione che il plico non è stato “richiesto entro il periodo di giacenza prescritta”. Pertanto,  ai sensi dell’art. 4.4 lettera b) del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione dalla data in cui le poste hanno tentato la consegna del plico, ossia, nel caso di specie, il 2 dicembre 2011. Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
a)    identità e confondibilità del nome.

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio silhouettedonna.it assegnato al Sig. Marzio Quadri  è esattamente identico sia al marchio che alla denominazione del mensile stampato dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome silhouettedonna.it – sotto il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla registrazione di identico marchio e (b) di diritto d’autore sul titolo della testata giornalistica - sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
  • a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
  • b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
  • c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito  risulta utilizzato esclusivamente per indirizzare gli utenti internet verso il sito www.topdonna.it su cui compare l’omonima rivista on-line con tematiche analoghe a quelle della rivista “Silhouette Donna”.
Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
                                                                          
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Tra le prove della registrazione e del mantenimento del dominio in male fede, il Regolamento indica all’art. 3.7 lettera c) “la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente”; considerando che all’indirizzo internet http://www. silhouettedonna.it  non  compare alcuna pagina web e l’utilizzo che se ne fa si riassume esclusivamente nel “traghettare” l’utenza in un altro sito che propone la rivista on–line Top Donna, concorrente a “Silhouette Donna, risulta chiaro che la fattispecie astratta ipotizzata dal Registro sia completamente soddisfatta.

 Inoltre è da escludere la circostanza che la registrazione del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto, considerata la notorietà della rivista, che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento).                                                               

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “silhouettedonna.it” alla società Tre D Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121 Milano.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 9 gennaio 2012.

Avv. Raffaele Sperati.



 
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