Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SILHOUETTEDONNA .IT
Ricorrente: Tre D Editoriale s.r.l.
Resistente: Sig. Marzio Quadri
Collegio unipersonale: Avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della
procedura
Con ricorso
ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la
società Tre D Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta
Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale
rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio silhouettedonna.it,
registrato dal Sig. Marzio Quadri.
Ricevuto il
ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i
dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio silhouettedonna.it era stato creato il 14 luglio 2010 ed era
registrato a nome del Sig. Marzio Quadri;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.
silhouettedonna.it automaticamente l’utente veniva
indirizzato verso il sito internet topdonna.it.
Ricevuto il
ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente
per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database
del Registro il giorno 27 ottobre 2011, con l'invito ad inviare a
C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il giorno
21 dicembre 2011 tornava a C.R.D.D. il plico per compiuta giacenza, che
risultava essersi compiuta il 2 dicembre 2011. Pertanto in data 23
dicembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura
l’Avv. Raffaele Sperati, che il 29 dicembre 2011 accettava
l'incarico.
1.
Allegazione della Ricorrente
Nel proprio
ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di essere una
società operante in ambito della editoria che pubblica la
testata mensile “silhouette donna” dal 1994. La
ricorrente documenta anche di essere titolare di identico marchio
italiano richiesto il 18 febbraio 2000 (domanda di marchio
MI2000C001810, registrazione 0000905691 del 2003), successivamente
rinnovato negli anni 2009 e 2011. Quindi la ricorrente afferma di
godere un diritto di esclusiva sul marchio “Silhouette
Donna”.
Secondo la
Ricorrente, il dominio in contestazione è identico alla
testata della propria rivista ed al marchio registrato
“Silhouette donna”.
Riguardo
alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta
del Sig. Marzio Quadri l’intento di sfruttare la
notorietà del mensile Silhouettedonna
per attirare gli utenti verso la rivista on-line Top Donna e promuovere
in modo illegittimo i servizi di quest’ultima.
In
particolare, la Ricorrente fa notare non solo come il Sig.
Marzio Quadri abbia registrato il nome a dominio nel 2010 e
quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio e
alla pubblicazione della rivista, ma anche come nel comportamento della
Resistente si possano delineare caratteri propri della concorrenza
sleale, visto che il settore merceologico in cui opera è il
medesimo della Ricorrente e la registrazione del nome a dominio da
parte del Sig. Marzio Quadri è avvenuto con un Second Level
Domain uguale a quello della rivista concorrente “Silhouette
donna” e quindi sufficiente a creare confusione.
Da
ciò emergerebbe la malafede della Resistente,
perché l’utilizzo del sito sarebbe finalizzata a
trarre un indebito vantaggio.
La
Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a
dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per
cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art.
3.7, lettera b) ed d) del Regolamento.
La
Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2.
Posizione del Resistente
Il ricorso,
inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è
stato restituito dalle poste con l’indicazione che il plico
non è stato “richiesto entro il periodo di
giacenza prescritta”. Pertanto, ai sensi
dell’art. 4.4 lettera b) del Regolamento il reclamo si
considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione
dalla data in cui le poste hanno tentato la consegna del plico, ossia,
nel caso di specie, il 2 dicembre 2011. Da tale data sono decorsi i
termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse
dall’intestatario del dominio.
Motivi della
decisione
I motivi
dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a)
identità e confondibilità del nome.
Ai sensi
dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a
dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da
indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”.
Al
riguardo, è indubbio che il nome a dominio
silhouettedonna.it assegnato al Sig. Marzio Quadri
è esattamente identico sia al marchio che alla denominazione
del mensile stampato dalla Ricorrente.
Risulta
dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) diritti o titoli del
resistente sul dominio in contestazione.
Provato
dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome silhouettedonna.it
– sotto il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva
connesso alla registrazione di identico marchio e (b) di diritto
d’autore sul titolo della testata giornalistica - sarebbe
spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o
titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente
controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha
proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale
diritto in capo al Resistente.
Dalla
documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito
Internet:
- a) non
risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e
servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
- b) non
risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
- c) si deve
escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato”, in quanto il sito risulta
utilizzato esclusivamente per indirizzare gli utenti internet verso il
sito www.topdonna.it su cui compare l’omonima rivista on-line
con tematiche analoghe a quelle della rivista “Silhouette
Donna”.
Si ritiene
pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente
sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del
secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla
riassegnazione del nome a dominio.
c) registrazione ed uso del
dominio in malafede.
Quanto alla
malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali
il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Tra le
prove della registrazione e del mantenimento del dominio in male fede,
il Regolamento indica all’art. 3.7 lettera c) “la
circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente
con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di
usurpare nome e cognome del ricorrente”; considerando che
all’indirizzo internet http://www.
silhouettedonna.it non compare alcuna pagina web e
l’utilizzo che se ne fa si riassume esclusivamente nel
“traghettare” l’utenza in un altro sito
che propone la rivista on–line Top Donna, concorrente a
“Silhouette Donna, risulta chiaro che la fattispecie astratta
ipotizzata dal Registro sia completamente soddisfatta.
Inoltre
è da escludere la circostanza che la registrazione del
dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma
piuttosto, considerata la notorietà della rivista, che la
registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente
“per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in
Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un
nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del
regolamento).
Si ritiene
pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone
la riassegnazione del nome a dominio
“silhouettedonna.it” alla società Tre D
Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121
Milano.
La presente
decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i
provvedimenti di sua competenza.
Roma, 9
gennaio 2012.
Avv.
Raffaele Sperati.