Procedura di riassegnazione del nome a dominio
sky.it
 Ricorrente: British Sky Broadcasting Group plc (Società Italiana Brevetti S.p.A.)
Resistente: Sky Electronics di Gualano Giacomo (Dr. Modiano & Associati S.p.A.) 
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 29 settembre 2006, la British Sky Broadcasting Group plc, con sede legale in Isleworth, Middlesex, Grant Way, c.a.p. TW7 5QD (Regno Unito) in persona del legale rappresentante David Gormley, rappresentata e difesa nella presente procedura dalla Società Italiana Brevetti S.p.A. e da tutti i mandatari domiciliati presso di essa fra cui l’avv. Pier Luigi Roncaglia, elettivamente domiciliata presso la sede della Società Italiana Brevetti S.p.A. con sede in Firenze, Corso dei Tintori 25, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio sky.it registrato da Sky Electronics di Gualano Giacomo (admin-c: Giacomo Gualano).

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante  all'indirizzo www.sky.it

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato dal 3 aprile 1998;
- che il dominio era  stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base del Registro l’8 settembre 2006; 
-  che digitando l ’indirizzo www.sky.it si giungeva ad una pagina web contenente in alto due scritte: “in costruzione” (in diverse lingue) e “brought to you by Sky Electronics”; più in basso il simbolo di lavori in corso con la scritta “Benvenuti  - Questo sito è attualmente sotto costruzione.  Vi preghiamo di ricontattarci prossimamente”. In basso si legge la scritta “provided by Sky Electronics, Inc”, cliccando sulla quale si consente all’utente di comunicare via e-mail con gualano@tiscalinet.it (indirizzo e-mail dell’ admin-c della Sky Electronics di Gualano Giacomo).

Il 10 ottobre 2006 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro.

Il 12 ottobre 2006 CRDD inviava per raccomandata il ricorso con la relativa documentazione alla “Sky Electronics di Gualano Giacomo”. In pari data il ricorso veniva inoltre inviato per e-mail al resistente.

Non essendo pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata, venivano effettuati dei controlli sul sito delle Poste Italiane, dal quale risultava che la raccomandata era stata “consegnata dal portalettere di Milano recapito Isola in data 14 ottobre 2006”. 

In data 7 novembre 2006 perveniva via e-mail a CRDD la replica della resistente, rappresentata e difesa dalla Dr. Modiano & Associati s.p.a. In data 10 novembre 2006 arrivava alla CRDD anche l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 13 novembre 2006 alla ricorrente, la quale con e-mail pervenuta alla CRDD in data 20 novembre 2006 chiedeva termine per controdedurre.

La richiesta veniva trasmessa da CRDD al sottoscritto saggio avv. Maria Luisa Buonpensiere, che, nominato il 10 novembre 2006, aveva accettato la nomina il 15 novembre 2006. 

Con ordinanza del 30 novembre 2006  il Collegio, viste le repliche del resistente, visto l'art. 12 delle procedure di riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti", ritenuto opportuno, alla luce delle repliche del resistente e della richiesta del ricorrente, ottenere da entrambe le parti ulteriori precisazioni, onde garantire comunque la completezza del contraddittorio, concedeva (a) al ricorrente termine sino al 6 dicembre 2006 per controdeduzioni alle repliche del resistente, e (b) al resistente termine sino al 12 dicembre 2006  per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente.

Il 6 dicembre 2006 il ricorrente inviava a CRDD per e-mail proprie controdeduzioni e  documenti. A sua volta, il 12 dicembre 2006 la resistente inviava a C.R.D.D. per e-mail una replica alle controdeduzioni del ricorrente. 

Allegazioni delle parti.

1) Allegazioni del  ricorrente

Secondo la ricorrente, il titolare del nome a dominio (individuato in Sky Electronics di Giacomo Gualano) non avrebbe avuto alcun titolo per richiedere l'assegnazione  del nome a dominio in contestazione, essendo, fra le altre cose, il nome a dominio “sky.it” esattamente identico non solo al cuore della ditta denominazione sociale della ricorrente, ma anche al marchio comunitario n. 126425 “Sky”, di esclusiva titolarità della BSkyB. 

Quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la ricorrente la deduce:
a) dalla asserita rinomanza del proprio marchio in tutta l’Unione Europea;
b) dal fatto che il sito posto nella pagina web www.sky.it risulta in costruzione, non essendo dunque mai stato concretamente utilizzato;
c) dal fatto che se il vero intendimento del sig. Gualano fosse stato quello di promuovere la sua attività via Internet, egli avrebbe registrato, quanto meno, anche il nome a dominio “skyelectronics.it”, corrispondente alla sua ditta-denominazione sociale;
d) dal fatto che il sig. Gualano abbia registrato anche altri nomi a dominio, evidenziando dunque un chiaro disegno accaparratorio.

Chiedeva quindi la riassegnazione del nome a dominio a proprio favore.

2) Allegazioni del resistente.

La resistente Sky Electronics di Giacomo Gualano a sua volta deduceva, nelle proprie repliche, di essere iscritta alla camera di commercio dal 23.1.1995. Seppur tale iscrizione sia a nome di Gualano Giacomo, tuttavia essa riguarda la ditta Sky Electronics di Giacomo Gualano, come risulta dai docc. 3 e 4 delle memorie di replica e dunque antecedente rispetto al deposito del marchio comunitario n. 126425 “Sky” avvenuto da BSkyB l’1 aprile 1996; mentre l’iscrizione nell’albo artigiani avveniva in data 18 aprile 1996. A partire dal 23 gennaio 1995 Giacomo Gualano avrebbe dunque sempre operato come Sky Electronics.

La resistente negava quindi la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, sostenendo: 
a) di aver scelto il termine “Sky” essendo la sola parte caratterizzante, il cuore, della propria ditta, escludendo quindi la dicitura “electronics” in quanto poco caratterizzante;
b)  di non potersi parlare  di un disegno accaparratorio da parte del sig Giacomo Gualano, in quanto, nel periodo in cui egli aveva registrato il nome a dominio oggetto dell’odierna contestazione, era permesso registrare un solo nome a dominio a testa;
c)  che la circostanza che il sig. Giacomo Gualano abbia registrato altri nomi a dominio, privi di apparente relazione con il proprio nome, deriva dal fatto dal 2004 la Sky Electronics rivende e gestisce anche domini per propri clienti; e che comunque tali domini contengono espressioni talmente generiche da poter essere sfruttate da chiunque;
d) che non sussiste il cd. passive domain holding, ossia la detenzione passiva del sito, in quanto in realtà il dominio sky.it è utilizzato principalmente per servizi mail, ftp e http, ossia salvataggio e trasferimento di cartelle e file, su richiesta di clienti, in modalità sicure;
e) che il sito web è ancora in costruzione, in quanto in attesa di un progetto finanziato, essendo la Sky Electronics stata ammessa a partecipare all’iniziativa indetta dalla Camera di Commercio di Milano a supporto delle piccole medie industrie per la promozione dell’innovazione di prodotto/servizio/processo; iniziativa per la quale ha dovuto garantire la disponibilità del sito www.sky.it per almeno due anni. 
f) Che poi il nome a dominio sia stato sempre utilizzato, lo si deduce da un grafico prodotto come documento 18 alle memorie di replica. 

Ad ulteriore prova della mancanza di malafede nella registrazione del nome a dominio oggetto della presente contestazione, il ricorrente deduce che ha più volte ricevuto offerte per l’acquisto del nome a dominio sky.it; offerte alle quali tuttavia non ha mai dato seguito.

La resistente chiede dunque il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.

Motivi della decisione.

Questioni preliminari.

a) Sugli ulteriori termini per scritti difensivi.

In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione del resistente, il quale deduce da parte di questo collegio: 
(a) la violazione dell’art. 12 del Regolamento, consistente nel fatto che il collegio ha concesso ulteriori termini per controdeduzioni in accoglimento di un’istanza, come afferma la resistente, proposta illegittimamente da parte avversa, in mancanza di una norma che preveda che le parti possano avanzare siffatte istanze; 
(b) la violazione del principio del contraddittorio, nel momento in cui il collegio ha omesso di informare la resistente dell’istanza avversaria prima di concederla, privandola così, a suo dire, del suo legittimo diritto di sollevare eccezioni ed obiezioni sulla sua relativa opportunità.

Entrambe le eccezioni sono infondate. 

A tal proposito, occorre osservare che l’art. 10, II co. del Regolamento stabilisce che :”Il collegio assicura che il procedimento abbia luogo con la dovuta celerità. In casi eccezionali, il collegio può, su istanza di una delle parti o d’ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti”. A sua volta, l’art. 12 prevede che “in aggiunta al reclamo ed alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti”.

Ne consegue che, per quanto riguarda il primo punto, nulla vieta alle parti di proporre istanze al collegio; e d’altra parte, se in base all’articolo 12 delle procedure il collegio può a sua discrezione richiedere ulteriori precisazioni e documentazione alle parti, a maggior ragione può farlo si istanza di una di esse. Ciò trova conforto nella pacifica interpretazione che è stata fatta in passato della suddetta norma.

Per quanto riguarda la seconda eccezione, basterà osservare che se il potere di concedere termini per ulteriori deduzioni è discrezionale, viene comunque meno qualsiasi obbligo di consentire deduzioni su una eventuale istanza di parte in tal senso; deduzioni che comunque non avrebbero consentito di mantenere il procedimento entro i termini prefissati dalle norme.

E’ appena il caso di osservare, infatti, che data la mole delle difese delle parti e della documentazione prodotta (svariate centinaia di pagine), la disposizione di un termine anche per replicare alla richiesta di controdeduzioni del ricorrente avrebbe ridotto eccessivamente i termini rimasti alla parti per le difese di merito e per la decisione, che pure, di fatto, si è ridotta per il presente collegio a soli 3 giorni. 

D’altra parte, se da un lato le norme nulla prevedono sulla necessità che una tale istanza sia trasmessa alla controparte (e le precedenti decisioni confermano tale orientamento), dall’altro specificano che il collegio deve assicurare “che il procedimento abbia luogo con la dovuta celerità”.

Né può ritenersi che sia stato violato il principio del contraddittorio, in quanto il collegio, con l’ordinanza del 30 novembre 2006, ha concesso identico termine sia al ricorrente per controdeduzioni alle repliche del resistente, sia al resistente per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente.

b) Sulle produzioni documentali.

Parte ricorrente, con le proprie controdeduzioni, ha prodotto anche ulteriore documentazione. Peraltro, nella propria istanza la ricorrente British Sky Broadcasting non aveva richiesto termine per produzioni documentali; e di conseguenza il collegio aveva concesso termine solo per controdeduzioni.

In mancanza di autorizzazione del collegio a tali produzioni, la documentazione prodotta con le controdeduzioni non può essere presa in considerazione come da pacifico orientamento nelle procedure di riassegnazione. 

Per gli stessi motivi non può essere presa in considerazione la ulteriore documentazione prodotta con l’ultimo scritto difensivo dalla resistente, che parimenti non aveva chiesto alcuna autorizzazione per produzioni documentali.

Sgombrato così il campo alle varie eccezioni preliminari, si osserva quanto segue:

Nel merito

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome ”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (sky.it) sia identico al marchio comunitario n. 126425 depositato dalla ricorrente (BskyB).  E’ quindi evidente la confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
 

b) Sul diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Dunque, la British Sky Broadcasting Group ha fornito idonea prova di avere attualmente un diritto all’uso della denominazione “Sky”; prova costituita dalla documentazione attestante il deposito di identico marchio in data 1 aprile 1996.

Era quindi onere della resistente provare di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso dello stesso nome. 

Al riguardo, prevede l'art. 16.6, ultimo comma comma del Regolamento, che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 
1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2) è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”

Ritiene il collegio che la resistente abbia fornito la prova non di una sola, ma di tutte e tre le circostanze previste dal regolamento affinché l'assegnatario sia ritenuto aver titolo al nome a dominio.

Quanto ai primi due punti, occorre osservare che la resistente ha prodotto, con la prima memoria di replica, vari documenti (registro acquisti partita IVA, fatture a clienti 1995-1996; 1997-1998 e fatture da fornitori) da cui risulta un uso del nome “sky electronics”, risalente al 1995. In effetti il sig. Gualano ha operato come Sky Electronics dal 23.1.1995, data della sua iscrizione al registro degli esercenti il commercio, dunque antecedentemente rispetto al deposito del marchio comunitario da parte della British Sky Broadcasting, avvenuto in data 1.4.1996, ossia oltre un anno dopo.

In relazione a quanto previsto dal punto 1 dell’ultimo comma dell’art. 16,6 è da osservare che è la stessa British Sky Broadcasting ad affermare di aver contattato il sig. Gualano “facendo presente come la registrazione del nome a dominio in questione fosse in violazione dei diritti prioritari” della ricorrente soltanto nel 2002, nel momento in cui Sky Italia ha lanciato la sua piattaforma DTH nel nostro paese. Essendo stato il dominio registrato dalla Sky Electronics quattro anni prima, è evidente la ricorrenza della circostanza di dui all’art. 16.2 del regolamento.

In relazione al punto 2 dell’ultimo comma dell’art. 16,6, si deve affermare che se da un lato il nome a dominio registrato ed oggetto della presente contestazione è identico al cuore del marchio della British Sky Broadcasting, dall’altro esso è anche il cuore della ditta  resistente. 

Infine, in relazione al punto 3 dell’ultimo comma dell’art. 16,6, è evidente che la Sky Electronics non sta cercando di sviare la clientela della British Sky Broadcasting, visto che le due società offrono al pubblico servizi e prodotti alquanto differenti. L’attività del sig. Gualano consiste in “consulenza in materia tecnica, informatica, scientifica e software; assemblaggio computers e accessori noleggio macchine ufficio; vendita porta a porta di materiale tecnico, scientifico, informatico; riparazione computer e accessori commercio”, come risulta da una visura camerale effettuata il 3 novembre 2006; attività che dunque non è in concorrenza con quella della ricorrente, dedicata alla trasmissione di programmi televisivi. 

c) Sulla malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.6, ultimo comma del regolamento è di per sé assorbente ai fini della richiesta riassegnazione. 

Per completezza di esposizione si osserva che nel caso di specie, non risulta neppure la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio sky.it, richiesta dalle norme quale requisito per far luogo alla riassegnazione.

Dalla documentazione in atti non risulta affatto che prima della registrazione del dominio (3 aprile 1998) la resistente fosse a conoscenza del deposito del marchio da parte della BSkyB (1 aprile 1996) concesso il 24 settembre 1998. La ricorrente, nel proprio reclamo, afferma che nel periodo antecedente alla registrazione del nome a dominio da parte del resistente, era noto, in quanto riportato dalla stampa nazionale ed estera tra il 1995 e il 1998, che Rupert Murdoch, Presidente sia della News Corporation che della BSkyB, era deciso ad estendere le sue attività nel mercato italiano. In realtà, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, emerge solo una descrizione dettagliata della vicenda Murdoch-Berlusconi per la cessione di Mediaset, non la conoscibilità evidente del marchio Sky in Italia sin dal 1998. In particolare dal documento 20 prodotto dalla BSkyB emerge un confronto tra la situazione di televisione e stampa in Gran Bretagna e in Italia e progetti di espansione della tv satellitare BSkyB, senza però alcuno specifico riferimento al mercato italiano. Nel 1998 non era dunque così facilmente immaginabile che l’attività di BskyB si sarebbe ben presto estesa anche all’Italia. Non risulta dunque provata la conoscibilità in Italia di Sky sin dal 1998.

Per quanto riguarda la pretesa della ricorrente che il dominio non sia utilizzato in quanto in costruzione e quindi si sia in presenza di un passive domain holding indice di malafede, da un lato non ha rilevanza in tema di malafede al momento della registrazione (ma semmai solo in tema di malafede nel mantenimento), dall’altro è priva di basi in punto di fatto. La resistente ha infatti dimostrato che il sky.it è utilizzato principalmente per servizi mail, ftp e http, ossia salvataggio e trasferimento di cartelle e file, su richiesta di clienti, in modalità sicure.

Priva di fondamento è anche la pretesa della ricorrente di dedurre a carico del resistente un intento accaparratorio (cybersquatting). Basterà al riguardo osservare che allorché il dominio fu registrato, le regole di naming italiane allora vigenti consentivano la registrazione di un solo dominio a testa.

* * *

Ritiene quindi il collegio che da un lato la ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza dei requisiti necessari a far luogo alla riassegnazione; dall'altro la resistente abbia dimostrato di avere titolo alla registrazione ed al mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si respinge il ricorso della British Sky Broadcasting Group plc per la riassegnazione del dominio Sky.it, che rimane pertanto assegnato alla ditta Sky Electronics di Giacomo Gualano.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 15 dicembre 2006 

Avv. Maria Luisa Buonpensiere

 . 


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