Decisione domini skybet.it e sky-bet.it

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio SKYBET.IT e SKY-BET.IT Ricorrente: British Sky Broadcasting Group Plc (avv. Pier Luigi Roncaglia) Resistente: eItalsat di Paolo De Luca (avv. Giovanni Sillitti) Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto per e-mail a C.R.D.D il 6 febbraio 2013, la British Sky Broadcasting Group Plc e la Sky IP International Limited, entrambe con sede in Grant Way, Isleworth TW7 5Q, Middlesex, Regno Unito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti David Gormley e Cerlia Mary Pendery, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Pier Luigi Roncaglia, giusta procure generali alle liti rilasciate rispettivamente il 13 novembre 2009 a Isleworth (Regno Unito) e il 21 gennaio 2012 a Zug (Svizzera), regolarmente munite di apostilla ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, proponeva ricorso affinché fossero trasferiti a nome della seconda i nomi a dominio skybet.it e sky-bet.it, registrati dalla eItalsat di Paolo De Luca. Verificatane la regolarità del ricorso, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che i domini skybet.it e sky-bet.it erano stati registrati rispettivamente il 15 agosto 2010 ed il 6 giugno 2012, ed erano entrambi assegnati alla Eitalsat di Paolo De Luca; b) che entrambi i nomi a dominio erano stati sottoposti ad opposizione dalla Sky IP International Limited e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”; c) che digitando l’indirizzo http://www.skybet.it si giungeva ad sito web attivo, nella cui home page erano riportati in tempo reale risultati di partite di calcio di vari campionati, link a siti di scommesse, e via dicendo; d) che digitando l’indirizzo http://www.sky-bet.it si giungeva ad una pagina web contenente il nome del dominio e la scritta “Il sito è attualmente in costruzione. Vieni a trovarci prossimamente.”. Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il 27 febbraio 2013 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il Resistente riceveva il ricorso in data 1 marzo 2013. Il 21 marzo 2013 pervenivano via e-mail a C.R.D.D. repliche di eItalsat di Paolo De Luca, difeso dall’avv. Giovanni Sillitti giusta procura in calce alle repliche stesse. Seguivano per posta repliche e documentazione in formato cartaceo. C.R.D.D. inoltrava replica e documentazione al procuratore delle Ricorrenti e in data 22 marzo 2013 nominava quale esperto incaricato della decisione Enzo Fogliani, che il 25 marzo successivo accettava l’incarico. Il 26 marzo 2013 le Ricorrenti chiedevano termine per controdedurre alle repliche della Resistente. Con ordinanza del 28 marzo 2013 l’esperto disponeva termine sino all’8 aprile 2013 per controdeduzioni e produzioni documentali delle Ricorrenti, e termine al 18 aprile 2013 per ulteriori repliche e produzioni documentali della Resistente. Entrambe le parti depositavano scritti difensivi e documenti nei termini concessi. Allegazioni delle Ricorrenti. Le ricorrenti affermano che la British Sky Broadcasting Group Plc è una tra le maggiori imprese nel settore della pay tv e dell’intrattenimento in Gran Bretagna e Irlanda, che insieme alle sue società controllate trasmette i programmi SKY TV in molti Paesi e offre, attraverso le sue licenziatarie, una vasta gamma di prodotti e servizi contraddistinti dal marchio “Sky”, di cui è titolare assieme alla sua controllata Sky IP International Limited. Le ricorrenti documentano essere titolari di circa quattrocento marchi, sia nazionali che comunitari, tutti incentrati sul segno “Sky”; il primo di essi registrato in ambito nazionale sin dal 1 aprile 1996. Il marchio “Sky”, non avendo alcuna attinenza semantica con i prodotti e servizi che contraddistingue, dovrebbe secondo le Ricorrenti essere considerato un marchio forte. Fra i marchi da esse registrati, le Ricorrenti citano il marchio “Sky Bet”, oggetto di registrazione inglese n. 2303613 del 25 giugno 2002 e di registrazione comunitaria n. 010310043 del 3 ottobre 2011, che viene utilizzato dalla consociata Sky Betting and Gaming per offrire servizi sia tramite la piattaforma SKY sia tramite il sito Internet ospitato sul nome a dominio “skybet.com” di titolarità di British SKY Broadcasting Group Plc sin dal 1998. Le Ricorrenti affermano di aver recentemente appreso che, in data 15 agosto 2010, l’impresa individuale eItalsat di Paolo De Luca aveva ottenuto la registrazione del nome a dominio skybet.it. Ritenendo che il sig. De Luca non avesse alcun titolo alla registrazione e fosse in malafede, le Ricorrenti lo avevano contattato tramite i loro legali al fine di ottenere il trasferimento a loro favore del nome a dominio in questione. Il sig. De Luca non solo non aveva dato alcun esito positivo a tale richiesta, ma aveva successivamente depositato il 25 maggio 2012 domanda di marchio comunitario n. 010912202 “Skybet”, domanda ancora in corso di valutazione. Nel frattempo, a partire da tale mese, il nome a dominio skybet.it veniva utilizzato per fornire un servizio di aggiornamento di risultati calcistici mediante framing di un sito terzo (www.diretta-calcio.it). In seguito, la eItalsat di Paolo De Luca aveva registrato anche il dominio sky-bet.it, che sarebbe stato offerto in vendita, su alcuni forum internet, per una somma pari a 50.000 dollari. Ritenendo che il sig. Paolo De Luca non abbia alcun diritto o titolo sui nomi a dominio in contestazione, e che essi siano stati registrati e siano mantenuti in malafede in violazione dei diritti di privativa delle Ricorrenti, queste ne richiedono la riassegnazione a favore della Sky IP International Limited, che ha a suo tempo proposto innanzi al Registro opposizione ai suddetti domini. Repliche di parte Resistente Da parte sua il sig. Paolo De Luca, difeso dall’avv. Giovanni Sillitti, contesta che la sua condotta non sia di buona fede e che la registrazione dei domini in contestazioni violi diritti di privativa delle Ricorrenti. Al riguardo, nega che il marchio Sky possa essere considerato un marchio forte, ed in particolare che sia di forza tale da consentire alle Ricorrenti di riservare per se stessi qualsiasi combinazione di termini comuni che lo contenga. Sostiene inoltre che la sua registrazione del nome a dominio skybet.it sarebbe avvenuta quasi due anni prima della registrazione marchio comunitario “sky bet” effettuato dalle Ricorrenti, e che legittimamente egli avrebbe registrato in Italia il marchio skybet, che sarebbe significativamente diverso da quello delle Ricorrenti, non avendo alcuno spazio fra le parole sky e bet. Le repliche del Resistente sono completate da specifiche contestazioni agli elementi evidenziati dalle ricorrenti per dimostrare la sua malafede. Conclude quindi chiedendo “il rigetto delle richieste effettuate dalla parte ricorrente Sky IP International Limited, formulando espressamente richiesta che soprattutto il dominio skybet.it non sia sottoposto alla relativa procedura di riassegnazione.” Ulteriori scritti difensivi delle parti. Nelle proprie controdeduzioni, le Ricorrenti contestano punto per punto le argomentazioni avversarie, producendo a sostegno delle proprie tesi alcune pronunce giurisprudenziali a favore di società del proprio gruppo. In particolare, le Ricorrenti escludono abbia alcuna rilevanza la circostanza che il marchio identico al dominio in contestazione sia stato da loro registrato dopo il nome a dominio. Da parte sua il Resistente contesta l’attinenza delle pronunce giurisprudenziali prodotte da controparte, deduce che la sua attività istituzionale è diversa da quella delle ricorrenti, sottolinea che queste ultime non potrebbero comunque svolgere attività di accettazione delle scommesse in Italia, in quanto prive della necessaria licenza; licenza che al contrario aveva una società con la quale il Resistente aveva stretto accordi per l’utilizzo dei domini in questione. Entrambe le parti ribadiscono pertanto le proprie conclusioni. Motivi della decisione 1) Sulla identità o confondibilità del nome a dominio. Secondo il regolamento, primo elemento da verificare in un procedimento di riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a), sia “identico” oppure “tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”. La prima questione da risolvere è quindi se le Ricorrenti vantino o meno diritti di privativa su segni identici o confondibili ai nomi a dominio in contestazione. La risposta è positiva. Le Ricorrenti sono titolari dei marchio inglese skybet, registrato nel Regno Unito il 25 giugno 2002 al n. 2303613, e del marchio comunitario sky bet, registrato il 3 ottobre 2011 al n. 010310043. I due nomi a dominio in contestazione soddisfano entrambi il requisito di essere identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti (art. 3.6, I comma, lett. a). Il dominio skybet.it è infatti identico sia al marchio registrato nel Regno Unito, sia a quello comunitario, non essendo rilevante – rispetto a quest’ultimo – la mancanza dello spazio fra le parole sky e bet, che in quanto tale non può essere inserito in un nome a dominio. Il dominio sky-bet.it è invece sicuramente confondibile con entrambi i marchi, differendo da essi solo per l’esistenza di un trattino fra le parole sky e bet. Al riguardo, il rilievo del Resistente secondo cui, in relazione al dominio skybet.it, il relativo marchio comunitario sarebbe stato registrato dopo la registrazione del dominio, è irrilevante, per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la registrazione n. 2303613 il 25 giugno 2002 nel Regno Unito del marchio skybet costituisce indubbiamente un diritto di privativa a favore delle Ricorrenti, ed è sicuramente anteriore alla registrazione da parte del sig. De Luca del dominio skybet.it, avvenuta nel 2010. In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che un diritto su tale marchio potesse desumersi solo dalla registrazione comunitaria n. 010310043 del 3 ottobre 2011, successiva alla registrazione del suddetto dominio, la circostanza sarebbe comunque irrilevante, in quanto il regolamento non specifica affatto che il nome a dominio, per poter essere oggetto di riassegnazione, debba essere identico o confondibile con un marchio su cui il Ricorrente vantava diritti al momento della registrazione, ben potendo quindi tale diritto sorgere in momento successivo. Al riguardo, si ricorda che in tal senso è l’orientamento nelle procedure di riassegnazione (MAP) che si svolgono sotto l’egida di ICANN, il cui regolamento (UDRP) contiene previsione normativa identica a quella del regolamento italiano. In tali casi, è stato esattamente osservato che il regolamento richiede soltanto che il diritto del ricorrente su un segno distintivo identico o confondibile con il nome a dominio di cui si chiede la riassegnazione deve sussistere al momento in cui viene iniziata la procedura (per le procedure italiane, più esattamente, l’opposizione). L’eventuale inesistenza di tale diritto al momento in cui il dominio in contestazione era stato registrato può valere semmai in relazione alla prova della malafede nella registrazione del dominio, non potendosi essa desumere dal semplice fatto che un marchio identico o similare era già stato registrato (si vedano, tra le tante: decisione WIPO n. D2003-0527, dominio svenskaspel.com; decisione WIPO n. D2007-0856, dominio iscrub.com; etc.). Si ritiene quindi che sussista per entrambi i nomi a dominio il requisito dell’identità o confondibilità richiesto dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del regolamento. 2) Sul diritto o titolo del Resistente ai nomi a dominio in contestazione. Per quanto riguarda il secondo requisito richiesto dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, ossia che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione (dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del regolamento), è necessario distinguere i due nomi a dominio in contestazione. 2.a) In relazione al dominio sky-bet.it Per quanto riguarda il dominio sky-bet.it, il Resistente non ha dimostrato né di aver alcun diritto di privativa né che sussista alcuna delle tre circostanze da cui l’art. 3.6 del regolamento autorizza la deduzione di un titolo al nome a dominio in contestazione. Anzitutto, non è provato che “prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”. Come già indicato, il dominio sky-bet.it è stato registrato il 6 giugno 2012. Il Resistente ha genericamente affermato di aver avviato una collaborazione con tale soc. Quantico s.r.l., che sarebbe stata soggetto abilitato dall’AAMS all’accettazione delle scommesse, e di aver poi successivamente – dopo la cessazione dell’attività di tale società – stretto un accordo con la soc. Scommesseitalia s.r.l., anch’essa abilitata dall’AAMS all’accettazione delle scommesse. Tuttavia, si tratta di affermazioni prive di alcun riscontro. Per quanto attiene alla soc. Quantico, sono state semplicemente prodotte alcune fatture di eItalsat a tale società, emesse dal settembre 2007 al maggio 2010, dalle quali peraltro non si evince affatto la preparazione di un sito web per offrire al pubblico servizi inerenti alle scommesse da porre sul dominio, quanto piuttosto la fornitura di servizi vari da parte di eItalsat alla Quantico. Solo una di esse (la prima, del 2007) si riferisce ad un “servizio livescore soccer e tennis”; tutte le altre sono relative ad altri servizi. Le fatture si riferiscono infatti genericamente a “fornitura dati”, “fornitura banda”, o addirittura servizi di impiantistica, quali “istallazione antenna internet”, “passaggio cavi e fornitura tv satellitare”, “smontaggio e istallazione monitor” e financo “istallazione Sky nuovo ufficio” (!). Per quanto riguarda invece l’asserito accordo con Scommesseitalia s.r.l, la documentazione che dovrebbe provarlo si limita alla schermata della home page del sito posto sul dominio scommesseitalia.it, sito nel quale peraltro non solo non si trova alcuna traccia del presunto accordo, ma neppure del nome della Resistente. L’asserzione secondo cui il Resistente si sarebbe preparato in buona fede ad usare il dominio per l’offerta al pubblico di beni o servizi prima di conoscere l’opposizione al dominio è quindi rimasta del tutto indimostrata. Parimenti, è da escludere che il Ricorrente sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”. Non solo ciò non è stato dimostrato, ma è escluso possa esserlo, sia perché il nome della ditta del Resistente è del tutto diverso, sia perché il dominio non risulta mai essere stato usato se non per porvi una home page con il nome del dominio stesso e la scritta che il sito è in costruzione. Per il medesimo motivo è escluso che il Ricorrente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, del dominio in contestazione, in quanto la suddetta home page risulta sul sito sin dalla sua registrazione. 2.b) In relazione al dominio skybet.it Parzialmente diverso il discorso relativo al dominio skybet.it. In relazione ad esso, risulta che il Resistente ha depositato il 25 maggio 2012 domanda di registrazione n. 010912202 di identico marchio comunitario (skybet.it); circostanza questa pacifica fra le parti. Detta domanda risulta, alla data in cui è resa la presente decisione, ancora in corso di valutazione. Non si ignora che in precedenti decisioni in procedure di riassegnazione gli esperti hanno ritenuto non essere competenti a valutare se la registrazione di un marchio fosse o meno nulla; così come non ignora il generale orientamento che ritiene rilevante ai fini della tutelabilità del marchio il momento del deposito della domanda piuttosto che quello della registrazione. Ciò presuppone però che il marchio sia stato effettivamente registrato. Nel caso di specie, invece, il marchio non risulta ancora registrato (essendo la domanda della eItalsat di Paolo De Luca tuttora in corso di valutazione), sicché al momento il mero deposito della domanda di marchio comunitario non costituisce – in pendenza di valutazione – un diritto di privativa in capo al Resistente sul marchio skybet. E’ pacifico e documentato che la domanda di registrazione del marchio comunitario skybet.it è stata depositata nel maggio 2012, appena due mesi dopo l’istaurazione da parte della Sky IP International Limited del procedimento di opposizione al dominio skybet.it. Dato che, secondo la Corte giustizia Comunità europee, “ai fini della valutazione della mala fede del richiedente il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario; in particolare: il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza lo stesso marchio almeno in uno dei paesi membri e la registrazione ha lo scopo di impedire la continuazione di tale utilizzazione” (sent. 11 giugno 2009, n. 529/07, in Dir. ind., 2009, 527), e che è pacifico sia l’uso del dominio skybet.com da parte delle Ricorrenti sin dal 1998, sia la registrazione da parte loro nel Regno Unito del marchio skybet sin dal 2002, non solo al momento il medesimo marchio comunitario depositato dal Resistente è privo di protezione perché non ancora registrato, ma è escluso a priori possa mai esserlo, in quanto carente dei requisiti. D’altra parte, ammettere che il semplice deposito di una domanda di registrazione di marchio successiva alla registrazione del dominio, non seguita poi da una effettiva registrazione del marchio stesso, sia di per sé sufficiente a stabilire un diritto sul nome a dominio in contestazione, condurrebbe alla possibilità che chiunque si veda opposto il dominio (anche da un soggetto portatore di un legittimo diritto di privativa) possa sottrarsi alla procedura di riassegnazione semplicemente depositando una strumentale domanda di registrazione del marchio, pur essendo privo su di esso di qualsivoglia diritto. Il che, pur essendo ciò che ha fatto il resistente, non può essere condiviso. E’ escluso quindi che al momento la Resistente possa considerarsi titolare di un diritto di privativa sul segno skybet. Né, anche per questo nome a dominio, sussiste alcuna delle circostanze da cui l’art. 3.6 del regolamento autorizza a dedurre un diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione. Per quanto attiene all’asserita preparazione all’uso del dominio in buona fede, essendo state per entrambi i domini in contestazione dedotte dal resistente le medesime eccezioni, valgono le medesime considerazioni volte per il dominio sky-bet.it, essendo irrilevante – viste le date della documentazione prodotta – la circostanza che il domino skybet.it sia stato registrato due anni prima dell’altro. E’ escluso anche che il Ricorrente sia conosciuto con il nome skybet.it, o che il suo utilizzo sia tale da poterne dedurre un titolo al nome a dominio stesso. Per stessa affermazione del Resistente, il dominio “è stato ampiamente utilizzato effettuando un framing di un servizio di aggiornamento sul sito terzo www.diretta-calcio.it”, ma soltanto dopo l’avvio del procedimento di opposizione da parte della Sky IP International Limited. . Si ritiene pertanto che la eItalsat di Paolo De Luca non abbia alcun diritto o titolo ai nomi a dominio skybet.it e sky-bet.it. 3) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, appare evidente che la registrazione dei due nomi a dominio è stata effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente" (art. 3.7, lett. d) del Regolamento) o comunque “per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente” (art. 3.7, lett. b) del Regolamento). Anzitutto, è pacifico che le Ricorrenti utilizzino il dominio skybet.com sin dal 1998 per attività di scommesse, come è pacifico che abbiano registrato sin dal 2020 il marchio skybet nel Regno Unito. Che i domini siano stati registrati allo scopo di svolgere attività in concorrenza con quella delle Ricorrenti si deduce dalle stesse affermazioni del Resistente, laddove (pur senza dimostrarlo) sostiene che “nell’ambito dell’operazione che ha portato la resistente alla registrazione del nome a dominio in contestazione vi è un accordo stipulato con Scommesse Italia titolare della licenza AAMS per poter operare nel settore delle scommesse e del gioco a distanza in Italia”. E’ quindi agevole dedurre che la scelta dei nomi skybet e sky-bet quali nomi a dominio è stata volontariamente posta in essere proprio per sfruttare la notorietà acquisita su internet dal marchio delle ricorrenti. Sotto questo profilo, è ulteriore elemento di conferma della malafede il fatto, documentato dalle Ricorrenti, che i domini siano stati offerti in vendita dal Resistente su internet, per un certo periodo di tempo, per somme sino a 50.000 dollari. Sul punto, l’affermazione che ciò sarebbe stato fatto dal sig. De Luca perché aveva bisogno di danaro, non serve ad dimostrare la buonafede del Resistente, ma semmai a confermarne la malafede. L’alto valore cui erano stati posti in vendita (oltre 1.000 volte il costo di registrazione e mantenimento annuale) due domini su cui, a quel tempo, non era posto nulla, deriva evidentemente dalla loro identità o somiglianza – ben nota al sig. De Luca - con il marchio sky bet della ricorrente; marchio, si noti, che in alcune di tali offerte di vendita del Resistente è stato riprodotto esattamente anche nella forma grafica a colori, come documentato dalle Ricorrenti. I nomi a dominio in contestazione sono stati pertanto registrati e mantenuti entrambi in malafede. Sussistendo le condizioni richieste dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso merita di essere accolto. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio skybet.it e sky-bet.it alla Sky IP International Limited con sede in Grant Way, Isleworth TW7 5Q, Middlesex, Regno Unito La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 23 aprile 2013 Enzo Fogliani

Allegazioni delle Ricorrenti.

Le ricorrenti affermano che la British Sky Broadcasting Group Plc è una tra le maggiori imprese nel settore della pay tv e dell’intrattenimento in Gran Bretagna e Irlanda, che insieme alle sue società controllate trasmette i programmi SKY TV in molti Paesi e offre, attraverso le sue licenziatarie, una vasta gamma di prodotti e servizi contraddistinti dal marchio “Sky”, di cui è titolare assieme alla sua controllata Sky IP International Limited.

Le ricorrenti documentano essere titolari di circa quattrocento marchi, sia nazionali che comunitari, tutti incentrati sul segno “Sky”; il primo di essi registrato in ambito nazionale sin dal 1 aprile 1996. Il marchio “Sky”, non avendo alcuna attinenza semantica con i prodotti e servizi che contraddistingue, dovrebbe secondo le Ricorrenti essere considerato un marchio forte.

Fra i marchi da esse registrati, le Ricorrenti citano il marchio “Sky Bet”, oggetto di registrazione inglese n. 2303613 del 25 giugno 2002 e di registrazione comunitaria n. 010310043 del 3 ottobre 2011, che viene utilizzato dalla consociata Sky Betting and Gaming per offrire servizi sia tramite la piattaforma SKY sia tramite il sito Internet ospitato sul nome a dominio “skybet.com” di titolarità di British SKY Broadcasting Group Plc sin dal 1998.

Le Ricorrenti affermano di aver recentemente appreso che, in data 15 agosto 2010, l’impresa individuale eItalsat di Paolo De Luca aveva ottenuto la registrazione del nome a dominio skybet.it. Ritenendo che il sig. De Luca non avesse alcun titolo alla registrazione e fosse in malafede, le Ricorrenti lo avevano contattato tramite i loro legali al fine di ottenere il trasferimento a loro favore del nome a dominio in questione. Il sig. De Luca non solo non aveva dato alcun esito positivo a tale richiesta, ma aveva successivamente depositato il 25 maggio 2012 domanda di marchio comunitario n. 010912202 “Skybet”, domanda ancora in corso di valutazione. Nel frattempo, a partire da tale mese, il nome a dominio skybet.it veniva utilizzato per fornire un servizio di aggiornamento di risultati calcistici mediante framing di un sito terzo (www.diretta-calcio.it).

In seguito, la eItalsat di Paolo De Luca aveva registrato anche il dominio sky-bet.it, che sarebbe stato offerto in vendita, su alcuni forum internet, per una somma pari a 50.000 dollari.

Ritenendo che il sig. Paolo De Luca non abbia alcun diritto o titolo sui nomi a dominio in contestazione, e che essi siano stati registrati e siano mantenuti in malafede in violazione dei diritti di privativa delle Ricorrenti, queste ne richiedono la riassegnazione a favore della Sky IP International Limited, che ha a suo tempo proposto innanzi al Registro opposizione ai suddetti domini.

Repliche di parte Resistente

Da parte sua il sig. Paolo De Luca, difeso dall’avv. Giovanni Sillitti, contesta che la sua condotta non sia di buona fede e che la registrazione dei domini in contestazioni violi diritti di privativa delle Ricorrenti. Al riguardo, nega che il marchio Sky possa essere considerato un marchio forte, ed in particolare che sia di forza tale da consentire alle Ricorrenti di riservare per se stessi qualsiasi combinazione di termini comuni che lo contenga.

Sostiene inoltre che la sua registrazione del nome a dominio skybet.it sarebbe avvenuta quasi due anni prima della registrazione marchio comunitario “sky bet” effettuato dalle Ricorrenti, e che legittimamente egli avrebbe registrato in Italia il marchio skybet, che sarebbe significativamente diverso da quello delle Ricorrenti, non avendo alcuno spazio fra le parole sky e bet.

Le repliche del Resistente sono completate da specifiche contestazioni agli elementi evidenziati dalle ricorrenti per dimostrare la sua malafede.

Conclude quindi chiedendo “il rigetto delle richieste effettuate dalla parte ricorrente Sky IP International Limited, formulando espressamente richiesta che soprattutto il dominio skybet.it non sia sottoposto alla relativa procedura di riassegnazione.”

Ulteriori scritti difensivi delle parti.

Nelle proprie controdeduzioni, le Ricorrenti contestano punto per punto le argomentazioni avversarie, producendo a sostegno delle proprie tesi alcune pronunce giurisprudenziali a favore di società del proprio gruppo.

In particolare, le Ricorrenti escludono abbia alcuna rilevanza la circostanza che il marchio identico al dominio in contestazione sia stato da loro registrato dopo il nome a dominio.

Da parte sua il Resistente contesta l’attinenza delle pronunce giurisprudenziali prodotte da controparte, deduce che la sua attività istituzionale è diversa da quella delle ricorrenti, sottolinea che queste ultime non potrebbero comunque svolgere attività di accettazione delle scommesse in Italia, in quanto prive della necessaria licenza; licenza che al contrario aveva una società con la quale il Resistente aveva stretto accordi per l’utilizzo dei domini in questione.

Entrambe le parti ribadiscono pertanto le proprie conclusioni.

Motivi della decisione

1)    Sulla identità o confondibilità del nome a dominio.

Secondo il regolamento, primo elemento da verificare in un procedimento di riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a), sia “identico” oppure “tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”.

La prima questione da risolvere è quindi se le Ricorrenti vantino o meno diritti di privativa su segni identici o confondibili ai nomi a dominio in contestazione.

La risposta è positiva. Le Ricorrenti sono titolari dei marchio inglese skybet, registrato nel Regno Unito il 25 giugno 2002 al n. 2303613, e del marchio comunitario sky bet, registrato il 3 ottobre 2011 al n. 010310043.

I due nomi a dominio in contestazione soddisfano entrambi il requisito di essere identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti (art. 3.6, I comma, lett. a). Il dominio skybet.it è infatti identico sia al marchio registrato nel Regno Unito, sia a quello comunitario, non essendo rilevante – rispetto a quest’ultimo – la mancanza dello spazio fra le parole sky e bet, che in quanto tale non può essere inserito in un nome a dominio. Il dominio sky-bet.it è invece sicuramente confondibile con entrambi i marchi, differendo da essi solo per l’esistenza di un trattino fra le parole sky e bet.

Al riguardo, il rilievo del Resistente secondo cui, in relazione al dominio skybet.it, il relativo marchio comunitario sarebbe stato registrato dopo la registrazione del dominio, è irrilevante, per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, la registrazione n. 2303613 il 25 giugno 2002 nel Regno Unito del marchio skybet costituisce indubbiamente un diritto di privativa a favore delle Ricorrenti, ed è sicuramente anteriore alla registrazione da parte del sig. De Luca del dominio skybet.it, avvenuta nel 2010.

In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che un diritto su tale marchio potesse desumersi solo dalla registrazione comunitaria n. 010310043 del 3 ottobre 2011, successiva alla registrazione del suddetto dominio, la circostanza sarebbe comunque irrilevante, in quanto il regolamento non specifica affatto che il nome a dominio, per poter essere oggetto di riassegnazione, debba essere identico o confondibile con un marchio su cui il Ricorrente vantava diritti al momento della registrazione, ben potendo quindi tale diritto sorgere in momento successivo.

Al riguardo, si ricorda che in tal senso è l’orientamento nelle procedure di riassegnazione (MAP) che si svolgono sotto l’egida di ICANN, il cui regolamento (UDRP) contiene previsione normativa identica a quella del regolamento italiano.

In tali casi, è stato esattamente osservato che il regolamento richiede soltanto che il diritto del ricorrente su un segno distintivo identico o confondibile con il nome a dominio di cui si chiede la riassegnazione deve sussistere al momento in cui viene iniziata la procedura (per le procedure italiane, più esattamente, l’opposizione). L’eventuale inesistenza di tale diritto al momento in cui il dominio in contestazione era stato registrato può valere semmai in relazione alla prova della malafede nella registrazione del dominio, non potendosi essa desumere dal semplice fatto che un marchio identico o similare era già stato registrato (si vedano, tra le tante: decisione WIPO n. D2003-0527, dominio svenskaspel.com; decisione WIPO n. D2007-0856, dominio iscrub.com; etc.).

Si ritiene quindi che sussista per entrambi i nomi a dominio il requisito dell’identità o confondibilità richiesto dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del regolamento.

2)    Sul diritto o titolo del Resistente ai nomi a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il secondo requisito richiesto dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, ossia che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione (dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del regolamento), è necessario distinguere i due nomi a dominio in contestazione.

2.a) In relazione al dominio sky-bet.it

Per quanto riguarda il dominio sky-bet.it, il Resistente non ha dimostrato né di aver alcun diritto di privativa né che sussista alcuna delle tre circostanze da cui l’art. 3.6 del regolamento autorizza la deduzione di un titolo al nome a dominio in contestazione.

Anzitutto, non è provato che “prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”. Come già indicato, il dominio sky-bet.it è stato registrato il 6 giugno 2012. Il Resistente ha genericamente affermato di aver avviato una collaborazione con tale soc. Quantico s.r.l., che sarebbe stata soggetto abilitato dall’AAMS all’accettazione delle scommesse, e di aver poi successivamente – dopo la cessazione dell’attività di tale società – stretto un accordo con la soc. Scommesseitalia s.r.l., anch’essa abilitata dall’AAMS all’accettazione delle scommesse. Tuttavia, si tratta di affermazioni prive di alcun riscontro.

Per quanto attiene alla soc. Quantico, sono state semplicemente prodotte alcune fatture di eItalsat a tale società, emesse dal settembre 2007 al maggio 2010, dalle quali peraltro non si evince affatto la preparazione di un sito web per offrire al pubblico servizi inerenti alle scommesse da porre sul dominio, quanto piuttosto la fornitura di servizi vari da parte di eItalsat alla Quantico. Solo una di esse (la prima, del 2007) si riferisce ad un “servizio livescore soccer e tennis”; tutte le altre sono relative ad altri servizi. Le fatture si riferiscono infatti genericamente a “fornitura dati”, “fornitura banda”, o addirittura servizi di impiantistica, quali “istallazione antenna internet”, “passaggio cavi e fornitura tv satellitare”, “smontaggio e istallazione monitor” e financo “istallazione Sky nuovo ufficio” (!).

Per quanto riguarda invece l’asserito accordo con Scommesseitalia s.r.l, la documentazione che dovrebbe provarlo si limita alla schermata della home page del sito posto sul dominio scommesseitalia.it, sito nel quale peraltro non solo non si trova alcuna traccia del presunto accordo, ma neppure del nome della Resistente.

L’asserzione secondo cui il Resistente si sarebbe preparato in buona fede ad usare il dominio per l’offerta al pubblico di beni o servizi prima di conoscere l’opposizione al dominio è quindi rimasta del tutto indimostrata.

Parimenti, è da escludere che il Ricorrente sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”. Non solo ciò non è stato dimostrato, ma è escluso possa esserlo, sia perché il nome della ditta del Resistente è del tutto diverso, sia perché il dominio non risulta mai essere stato usato se non per porvi una home page con il nome del dominio stesso e la scritta che il sito è in costruzione.

Per il medesimo motivo è escluso che il Ricorrente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, del dominio in contestazione, in quanto la suddetta home page risulta sul sito sin dalla sua registrazione.

2.b) In relazione al dominio skybet.it

Parzialmente diverso il discorso relativo al dominio skybet.it. In relazione ad esso, risulta che il Resistente ha depositato il 25 maggio 2012 domanda di registrazione n. 010912202 di identico marchio comunitario (skybet.it); circostanza questa pacifica fra le parti. Detta domanda risulta, alla data in cui è resa la presente decisione, ancora in corso di valutazione.

Non si ignora che in precedenti decisioni in procedure di riassegnazione gli esperti hanno ritenuto non essere competenti a valutare se la registrazione di un marchio fosse o meno nulla; così come non ignora il generale orientamento che ritiene rilevante ai fini della tutelabilità del marchio il momento del deposito della domanda piuttosto che quello della registrazione. Ciò presuppone però che il marchio sia stato effettivamente registrato.

Nel caso di specie, invece, il marchio non risulta ancora registrato (essendo la domanda della eItalsat di Paolo De Luca tuttora in corso di valutazione), sicché al momento il mero deposito della domanda di marchio comunitario non costituisce – in pendenza di valutazione – un diritto di privativa in capo al Resistente sul marchio skybet.

E’ pacifico e documentato che la domanda di registrazione del marchio comunitario skybet.it è stata depositata nel maggio 2012, appena due mesi dopo l’istaurazione da parte della Sky IP International Limited del procedimento di opposizione al dominio skybet.it.

Dato che, secondo la Corte giustizia Comunità europee, “ai fini della valutazione della mala fede del richiedente il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario; in particolare: il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza lo stesso marchio almeno in uno dei paesi membri e la registrazione ha lo scopo di impedire la continuazione di tale utilizzazione” (sent. 11 giugno 2009, n. 529/07, in Dir. ind., 2009, 527), e che è pacifico sia l’uso del dominio skybet.com da parte delle Ricorrenti sin dal 1998, sia la registrazione da parte loro nel Regno Unito del marchio skybet sin dal 2002, non solo al momento il medesimo marchio comunitario depositato dal Resistente è privo di protezione perché non ancora registrato, ma è escluso a priori possa mai esserlo, in quanto carente dei requisiti.

D’altra parte, ammettere che il semplice deposito di una domanda di registrazione di marchio successiva alla registrazione del dominio, non seguita poi da una effettiva registrazione del marchio stesso, sia di per sé sufficiente a stabilire un diritto sul nome a dominio in contestazione, condurrebbe alla possibilità che chiunque si veda opposto il dominio (anche da un soggetto portatore di un legittimo diritto di privativa) possa sottrarsi alla procedura di riassegnazione semplicemente depositando una strumentale domanda di registrazione del marchio, pur essendo privo su di esso di qualsivoglia diritto. Il che, pur essendo ciò che ha fatto il resistente, non può essere condiviso.

E’ escluso quindi che al momento la Resistente possa considerarsi titolare di un diritto di privativa sul segno skybet.

Né, anche per questo nome a dominio, sussiste alcuna delle circostanze da cui l’art. 3.6 del regolamento autorizza a dedurre un diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto attiene all’asserita preparazione all’uso del dominio in buona fede, essendo state per entrambi i domini in contestazione dedotte dal resistente le medesime eccezioni, valgono le medesime considerazioni volte per il dominio sky-bet.it, essendo irrilevante – viste le date della documentazione prodotta – la circostanza che il domino skybet.it sia stato registrato due anni prima dell’altro.

E’ escluso anche che il Ricorrente sia conosciuto con il nome skybet.it, o che il suo utilizzo sia tale da poterne dedurre un titolo al nome a dominio stesso. Per stessa affermazione del Resistente, il dominio “è stato ampiamente utilizzato effettuando un framing di un servizio di aggiornamento sul sito terzo www.diretta-calcio.it”, ma soltanto dopo l’avvio del procedimento di opposizione da parte della Sky IP International Limited. .

Si ritiene pertanto che la eItalsat di Paolo De Luca non abbia alcun diritto o titolo ai nomi a dominio skybet.it e sky-bet.it.

3)    Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, appare evidente che la registrazione dei due nomi a dominio è stata effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente" (art. 3.7, lett. d) del Regolamento) o comunque “per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente” (art. 3.7, lett. b) del Regolamento).

Anzitutto, è pacifico che le Ricorrenti utilizzino il dominio skybet.com sin dal 1998 per attività di scommesse, come è pacifico che abbiano registrato sin dal 2020 il marchio skybet nel Regno Unito.

Che i domini siano stati registrati allo scopo di svolgere attività in concorrenza con quella delle Ricorrenti si deduce dalle stesse affermazioni del Resistente, laddove (pur senza dimostrarlo) sostiene che “nell’ambito dell’operazione che ha portato la resistente alla registrazione del nome a dominio in contestazione vi è un accordo stipulato con Scommesse Italia titolare della licenza AAMS per poter operare nel settore delle scommesse e del gioco a distanza in Italia”.

E’ quindi agevole dedurre che la scelta dei nomi skybet e sky-bet quali nomi a dominio è stata volontariamente posta in essere proprio per sfruttare la notorietà acquisita su internet dal marchio delle ricorrenti. Sotto questo profilo, è ulteriore elemento di conferma della malafede il fatto, documentato dalle Ricorrenti, che i domini siano stati offerti in vendita dal Resistente su internet, per un certo periodo di tempo, per somme sino a 50.000 dollari. Sul punto, l’affermazione che ciò sarebbe stato fatto dal sig. De Luca perché aveva bisogno di danaro, non serve ad dimostrare la buonafede del Resistente, ma semmai a confermarne la malafede. L’alto valore cui erano stati posti in vendita (oltre 1.000 volte il costo di registrazione e mantenimento annuale) due domini su cui, a quel tempo, non era posto nulla, deriva evidentemente dalla loro identità o somiglianza – ben nota al sig. De Luca - con il marchio sky bet della ricorrente; marchio, si noti, che in alcune di tali offerte di vendita del Resistente è stato riprodotto esattamente anche nella forma grafica a colori, come documentato dalle Ricorrenti.

I nomi a dominio in contestazione sono stati pertanto registrati e mantenuti entrambi in malafede.

Sussistendo le condizioni richieste dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso merita di essere accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio skybet.it e sky-bet.it alla Sky IP International Limited con sede in Grant Way, Isleworth TW7 5Q, Middlesex, Regno Unito

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 23 aprile 2013

Enzo Fogliani