Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
skyitalia.it

Ricorrente: British Sky Broadcasting Limited (Società Italiana Brevetti  s.p.a., avv. Pierluigi Roncaglia)
Resistente: Alfonline S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail il 30 giugno 2003 la British Sky Broadcasting Limited (d’ora in avanti “BSkyB”) in persona del suo company secretary e legale rappresentante signor David Gormley, con sede in Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD (Regno Unito), rappresentata dalla Società Italiana Brevetti S.p.A. e da tutti i mandatari domiciliati presso di essa fra cui l’avv. prof. Pier Luigi Roncaglia, ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Firenze, corso dei Tintori, 25, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio skyitalia.it, registrato dalla Alfonline S.r.l., con sede legale in Castelletto Sopra Ticino (Novara), via Aronco, 98, e sede amministrativa in Milano, via Privata Barelli Armida, 1.

In data 1 luglio 2003 la segreteria della CRDD comunicava per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority l’arrivo del ricorso e verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.skyitalia.it

  Le verifiche confermavano i dati forniti dal ricorrente e consentivano di appurare in particolare:

  • · che il dominio skyitalia.it risultava assegnato alla Alfonline s.r.l.  dal 7 ottobre 2002; 
  • · che il dominio skyitalia.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 31 marzo 2003;
  • · che all’indirizzo www.skyitalia.it corrispondeva una sola pagina contenente la foto di un cielo nuvoloso, con in calce la scritta: “Cieli d'Italia - In questo sito potrete trovare le più belle foto dei cieli d'Italia - se volete potete inviarci già le vostre foto all'indirizzo e-mail: info@skyitalia.it” 


 Ricevuto l'originale cartaceo del ricorso e verificatane la regolarità, CRDD provvedeva ad inviarlo per raccomandata al resistente con la documentazione ad esso allegata; contestualmente, altra copia del ricorso veniva inviato via e-mail al resistente stesso all’indirizzo risultante dal database whois della Registration Authority. 

Tale raccomandata risultava ricevuta dalla Alfonline s.r.l. il 4 luglio 2003, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di 25 giorni previsto dalle regole di naming per le repliche del resistente. Inutilmente trascorso tale termine senza che nulla pervenisse dalla Alfonline, il 30 luglio 2003 CRDD nominava quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, che il 31 luglio 2003 accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente.

La ricorrente espone di essere società celebre a livello internazionale nel settore televisivo e della comunicazione, in cui opera da oltre vent’anni. In particolare, la ricorrente BskyB afferma di essere conosciuta in tutto il mondo grazie al successo ottenuto dai propri servizi di telecomunicazione digitale e per l’ampia gamma di canali tematici (oltre 200) dedicati a sport, cinema, intrattenimento, viaggi, notizie, ecc. che, attraverso la piattaforma “Sky”, raggiungono quotidianamente milioni di utenti in Europa. 

Il segno “Sky” - continua la ricorrente - , oltre a costituire il “cuore” della denominazione sociale della ricorrente, è stato utilizzato da circa un ventennio per contraddistinguere i servizi e programmi della BSkyB insieme a numerosi altri marchi tutti incentrati su questo segno quali, “Sky News, “Sky Sports”, “Sky Movies”, “Sky Active”, “Sky One”, “Sky Travel”, ecc., marchi registrati in circa settanta Paesi al mondo. 

In Europa ed Italia la ricorrente documenta di essere titolare della registrazione comunitaria n. 126425 “Sky”, depositata il 1 aprile 1996 e concessa il 24 settembre 1998 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 38, 41 e 42, della domanda comunitaria n. 2871754 “Sky Italia”, depositata il 2 ottobre 2002 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42, e della domanda italiana n. FI2002C001074 “Sky Italia”, depositata il 2 ottobre 2002 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42.

Nell’ambito di tale attività nel settore televisivo, la ricorrente documenta di aver annunciato il 1 ottobre 2002 l’acquisizione della televisione digitale “Telepiù” dalla quale sarebbe nata la piattaforma unica di televisione digitale che, utilizzando in licenza il marchio “Sky” con il quale le televisioni della ricorrente erano già note in Europa, avrebbe preso il nome di “Sky Italia”. Nei giorni successivi, la notizia veniva ripresa dagli organi di stampa e informazione di tutto il mondo e, in particolare, dai quotidiani e periodici del nostro Paese, che, come documentato dalla ricorrente, hanno dato ampio risalto all’annuncio dell’imminente costituzione di Sky Italia.

Successivamente -  prosegue la ricorrente - la licenziataria esclusiva di tutti i marchi a componente “Sky” per l’Italia, che aveva già registrato i nomi a dominio “skyitalia.com”, “skyitalia.net”, “skyitalia.org”, “skyitalia.biz” e “skyitalia.info” chiedeva la registrazione del nome a dominio “skyitalia.it”; apprendendo con sorpresa che il dominio non era disponibile. Infatti, il dominio skyitalia.it era stato registrato in data 7 ottobre 2002 a favore della Alfonline s.r.l., la quale - afferma e documenta la ricorrente - vi allestiva  un sito Internet contenente un portale di servizi destinati ad un pubblico di soli adulti. 

La BSkyB, in data 1 aprile 2003, inviava tramite i propri legali una lettera di diffida alla Alfonline s.r.l., a seguito della quale la resistente sostituiva i contenuti del sito corrispondente al nome a dominio “skyitalia.it” con l’immagine di un cielo nuvoloso.

Non avendo dubbi sul proprio buon diritto al nome a dominio skyitalia.it e sulla malafede dell’attuale assegnatario nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la BSkyB ne chiede dunque la riassegnazione.

Posizione della resistente

Da parte sua la Alfonline s.r.l., pur avendo ricevuto ricorso e documentazione, ed essendo stata in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di naming, non ha ritenuto depositare alcuna difesa.

Motivi della decisione.

Le circostanze di fatto poc’anzi esposte come riportate dalla ricorrente risultano provate dalla documentazione allegata al ricorso. Sulla base di esse può quindi esaminarsi la questione e verificare se ricorrano o meno nel caso in  esame le condizioni previste dalle regole di naming per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

Sulla identicità del nome a dominio ad un marchio della ricorrente.

Non v’è dubbio che il nome a dominio in contestazione è del tutto identico al marchio Sky Italia la cui richiesta di registrazione in sede comunitaria ed italiana è stata depositata dalla BSkyB il 2 ottobre 2002, come documentato agli atti.

Si ritiene quindi provata la circostanza di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming.

Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Ritiene il collegio che la registrazione da parte della Alfonline s.r.l. di un  nome a dominio identico al marchio della ricorrente non sia frutto di coincidenza, ma sia stato effettuato per approfittare della risonanza data ai mezzi di stampa alla nascita della Sky Italia.

La ricorrente ha provato come l’annuncio della formazione di tale nuova piattaforma a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo facente capo all’imprenditore Rupert Murdoch di Telepiù, sia stato dato con grande risalto sia dalla stampa (Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Stampa, Il Foglio, La Repubblica, Rai News 24, Il Nuovo, L’Unione Sarda, solo per citarne alcuni fra quelli documentati dal ricorrente) che da Internet. Difficile credere che tale notizia sia sfuggita ad Alfonline, che, fra le altre attività, si occupa proprio di rassegne stampa come risulta collegandosi al suo sito http://www.alfonline.it.

La circostanza che il dominio skyitalia.it sia stato registrato nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione alla stampa del nome della nuova televisione digitale induce a ritenere che ciò sia stato fatto al fine di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio “Sky” all’indomani della nascita della piattaforma Sky Italia, attraendo al portale posto da Alfonline all’indirizzo http://www.skyitalia.it utenti di internet convinti invece di trovarsi di fronte il sito della nuova televisione.

Né la successiva modifica del contenuto del sito, effettuata da Alfonline dopo la diffida dei legali di BSkyB, vale a dimostrare il contrario, ma semmai prova la piena consapevolezza dell’illiceità pregressa del comportamento della resistente. Si tratta infatti di un tentativo di legittimare ex post la registrazione del nome a dominio mediante l’inserimento nel sito web in esso ospitato di contenuti in qualche modo relazionati con il nome a dominio stesso. Ma è evidente la strumentalità di tale condotta. Da un lato, l’espressione “Cieli d’Italia” che compare oggi nell’unica pagina del sito non è certo la traduzione dell’espressione “Sky Italia” (Cieli d’Italia potrebbe essere semmai tradotto in inglese con  “Italian skies” o “skies of Italy”) dall’altro, lo scopo di raccogliere sul sito “le più belle foto dei cieli d’Italia” rimane soltanto enunciato, in quanto da alcuni mesi la pagina risulta essere sempre la stessa, con la stessa unica foto di un cielo nuvoloso.

Si ritiene pertanto dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio richiesta dall’art. 16.6.c delle regole di naming.

Sul diritto o titolo dell'attuale assegnatario in relazione al nome a dominio contestato.

Essendo stato dimostrato dalla BSkyB il proprio diritto sul nome “Sky Italia” e la malafede nella sua registrazione e nel suo mantenimento, sarebbe stato onere del resistente provare a sua volta l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo sul nome a dominio skyitalia.it, oppure l’esistenza di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a suo favore.

Non essendosi la Alfonline costituita in giudizio, tale prova non è stata fornita, né è desumibile dai documenti  prodotti agli atti o dagli accertamenti svolti d’ufficio dal Collegio su internet, che anzi confermano l’assenza di alcun titolo al nome a dominio in contestazione e l’inesistenza di circostanze da cui tale titolo possa discendere.

La già ritenuta malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio esclude che possa ritenersi che il resistente prima di aver avuto notizia della contestazione abbia usato in buona fede ovvero si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi (art. 16.6.1). 

Neppure risulta in alcun modo che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2). Il nome a dominio in contestazione, skyitalia.it, risulta infatti del tutto differente sia dal nome della resistente, Alfonline s.r.l., sia dal nome del suo amministratore, Alfonso Isotta, sia dal marchio con cui quest’ultima offre alcuni servizi su Internet (webarki).

E’ infine escluso, per quanto già esposto in tema di malafede,  che il resistente stia “facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3).

Deve pertanto ritenersi sussistente anche quanto previsto dall’art. 16.6 lettera b delle Regole di Naming.

P.Q.M.
  

Visto l’art. 16.6 delle vigenti regole di naming si dispone la riassegnazione del nome a dominio skyitalia.it dall’attuale assegnataria, Alfonline s.r.l., alla British Sky Broadcasting Limited con sede in Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD (Regno Unito).

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 5 agosto 2003

Avv. Maria Luisa Buonpensiere

 . 

 


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