Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SONNENKRAFT.IT
Ricorrente: VKR Holding A/S (Prof. Avv. Stefania Bariatti, Avv. Ida Palombella)
Resistente: Ditta Individuale Pasquale Cerra
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 28 aprile 2010 la
società VKR Holding A/S, rappresentata e difesa nella presente
procedura dalla Prof. Avv. Stefania Baratti e dall’Avv. Ida
Palombella, presso lo studio delle quali in Milano, Via Verdi n. 2 si
domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio sonnenkraft.it,
registrato dalla Ditta Individuale Pasquale Cerra.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio
sonnenkraft.it era stato creato il 6 settembre 2001 ed era registrato a
nome della Ditta Individuale Pasquale Cerra;
- b) che il nome a dominio
era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.sonnenkraft.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 6 maggio 2010 il ricorso e
la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente
per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il plico veniva ricevuto
in data 12 maggio 2010 dal Resistente, che in data 31 maggio 2010
inviava a C.R.D.D. la propria replica. Il 3 giugno 2010 le repliche e
la documentazione allegata venivano inoltrate via e-mail alla
Ricorrente; lo stesso giorno C.R.D.D. nominava quale esperto della
presente procedura l'avv. Raffaele Sperati, che in data 7 giugno 2010
accettava l'incarico.
L’8 giugno 2010 il
Ricorrente chiedeva termine per controdedurre alle repliche del
Resistente. Il sottoscritto esperto, in pari data, emetteva dunque
un’ordinanza con la quale concedeva al Ricorrente termine sino al
15 giugno 2010 per controdeduzioni e deposito documenti ed al
Resistente termine sino al 22 giugno 2010 per ulteriori repliche e
produzioni documentali.
Allegazioni delle parti
Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente è una società danese operante nel settore dei
prodotti per impianti ad energia solare che commercializza i propri
prodotti mediante la società controllata Sonnenkraft Italia
s.r.l.
La Ricorrente deduce e
documenta di essere titolare del marchio comunitario
“Sonnenkraft” n. 001749050 depositato il 10 luglio 2000 e
registrato il 27 settembre 2001; marchio depositato precedentemente
rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione
avvenuta il 6 settembre 2001 da parte del Resistente.
La Ricorrente afferma
poi che il Resistente opera nel suo stesso settore e che per un
limitato periodo di tempo ha anche distribuito i suoi prodotti in
Italia. Proprio in tale periodo, a detta della Ricorrente, il
Resistente avrebbe registrato il nome a dominio in contestazione.
La Ricorrente sostiene
inoltre che nessun diritto sul nome a dominio in contestazione
può essere riconosciuto al Resistente, in quanto non
corrispondente né alla sua ditta, né alla sua
denominazione sociale, né è titolare di marchi o altri
nomi o segni ad essa riconducibili.
La Ricorrente afferma
infine che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il
nome a dominio oggetto della procedura, considerando che:
- 1) in quanto ex
distributore dei prodotti della Ricorrente, il Resistente non poteva
ignorare l’esistenza del marchio, né tantomeno la sua
appartenenza al gruppo VKR;
- 2) il nome a dominio sonnenkraft.it non viene utilizzato dal Resistente.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Allegazioni del Resistente.
Il
Resistente, a sua volta, deduce che il marchio per il quale la
Ricorrente invoca tutela è composto da una parola comune
“sonnenkraft” che, tradotta in italiano, significa energia
solare ed ha come elemento distintivo le due NN accavallate e/o
sovrapposte. La circostanza, secondo il Resistente, sarebbe tale da
evitare qualsiasi confondibilità tra marchio e nome a dominio.
In relazione ai propri
diritti sul nome a dominio in contestazione, il Resistente afferma che
il nome a dominio in contestazione è stato registrato in base al
principio “first come first served”, previsto dal
Regolamento per l’assegnazione e gestione dei nomi a dominio. A
tal proposito il Resistente afferma che la richiesta di registrazione
del dominio è stata effettuata in data 30 agosto 2001 e la
registrazione è poi avvenuta il 6 settembre 2001, mentre la
registrazione del marchio della Ricorrente è avvenuta il 27
settembre 2001.
Per quanto riguarda il
requisito della malafede, il Resistente sostiene di operare sul mercato
italiano dei prodotti per energia solare da ancor prima della
Ricorrente e di aver provveduto alla registrazione del nome a dominio
oggetto della procedura avendo contatti con diversi clienti tedeschi.
Il Resistente afferma
infine che la Ricorrente avrebbe agito con malafede atta a creare
confusione, in quanto il marchio comunitario da essa registrato ha le
due NN sovrapposte, mentre nella richiesta di registrazione del marchio
in Italia presentata in data 1 aprile 2008 c’è una veste
grafica totalmente diversa, in quanto le due NN sovrapposte non
compaiono più.
Controdeduzioni della Ricorrente
La
Ricorrente, nelle proprie controdeduzioni, sostiene, in merito alla
confondibilità del nome a dominio con il marchio da essa
registrato, che l’affermazione del Resistente, secondo la quale
il termine sonnenkraft è un termine generico e di uso comune che
sta ad indicare l’energia solare deve essere disattesa, in quanto:
- 1) la
parola sonnenkraft è totalmente diversa dall’espressione
italiana energia solare, né tale parola può essere
considerata come di uso comune nel linguaggio corrente italiano;
- 2)
tutti gli esempi di segni distintivi contenenti la parola
sonnenkraft citati dal Resistente nella propria replica sono registrati
e/o usati da società soltanto in Germania e, comunque, la
Ricorrente precisa che nei confronti di tali società sono in
corso o stanno per essere avviate azioni di contraffazione del marchio.
Inoltre la Ricorrente afferma
che la caratterizzazione grafica del marchio SONNENKRAFT consistente in
due NN sovrapposte non pregiudica affatto la visibilità e la
rappresentatività del marchio stesso; inoltre la parola
sonnenkraft è usata anche come denominazione sociale per
Sonnenkraft Italia s.r.l. e, sin dal 1998, per il dominio
sonnenkraft.com.
In merito alla
affermazione del Resistente, secondo cui la Ricorrente utilizza un
marchio registrato successivamente rispetto alla registrazione del
dominio, quest’ultima afferma che, comunque, il marchio è
stato depositato anteriormente rispetto alla registrazione del dominio.
Infine, sulla malafede
del Resistente, la Ricorrente afferma che tra di essa ed il Resistente
sono intercorsi rapporti contrattuali sin dal gennaio 2001, ossia
alcuni mesi prima della registrazione del nome a dominio da parte del
Resistente. A tal proposito essa produce alcune fatture intestate alla
società Cerra di Cerra Giovanni s.a.s. che, a detta della
Ricorrente, sarebbe collegata al Resistente, in quanto aventi in comune
il patronimico nella denominazione e la sede legale, oltre al fatto che
il sig. Pasquale Cerra, titolare della ditta individuale Cerra
Pasquale, ha ricoperto la qualità di socio accomandante della
Cerra s.a.s.
Repliche del Resistente
Il
Resistente, nelle proprie repliche alle controdeduzioni avversarie,
afferma, sulla identità o confondibilità del nome a
dominio con il marchio della Ricorrente, che quest’ultima
sminuisce l’uso della lingua tedesca facendola passare per
minoritaria, quando, in realtà, le due lingue per la loro
importanza e portata possono ben essere equiparate.
Il Resistente sostiene
inoltre che la Ricorrente ha approntato la sua difesa puntando sul
fatto che nome a dominio e marchio siano la stessa cosa. A dire del
Resistente invece la disciplina del nome a dominio si basa sul
principio del first come first served, mentre la disciplina del marchio
è retta sia dalle norme di diritto commerciale che dalla
legislazione italiana.
In merito ai suoi
diritti sul nome a dominio in contestazione, il Resistente ribadisce le
difese già svolte con la precedente memoria.
Sulla malafede nella
registrazione e mantenimento del nome a dominio, il Resistente sostiene
infine di non aver mai avuto contatti con la Ricorrente e di non
operare nel medesimo settore della Ricorrente, considerando che le
fatture prodotte dalla Ricorrente riguardano la società
F.lli Cerra di Cerra Pietro s.a.s., che è entità distinta
e separata rispetto al Resistente.
Motivi della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il
primo requisito previsto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del
Regolamento prevede espressamente che, affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o confondibilità,
è necessario che “il
nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione
rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Nel caso di specie, tale
requisito risulta soddisfatto; infatti è indubbio che il nome a
dominio in contestazione (sonnenkraft.it) sia identico al marchio
registrato dalla Ricorrente, nonché alla denominazione sociale
della Sonnenkraft Italia s.r.l., società mediante la quale la
Ricorrente opera in Italia.
Infondata è
l’eccezione del Resistente circa la non identità tra il
nome a dominio registrato ed il marchio registrato dalla Ricorrente
sulla base del fatto che il marchio sonnenkraft della Ricorrente
avrebbe quale elemento distintivo le due NN accavallate e/o
sovrapposte. Ciò infatti non muta l’identità
fonetica, visiva e concettuale tra il nome a dominio oggetto della
procedura e il marchio della Ricorrente.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Con
riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare
che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "sonnenkraft" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.
Sarebbe dunque spettato al
Resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o
titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle
circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 3.6 del
Regolamento deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza
di un titolo al nome a dominio in capo al Resistente.
Parte resistente ha affermato,
nei suoi scritti difensivi, che il diritto all’uso del nome a
dominio contestato le deriverebbe dal fatto che lo ha registrato in
adesione al principio “first come, first served”.
Tale affermazione
non appare condivisibile. L’art. 4 del Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”
stabilisce infatti che le richieste di assegnazione vengano esaminate
ed i domini assegnati semplicemente in ordine cronologico, senza che il
Registro compia indagini sulla titolarità in capo al soggetto
registrante di diritti sul nome a dominio. La registrazione del
dominio, quindi, si basa esclusivamente sulla dichiarazione resa
dall'assegnatario al momento della registrazione del nome a dominio,
secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua
conoscenza, non lede diritti altrui.
Il diritto o il titolo
del Resistente al nome a dominio registrato non può quindi
essere costituito dalla mera registrazione del nome a dominio
contestato. Se non fosse così, le procedure di riassegnazione
non avrebbero alcun senso, in quanto il Resistente avrebbe sempre
diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per
primo ed il Ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso, in quanto
non verrebbe mai soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6,
lett. b) del Regolamento.
Respinta dunque la tesi
del Resistente di aver diritto al nome a dominio per il solo
fatto di averlo registrato per prima, si osserva che il Resistente non
ha né dimostrato di aver alcun titolo ai nomi a dominio in
contestazione, né provato l’esistenza di alcuna delle
circostanze da cui l’art. 3.6 del Regolamento deduce, juris et de
jure, l’esistenza di un titolo in capo all’assegnatario al
nome a dominio contestato.
Dalla documentazione agli atti infatti:
- 1) non risulta in alcun
modo che il Resistente “prima di avere avuto notizia
dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”.
Né è stato indicato dal Resistente alcun progetto, posto
in essere prima della contestazione, inerente al nome a dominio
contestato;
- 2) il Resistente non
risulta essere “conosciuto, personalmente, come associazione o
ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
- 3) del nome a dominio in
contestazione il Resistente non “sta facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. Sul sito
corrispondente al nome a dominio in contestazione non è
svolta infatti alcuna attività.
Priva di pregio risulta
altresì l’affermazione del Resistente, il quale,
sostanzialmente, sostiene che la Ricorrente non ha diritti sul nome a
dominio in quanto la registrazione del marchio comunitario
“Sonnenkraft” è avvenuta successivamente rispetto
alla registrazione del nome a dominio in contestazione. A tal proposito
la giurisprudenza italiana ha in più occasioni (vedasi da ultimo
Cass. pen., II sez., ord. del 2.2.2010., n. 4217) affermato che la
tutela del marchio deve essere retrodatata al giorno del deposito della
domanda di registrazione.
Si ritiene pertanto che
anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla
riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.
c) Malafede del Resistente
Sussiste
infine anche il requisito della malafede, essendo state provate
più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente
di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio.
Da ricerche effettuate dal
presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la
notorietà del marchio registrato “Sonnenkraft”. Data
la specificità del nome in contestazione, che non può
certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza, si deve
dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà e
l’esistenza del marchio registrato, considerando anche che lo
stesso Resistente, nelle proprie repliche, afferma di operare nel
mercato italiano dei prodotti per impianti ad energia solare.
Inoltre, il nome
sonnenkraft.it non è mai stato utilizzato dall’attuale
assegnatario. A tutt'oggi, digitando l'indirizzo
http://www.sonnenkraft.it non risulta alcun sito web attivo. Come
pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva di una registrazione
(passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale
desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si
può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di
rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome.
Unitamente a quanto
finora detto, il fatto che il sig. Pasquale Cerra abbia ricoperto la
carica di socio accomandante nell’ambito della società
Cerra di Giovanni Cerra s.a.s., seppur in periodo diverso rispetto a
quello di emissione delle fatture prodotte dalla Ricorrente, è
da considerare ulteriore elemento di malafede.
Risultano pertanto
dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della
registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett.
b); c); d), ossia
- 1) la circostanza che il
dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare
del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro
segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di
utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo
in un nome di dominio corrispondente (lett. b);
- 2) la circostanza che il
nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo
primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome
e cognome del ricorrente (lett. c);
- 3) la circostanza che,
nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome
oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale
e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .
Sussiste inoltre la circostanza
di cui all’art. 3.7, lett. e) del Regolamento, trattandosi di un
nome di ente privato per il quale non esiste alcun collegamento
dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio
registrato.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio sonnenkraft.it alla VKR
Holding A/S con sede in Hoersholm, Denmark, via Breeltevej 18, c.a.p.
2970.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 1 luglio 2010
Avv. Raffaele Sperati
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