Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
sonybiz.it
Ricorrente: Sony Italia s.p.a. (Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: Domotica Italia s.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi
Svolgimento della procedura.
Con ricorso ricevuto tramite e-mail da CRDD in data
30 giugno 2008 la Sony Italia s.p.a., con sede in Via Principe Amedeo
n. 3, 20121 Milano, in persona del procuratore dotato dei pieni
poteri delegato a rappresentare la società ai fini della
presente procedura di riassegnazione Dr. Maurizio Ghislandi,
rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro del Ninno e
domiciliata, giusta delega allegata al ricorso, presso lo Studio legale
Tonucci & Partners in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7,
introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex
art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it
(nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del
dominio sonybiz.it registrato dalla Domotica Italia s.r.l. con sede in
Via Marconi n. 48, 20030 Barlassina (Milano).
C.R.D.D., accertata la regolarità del ricorso
e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali risultava in particolare:
- a) che il dominio sonybiz.it era stato creato il 12 dicembre 2005 e risultava assegnato alla Domotica Italia s.r.l.;
- b) che il nome a dominio risultava sottoposto ad opposizione;
- c) che digitando l'indirizzo
http://www.sonybiz.it si giungeva ad una pagina web in cui si
promuoveva la vendita di prodotti Sony per la videoconferenza.
Ricevuto in data 2 luglio 2008 il ricorso e la
relativa documentazione anche in formato cartaceo, effettuati i
necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, il 7 luglio
2008 C.R.D.D. inviava alla Domotica Italia s.r.l. copia del ricorso e
della documentazione mediante plico raccomandato con ricevuta di
ritorno, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento del plico.
Le poste restituivano la raccomandata con
l’indicazione che, allorché il 1 agosto 2008 ne era stata
tentata la consegna, il destinatario era risultato sconosciuto.
Tale data veniva quindi ritenuta come data di inizio della procedura,
con la conseguenza che, al momento della restituzione del plico a
C.R.D.D. (1 settembre 2008) il termine per le repliche era scaduto.
C.R.D.D. nominava pertanto quale esperto l’avv. Cristina De
Marzi, che il 4 settembre 2008 accettava l’incarico e comunicava
via e-mail alle parti la data di inizio della procedura.
Alla e-mail di comunicazione rispondeva la Domotica
Italia s.r.l., evidenziando di aver appena spostato la propria sede da
Barlassina a Paderno Dugnano e di non aver quindi ricevuto la
raccomandata con il ricorso. Al contempo, l’esame della
raccomandata restituita dalle poste rivelava che della raccomandata
stessa era stata tentato il recapito alla Domotica Italia s.r.l.
all’indirizzo di via Marconi, 48, Milano anziché di via
Marconi, 48, Barlassina (Milano).
Il Collegio, pertanto, onde garantire la completezza
del contraddittorio, con ordinanza 5 settembre 2008 ordinava il reinvio
del ricorso e della relativa documentazione al nuovo indirizzo
comunicato dalla Resistente. Questa confermava il 12 settembre 2008 la
ricezione del plico ed il 18 settembre 2008 inviava sia per e-mail che
per posta proprie repliche e documentazione, che C.R.D.D. girava alla
Ricorrente. Quest’ultima, ricevute lo stesso giorno per e-mail le
repliche della Domotica Italia s.r.l., chiedeva immediatamente termine
per contro dedurre.
Il 19 settembre 2008 il Collegio, accogliendo tale
richiesta della Ricorrente e ritenendo opportuno per completezza del
contraddittorio consentire pari ulteriori difese anche alla Resistente,
concedeva termine alla Sony Italia s.p.a. sino al 26 settembre 2008 per
controdeduzioni alle repliche della Resistente, e a quest’ultima
termine sino al 3 ottobre 2008 per repliche alle controdeduzioni della
Ricorrente.
Entrambe le parti facevano pervenire e scambiavano nei termini e nelle modalità stabilite i propri scritti difensivi.
Allegazioni delle parti
a) Ricorso della Sony Italia.
La Sony Italia s.p.a. agisce in questa procedura in
nome proprio e per conto della capogruppo Sony Corporation con sede in
1-7-1- Konan, Minatu-ku, Tokyo – 108.0075 Giappone, in
virtù di formale lettera di autorizzazione rilasciata suo favore
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel cc.TLD .it”.
La Ricorrente afferma e documenta che la sua
capogruppo Sony Corporation è titolare dei seguenti marchi
registrati in Italia, a livello comunitario ed a livello internazionale:
- Marchio Comunitario
“SONY” N. 005416243 nelle classi 9 e 14; N. 003548278 nelle
classi 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44; N. 000000472 nella classe 9;
- Marchio Comunitario “SONY CENTRE” N. 004184751 nella classe 35;
- Marchio Comunitario “SONY PICTURES” N. 004166807 nelle classi 9, 35, 38, 41;
- Marchio Comunitario “MY SONY” N. 003326171 nelle classi 9, 35;
- Marchio Comunitario “YOU MAKE IT A SONY” N. 003277209 nelle classi 9, 28;
- Marchio Comunitario “SONY DREAM WORLD” N. 003237229nella classe 35;
- Marchio Comunitario “PRINT BY SONY” N. 002218246 nelle classi 9, 16;
- Marchio Comunitario “SONY DIGITAL 8” N. 001097096 nella classe 9;
- Marchio Comunitario “IT’S A SONY” N. 000547158 nella classe 9;
- Marchio Comunitario “SONY BLUES” N. 000616557 nelle classi 9, 16 e 25;
- Marchio nazionale d’impresa
(Italia) “SONY” N. 0000690251 - N. 0000759225 - N.
0000783856 - N. 0000825750 - N. 0001052772 - N. 0000457611
- N. 0000461460 - N. 0000442166 - N. 0000475857 - N. 0001097736 e le
domande di registrazione di cui ai depositi N. RM2006C006116 – N.
RM2007C005326 - No RM2008C000207 in varie classi;
- Marchio nazionale d’impresa (Italia) “ITS' A SONY” N. 0000489876
- Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY-O-MATIC” N. 0000461316
- Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY TOP LINE” N. 0000528668
- Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY WORLD” N. 0000636950
- Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY CENTRE” N. 0000636951
- Marchio nazionale d’impresa (Italia) “INFOSONY” N. 0001041585
Oltre a quelli sopra indicati, la Sony Corporation
è titolare di altri 64 marchi internazionali “SONY”
in varie classi; il che, grazie anche al successo dei prodotti da esso
identificati, rende il marchio fra i più famosi e noti nel mondo.
La Ricorrente rileva che la denominazione
“sonybiz” utilizzata dalla Resistente quale nome a dominio
include l’elemento denominativo “SONY”, cuore dei
suddetti marchi così come registrati in tutto il mondo in epoca
notevolmente anteriore alla data di registrazione del nome a dominio
sonybiz.it. Per tale motivo, la Ricorrente deduce che chi ha registrato
il nome a dominio in contestazione non ha né può avere
alcun diritto o titolo al dominio sonybiz.it, non risultando alcuna
delle circostanze da cui il regolamento autorizza a ritenere che la
Resistente abbia titolo al dominio in contestazione
La Ricorrente deduce infine la malafede della
Domotica Italia s.r.l. dalla circostanza che la notorietà del
marchio SONY esclude che la scelta del nome del dominio in
contestazione possa essere stata casuale, tanto più che la
Resistente si rivolge alla medesima clientela ed ai medesimi mercati
commerciali in cui opera la Sony Italia.
La Sony Italia s.p.a. chiede pertanto la riassegnazione a suo favore del nome a dominio sonivayo.it
b) Repliche della Domotica Italia
La Domotica Italia s.r.l., nella propria replica,
osserva che il nome “sonybiz” di per sé non ricorre
nell’elenco dei marchi su cui la Ricorrente basa la propria
richiesta di riassegnazione. Ammette peraltro di essere a conoscenza
che la Sony Europa utilizzava il dominio sonybiz.net per pubblicizzare
i propri prodotti per videoconferenza.
In punto di fatto, la Resistente espone di aver avuto
relazioni commerciali con la Sony per farsi accreditare come
rivenditore specialist proprio per prodotti per videoconferenza e di
aver chiesto a Sony di provvedere a registrare il dominio sonybiz.it.
Non avendo avuto risposta dalla Sony, la Domotica Italia s.p.a. ha
ritenuto opportuno registrarlo in proprio ed utilizzarlo per porci un
sito ispirato a quello della Sony, per la pubblicizzazione dei prodotti
da essa Resistente commercializzati.
Oltre a ciò, la Resistente deduce che la Sony
non avrebbe più alcun interesse nella denominazione sonybiz, in
quanto da un lato i domini sonybiz facenti capo alla Sony in vari ccTLD
sarebbero oggi privi di autonomi contenuti, reindirizzando
semplicemente l’utente verso il sito della Sony;
dall’altro, la Sony non avrebbe registrato sonybiz in tutti i
ccTLD esistenti, dimostrando così un disinteresse per tale
denominazione.
Quindi, secondo la Resistente, non soltanto la
registrazione sarebbe legittima per il disinteresse che la Sony avrebbe
dimostrato nella denominazione sonybiz, ma avrebbe portato soltanto
vantaggio alla Sony, in quanto con la registrazione del dominio
sonybiz.it è stato creato un sito su cui sono comunque
pubblicizzati prodotti Sony, evitando al contempo che altri lo
registrassero con intenti speculativi.
La Resistente ritiene quindi di aver registrato il
dominio in buona fede e di aver agito sempre nella massima trasparenza,
lamentando al riguardo di aver effettuato ingenti investimenti
pubblicitari per promuovere la vendita di prodotti per videoconferenza
della Sony senza che quest’ultima la abbia mai inclusa nella sua
lista di rivenditori ufficiali.
Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
c) Controdeduzioni della Sony Italia.
Nelle proprie repliche la Ricorrente, rilevato il
valore confessorio della affermazioni della Resistente in punto di
fatto, contesta che la mancata registrazione del marchio sonybiz valga
ad escludere la confondibilità dell’omonimo dominio con i
marchi registrati dalla Sony Corporation.
Nel merito, la Sony Italia nega che la mancata
registrazione in tutti i ccTLD del dominio sonybiz o la mancanza di
autonomo contenuto in quelli da essa registrati possa ritenersi motivo
di giustificazione dell’usurpazione del proprio marchio.
In punto di fatto, la Sony contesta la ricostruzione
dei fatti operata dalla Domotica Italia, osservando che le proposte di
collaborazione per la creazione di co-marketing avanzate dalla
Resistente non sono mai state accolte, né alla stessa è
mai stato dato lo status di rivenditore ufficiale Sony, né
tantomeno le è mai stata data alcuna autorizzazione ad
utilizzare (e tantomeno sul sito all’indirizzo
http://www.sonybiz.it) i marchi della Sony.
A riprova della malafede della Resistente, la Sony
Italia sottolinea inoltre come nel sito posto nel dominio in
contestazione non compaia mai l’indicazione della Domotica Italia
che lo gestiva, ingenerando così nell’utente la
convinzione di trovarsi in un sito ufficiale della Sony, di cui erano
spesi nome, logo ed immagini dei prodotti.
La ricorrente conclude pertanto ribadendo la propria richiesta di riassegnazione.
d) Ulteriori difese della Domotica Italia.
Nella sua ultima memoria la Resistente, ribadito
nuovamente quanto già scritto nelle proprie repliche, accusa la
Sony stessa di malafede, sottolineando la tardiva reazione della Sony
alla registrazione del dominio sonybiz.it ed affermando che la vicenda
troverebbe origine nel cambio di funzionari all’interno della
stessa società ricorrente e nel mutamento delle sue strategie
commerciali.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso,
dichiarando la propria necessità di mantenere il dominio per
poter continuare a pubblicizzare i prodotti Sony acquistati e giacenti
in magazzino, e rientrare quindi dei relativi investimenti.
Motivi della decisione.
1. Identità e confondibilità del nome.
Dalla documentazione agli atti la Ricorrente ha
dimostrato di essere legittimata a chiedere la riassegnazione da parte
della sua capogruppo Sony Corporation, titolare di numerosi marchi
internazionali, comunitari e nazionali aventi come cuore la parola
“sony”.
Il dominio in contestazione è formato dalle
parole “sony”, marchio notorio della Ricorrente, e dalla
parola “biz”, abbreviazione onomatopeica della parola
inglese “business” ben nota nell’ambiente internet
per esservi identico gTLD (.biz). Non v’è quindi
dubbio che il nome a dominio sonybiz.it registrato dalla Domotica
Italia ed oggetto della odierna contestazione contenga il cuore dei
marchi della Ricorrente, e siffatta denominazione sia tale da indurre
confusione nell’utenza.
Sotto altro profilo, è da osservare che la
stessa Resistente afferma nelle sue repliche che “nel passato ed
in particolare nel periodo di inizio delle attività commerciali
fra la ricorrente e la resistente risalente al novembre 2005, Sony
Europa utilizzava il dominio sonybiz.net quale supporto alle
attività commerciali per i prodotti videoconferenza”.
Per stessa ammissione della Resistente, quindi, la
parola sonybiz era utilizzata dalla Sony ben prima della registrazione
del dominio in contestazione per pubblicizzare i propri prodotti di
video conferenza; costituiva quindi un marchio di fatto che avrebbe di
per sé rilevanza autonoma nell’accertamento della
confusoria identità del nome a dominio.
Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto
dall'art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD “it”.
2. Inesistenza di un diritto della Resistente sul nome a dominio contestato.
Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio
diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare
la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto
nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, II comma lett.
a), b), c) del Regolamento dalle quali si può desumere la
presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto
o titolo.
Nessuna di tali circostanze è stata dedotta o
dimostrata dalla Resistente, né quanto da questa dedotto
dimostra l’esistenza di un diritto della Domotica Italia al nome
a dominio in contestazione.
In particolare, la circostanza che il titolare di un
marchio non registri tutti i possibili domini corrispondenti o non si
tuteli contro tutti gli abusi contro di esso commessi non vale certo ad
autorizzare un terzo ad un utilizzo abusivo del marchio e a costituirne
valido titolo.
Tantomeno può ritenersi legittimo titolo alla
registrazione di un dominio corrispondente all’altrui marchio la
mera circostanza che l’assegnatario venda merce prodotta dal
titolare del marchio.
Né infine può ritenersi che la mancata
risposta della Sony alla richiesta che la Domotica afferma aver
effettuato per la registrazione del dominio (richiesta affermata ma non
documentata dalla Resistente, e negata dalla Ricorrente) costituisca un
titolo – basato su una sorta di silenzio assenso che non ha alcun
fondamento nel diritto privato italiano – alla registrazione di
un dominio corrispondente ad un marchio altrui.
Risulta dunque soddisfatto anche il requisito
richiesto dall'art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.
3. Registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Per quanto attiene la malafede nella registrazione e
nell’uso del dominio, la Resistente non contesta la
notorietà dei marchi registrati dalla Sony, ma offre una
ricostruzione dei fatti dalla quale dovrebbe escludersi qualsiasi sua
malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, e dovrebbe
rilevarsi anzi un comportamento di malafede nei rapporti commerciali da
parte della Sony.
Tuttavia tale ricostruzione dei fatti, contestata dalla Ricorrente, non trova riscontro nella documentazione agli atti.
La Domotica Italia ha prodotto agli atti tre
e-mail speditegli da un funzionario della Sony fra il 25 novembre 2005
e il 23 gennaio 2006, nonché una e-mail della Domotica stessa al
suddetto funzionario in data 10 febbraio 2006 ed un ordine iniziale
alla Sony Italia, senza data, ma probabilmente allegato alla suddetta
e-mail del 10 febbraio 2006.
Nella prima e-mail dell’11 novembre 2005 il
funzionario della Sony si limita a confermare un incontro per la
settimana successiva “per una presentazione più
approfondita sulla nostra proposizione VideoConferenza” e ad
inviare due file “per la comunicazione dei dati aziendali e per
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati”. Il 12
gennaio 2006, con la seconda e-mail prodotta, il medesimo funzionario
trasmetteva la quotazione di alcuni prodotti e confermava
l’applicazione di un certo listino. Anche nella e-mail del 23
gennaio 2006 veniva data la quotazione di alcuni prodotti.
L’unico riscontro documentato della Resistente
è la e-mail del 10 febbraio 2006, alla quale sembrerebbe
allegata la lettera d’ordine. In tale lettera la Domotica Italia
ordina alla Sony Italia un kit dimostrativo del sistema di
videoconferenza Sony, conferma “la volontà di iniziare un rapporto di collaborazione che prevede la promozione, la vendita ed il supporto tecnico” dei prodotti Sony per videocomunicazione, afferma la volontà di “dare inizio ad una campagna di marketing” la quale “prevede
una serie di azioni sia pubblicitarie su riviste selezionate sia su
internet con sito e pagine dedicate e appositi banner sui motori di
ricerca più utilizzati”. La Domotica Italia conclude quindi affermando: “per questa attività che documenteremo, ci aspettiamo adeguati aiuti e supporti”.
La lettera in questione, dunque, non sembra affatto
una lettera riassuntiva di accordi già raggiunti, quanto
piuttosto un ordine di merce accompagnato da una lettera di intenti o,
al più, una proposta di collaborazione estremamente generica.
Peraltro, al momento in cui questa lettera viene
scritta, la Domotica Italia ha già registrato il dominio
sonybiz.it da oltre due mesi, ossia appena dopo aver preso contatto con
la Sony e ben prima che questa gli quotasse il prezzo della merce che
Domotica intendeva comprare.
Di tale dominio non appare traccia alcuna nella documentazione prodotta. Si parla solo di “sito e pagine dedicate”;
ma non si indica affatto né il nome del sito, né che esso
sia già stato registrato a nome della Domotica Italia. Nessuna
traccia, poi, nella documentazione della Resistente, di ordini
ulteriori alla Sony, di riscontri alla proposta, o di inserimento della
Resistente nell’elenco dei rivenditori autorizzati Sony.
Al contrario, la Ricorrente Sony, al di là
della fornitura del materiale ordinato, nega decisamente di aver
mai concluso accordi di tale fatta con la Domotica s.r.l., di averla
mai elevata a suo rivenditore ufficiale, di aver mai concesso il
proprio benestare alla registrazione del dominio sonybiz.it.
Le affermazioni della Sony appaiono congruenti con la
documentazione agli atti, che invece non dimostra affatto quelle della
Domotica Italia.
Le circostanze che il nome a dominio in contestazione
sia stato registrato dalla Resistente quando ancora i contatti tra le
parti non avevano neppure raggiunto il prodromico stadio della
quotazione del materiale da vendere, che del nome a dominio e della sua
registrazione non vi sia traccia alcuna nella documentazione prodotta
dalla Resistente, che non vi sia alcuna traccia di accordo sulla cui
base la Resistente avrebbe dovuto rivestire la qualifica di rivenditore
ufficiale Sony, che non vi sia traccia neppure del preteso benestare di
Sony all’uso dei propri segni distintivi, induce a ritenere che
il dominio sia stato autonomamente registrato dalla Domotica Italia su
sua autonoma iniziativa ed all’oscuro della Sony, per metterla di
fronte al fatto compiuto ed indurla ad accedere all’accordo che
Domotica Italia aveva in animo di proporle. E che la Domotica Italia
fosse consapevole del fatto che sonybiz rifletteva il marchio della
Sony ed era da questa utilizzato come nome di dominio in altri ccTLD
è la stessa Resistente ad ammetterlo nella propria memoria di
replica.
Registrato così in malafede il nome a dominio,
la Domotica Italia ha continuato a mantenerlo in malafede. Ciò
è dimostrato dal fatto che nel sito presente all’indirizzo
http://www.sonybiz.it non vi è mai indicato il nome della
Domotica Italia s.r.l., né i suoi dati.
L’utente che vi acceda si trova una pagina
contenente il marchio Sony ed il relativo logo, le foto di alcuni
prodotti Sony con link alle relative schede illustrative, in ciascuna delle quali compare addirittura la scritta “Sony è un marchio registrato della Sony Corporation”. Nella home page ed in tutte le pagine del sito sono presenti due link
per l’invio di posta elettronica, sotto la scritta
“Contatto” e “Web Courtesy”. Il primo apre il
client di posta elettronica per l’invio di un messaggio
all’indirizzo marketing@sonybiz.it, cui ovviamente risponde la
Resistente; il secondo, definito come un servizio che richiede nome e
telefono e promette all’utente di essere richiamato mentre
è sul sito, apre il client di posta elettronica per
l’invio di un messaggio all’indirizzo
webmaster@webcourtesy.it. Anche il dominio webcourtesy.it risulta
registrato dalla Domotica Italia s.r.l.
E’ evidente che tale funzionamento del sito non
risponde ai criteri di trasparenza commerciale che pure la Resistente
si vanta nelle sue memorie di porre in essere. Accedendo
all’indirizzo sonybiz.it l’utente ha l’impressione di
trovarsi nel sito ufficiale della Sony e non sulla pagina di un
rivenditore non ufficiale dei suoi prodotti. Si trova infatti davanti a
una pagina che utilizza marchio e logo della Sony, e pubblicizza
prodotti Sony; il tutto senza altra diversa indicazione, ma solo
eventualmente – per chi richieda maggiori informazioni – a
due indirizzi di posta elettronica dai quali non è dato
comprendere affatto che si tratti di altro soggetto. Informazione che
l’utente potrebbe avere solo consultando il database whois dei
due domini.
Tenuto conto che la Domotica Italia s.r.l. con quel
sito pubblicizza e vende prodotti Sony che la stessa Sony vende
direttamente o mediante propri rivenditori ufficiali, deve dedursene
che il dominio viene utilizzato per attività in concorrenza con
quella della Ricorrente.
Ritiene inoltre il Collegio che siffatta
configurazione del sito web presente all’indirizzo
http://www.sonybiz.it sia chiara dimostrazione del fatto che il dominio
è stato intenzionalmente registrato e viene tuttora mantenuto
per impedirne al titolare di riflettere in tale nome a dominio i propri
marchi, e che esso è utilizzato per attrarre, allo scopo di
trarne profitto, utenti di internet generando confusione con i marchi
registrati dalla Ricorrente.
E’ da ritenersi quindi
provata la malafede del Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio in contestazione ai sensi
dell’art. 3,7, lett. b), c) e d) del regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio
sonybiz.it alla Sony Italia s.p.a., con sede in Via Principe Amedeo n.
3, 20121 Milano.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 7 ottobre 2008
Avv. Cristina De Marzi.
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