---

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
starhotel.it

Ricorrente: Starhotels s.p.a. (avv. Paolo De Santis)
Resistente: Antonio Bartolo La Macchia
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 22 febbraio 2007 la società Starhotels s.p.a., con sede legale in Firenze, Viale Belfiore 27 in persona del legale rappresentante dott.ssa Elisabetta Fabri, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Paolo De Santis, domiciliata a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Milano, presso la sede dello studio legale Jacobacci & Associati, Via Senato 8, c.a.p. 20121, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio starhotel.it registrato dal sig. Antonio Bartolo La Macchia.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio starhotel.it era stato assegnato al sig. Antonio Bartolo La Macchia dal 22 giugno 2005;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data 27 settembre 2006;
c) che all'indirizzo www.starhotel.it risultava una pagina web in cui in alto si legge la scritta “Benvenuti a Lipari-Isole Eolie”, vi è poi una descrizione dell’isola di Lipari e tre link, di cui il primo, “Case vacanze a Lipari”, rimanda ad una pagina web in cui vi sono le foto di alcuni appartamenti che si possono affittare nella stagione estiva; il secondo, “Noleggi a Lipari”, rimanda ad una pagina web in cui è indicata la possibilità di noleggiare pullmann, auto, moto, scooter, barche e gommoni; il terzo, “Come arrivare a Lipari-orari”, rimanda ad una pagina web in cui sono descritte le modalità per il raggiungimento dell’isola. In basso, infine, vi sono alcune foto di monumenti, paesaggi caratteristici di Lipari ed una mappa dell’isola .

C.R.D.D. inviava al sig. Antonio Bartolo La Macchia comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il sig. Antonio Bartolo La Macchia riceveva il plico raccomandato in data 26 marzo 2007, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 23 aprile 2007 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura l’avv. Raffaele Sperati, che in data 24 aprile 2007 accettava l'incarico.

La ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che il marchio “STARHOTELS” è marchio notorio e famoso, grazie anche agli ingenti investimenti promo-pubblicitari da essa effettuati a seguito di mirati studi di mercato e di attente strategie di marketing. Tale marchio è utilizzato per contraddistinguere una catena di 21 alberghi, di cui 19 in Italia e 2 all’estero.

La ricorrente afferma e documenta di essere titolare della registrazione italiana di marchio n. 906881 per la denominazione “STARHOTELS” rivendicante le classi 36 e 42, concessa in  data 10 settembre 2003 e del rinnovo di una precedente registrazione concessa il 18 marzo 1982, nonché dal 10 giugno 1997 della registrazione del nome a dominio starhotels.it. La ricorrente è stata inoltre titolare fino al 2005 della registrazione del nome a dominio starhotel.it, oggetto dell’odierna procedura di riassegnazione.

La ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe il sig. Antonio Bartolo La Macchia sul nome oggetto della procedura, non corrispondendo tale nome a dominio al cognome o alla ditta del resistente, che non è nemmeno titolare di alcun marchio registrato identico o simile al nome a dominio registrato. 

Il resistente infine avrebbe registrato e mantenuto il dominio oggetto della presente procedura in malafede. La ricorrente afferma infatti che il nome a dominio è stato registrato dal resistente  al solo scopo di attirare gli utenti di Internet sul proprio sito onde vendere i servizi ivi offerti, sfruttando dunque in maniera illegittima la notorietà del marchio “STARHOTELS”.
 
In base ai suddetti motivi la ricorrente chiede che il nome a dominio oggetto della procedura le venga riassegnato.

Il resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità e confondibilità del nome

In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

La ricorrente deduce e documenta che il marchio “STARHOTELS” è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio oggetto della contestazione, differenziandosi, quest’ultimo, solo per il mancato utilizzo della “s” finale.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1,2,3 del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6, II co. del Regolamento). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio starhotel.it, in quanto corrispondente sostanzialmente al proprio marchio registrato.

Il resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET: 
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto, nel sito da esso registrato, il resistente è sempre indicato come Antonio Bartolo La Macchia;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito si occupa dell’affitto di appartamenti nell’isola di Lipari per il periodo estivo; attività affine a quella espletata dalla società ricorrente, offrendo entrambi ospitalità a fronte di un corrispettivo.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appaiono dimostrati da una serie di circostanze, ciascuna delle quali ritenuta dal Regolamento sufficiente a ritenere sussistente la malafede del resistente.

La ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente la propria titolarità e la notorietà del marchio “STARHOTELS”. Sotto questo profilo, stante la notorietà del marchio “STARHOTELS”, appare  inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale e non, al contrario, finalizzata a trarre un indebito vantaggio, realizzando così l'illecita pratica del domain name grabbing, ossia la registrazione di nomi a dominio identici a marchi famosi con l'intento di negoziare in un secondo momento la vendita degli stessi ai legittimi titolari dei diritti sul marchio. Ciò risulta documentato dalla e-mail inviata dalla Resistente (rappresentata dall’ avv. Sergio Larghi) alla Ricorrente (rappresentata dallo studio legale Jacobacci & Associati) in data 16 gennaio 2007 (cfr. doc. 8 reclamo) e dalla quale emerge l’intento di voler negoziare la vendita del nome a dominio oggetto della presente contestazione ad un prezzo sicuramente maggiore dei costi sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. 

Altro elemento da cui poter dedurre la malafede del Resistente è dato dal fatto che, come risulta dalla documentazione agli atti, l'attuale assegnataria ha registrato il nome a dominio nel momento in cui esso è stato cancellato e reso nuovamente disponibile.

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, in quanto risultano dimostrate le circostanze ex art. 16.7, lettere a, b, d del Regolamento.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio starhotel.it alla Starhotels s.p.a., con sede legale in viale Belfiore 27, 50144 Firenze.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 30 aprile 2007                                                       

avv. Raffaele Sperati