Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SUNERGY.IT
Ricorrente: Sunergy s.r.l.
Resistente: Sunrider Europe Inc. (Avv. Nicoletta Colombo)
Collegio unipersonale: Avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento della
procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. l’8 novembre 2010 la
società Sunergy s.r.l., in persona del suo amministratore
unico e legale rappresentante, sig. Gaspare Perricone, con sede in
Viale Alcide De Gasperi, 173/A, 90146 Palermo, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio sunergy.it, registrato
dalla
società Sunrider Europe, Inc.
Ricevuto il
ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i
dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio sunergy.it era stato creato il 10 dicembre 2001 ed era
registrato a nome della società
Sunrider Europe, Inc.;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois
del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.sunergy.it si giunge ad una
pagina web in cui in alto compare la
scritta Sunrider International e vi è la
possibilità di accedere alle informazioni relative alla
società e l’acquisto dei relativi prodotti.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 10 novembre
2010 il ricorso e
la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente
per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento.
Non avendo
ricevuto alcuna notizia della spedizione, né essendo
possibile controllarne l’esito, il giorno 7
febbraio 2011 il ricorso veniva nuovamente spedito alla Resistente.
Anche di questa spedizione
non si aveva notizia alcuna, sicché C.R.D.D., su conforme
parere del Registro, provvedeva
ad inoltrare in data 6 aprile 2011 ricorso e documentazione per
corriere internazionale.
Il ricorso
veniva ricevuto il 13 aprile 2011 dalla Resistente Sunrider Europe
Inc., la quale il 7 maggio 2011
faceva pervenire le proprie repliche e relativa documentazione.
Pertanto
C.R.D.D. il 9 maggio 2011 nominava quale esperto il sottoscritto Avv.
Alessandro Nicotra,
che l’11 maggio 2011 accettava l'incarico.
Allegazioni delle
parti
a) Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di essere una
società operante da lungo tempo nel settore
delle energie rinnovabili. Essa afferma inoltre di aver aperto uno show
room in cui è possibile
toccare con mano pannelli fotovoltaici, nonché prenotare ed
eseguire test-drive su alcuni modelli di
veicoli elettrici commercializzati dall’azienda.
La
Ricorrente sostiene inoltre che nel momento in cui si accingeva a
registrare il dominio sunergy.it,
si avvedeva che esso era già stato assegnato alla Resistente
dal 10 dicembre 2001, per cui essa
era costretta a registrare un altro dominio sun-ergy.eu, al fine di
poter svolgere la sua attività
ed essere quindi raggiungibile dal pubblico di Internet.
La
Ricorrente afferma poi che il nome a dominio contestato è
identico alla denominazione sociale
della Sunergy s.r.l. e che la Resistente non ha alcun diritto sul nome
a dominio in contestazione,
non avendo alcuna attinenza con esso.
Riguardo la
malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta della
Resistente un’ipotesi
di passive holding, con lo scopo di sviare la clientela della
Ricorrente.
La
Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a
dominio in contestazione
senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe
applicabile al caso di specie la
circostanza ex art. 3.7, lett. e) del Regolamento.
La
Ricorrente individua la malafede del Resistente anche nel fatto che la
Resistente non risulta
reperibile all’indirizzo fornito al Registro, avendo
più volte tentato di contattare la Resistente al fine di
risolvere bonariamente la controversia, ma senza alcun esito.
La
Ricorrente deduce infine che, stante la notorietà raggiunta
dal Ricorrente, è inverosimile che la
registrazione del dominio sunergy.it sia stata casuale e non, al
contrario, finalizzata a trarre un indebito
vantaggio.
A supporto
del proprio ricorso la Ricorrente produce unicamente la lettera di
contestazione presso il
Registro del ccTLD .it con rinnovo dell’opposizione, il whois
del dominio in contestazione,
l’home page sunergy.it, i risultati della ricerca
“Sunergy” sui motori di ricerca Google,
Virgilio e Yahoo ed infine la raccomandata Sunergy – Sunrider
Europe Inc del 7/6/2010.
La
Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
b) Allegazioni della Resistente.
La
resistente è una società che fa parte del Gruppo
The Sunrider Corporation, leader nel mercato
degli integratori alimentari, dei prodotti di bellezza e della cura del
corpo.
Il Gruppo
Sunrider Corporation è titolare di numerosi marchi di cui la
Resistente è licenziataria
in Europa, tra cui anche il marchio “SUNERGY”.
La
Resistente è titolare del marchio registrato comunitario n.
000156778, depositato in data 01/04/1996
e del marchio registrato italiano n. 0000725072, depositato in data 22
marzo 1995 entrambi
aventi ad oggetto l’espressione “SUNERGY”.
La
Resistente sostiene che non starebbe in alcun modo violando il
Regolamento, in quanto il nome a
dominio è stato registrato da Sunrider il 10 dicembre 2001
ed ancora oggi viene utilizzato per un uso
commerciale dei suoi prodotti tra cui alcuni con il marchio
“SUNERGY”.
Da
ciò risulterebbe provato il punto b) dell’art. 3.6
del Regolamento, ossia che “del nome a dominio sta
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la
clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
Il
Resistente afferma che il nome a dominio in contestazione è
stato registrato dal Gruppo Sunrider
Corporation il 10 dicembre 2001 e quindi molto tempo prima della
costituzione della società
Ricorrente, avvenuta il 30 maggio 2006.
La
Resistente conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso ed
ipotizzando una malafede nella
proposizione del ricorso, senza peraltro chiedere esplicitamente una
dichiarazione di reverse domain
hijack.
Motivi della decisione
Il ricorso
è infondato.
Al di
là della identità del nome a domino con la
propria denominazione sociale, la Ricorrente
Sunergy s.r.l. non ha dimostrato la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a
dominio da parte dell’attuale assegnataria.
Quest’ultima,
da parte sua, da un lato ha dimostrato un proprio diritto al nome a
dominio in
contestazione, dall’altro ha documentalmente provato fatti
che escludono a priori la sua asserita
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Sotto il
primo profilo, la Sunrider Europe Inc. ha documentato di essere
licenziataria per l’Europa
fin dal 1991 dei merchi registrati dalla The Sunrider Corporation. Fra
questi, ha documentato
come i marchi Sunergy e Sunergy Design, identici - il primo in tutto,
il secondo nella parte
caratterizzante - al nome a dominio in contestazione, siano stati
registrati sin dal 1982 in circa un
centinaio di paesi, compresa l’Italia e l’Unione
Europea.
Sotto il
secondo, la Resistente ha dimostrato mediante visura camerale che la
data in cui è stata
costituita la società Ricorrente Sunergy s.r.l. (30 maggio
2006) è di gran lunga posteriore a quella di
registrazione del nome a dominio sunergy.it 10 dicembre 2001.
È quindi escluso a priori che
la Resistente possa aver violato (e per di più in malafede)
il diritto al nome della Ricorrente,
per il semplice fatto che allorché il nome a dominio fu
registrato la ricorrente non
esisteva e
non poteva quindi vantare alcun diritto sulla denominazione che poi
sarebbe divenuta la sua
ragione sociale (si veda, quale precedente conforme, la decisione sul
dominio gamesbond.it).
La suddetta
considerazione appare assorbente delle ulteriori circostanze,
anch’esse fondate,
dedotte dalla Resistente a riprova della inesistenza della malafede
nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Visto
l'art. 3.6 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione
dei nomi a dominio nel ccTLD .it
si rigetta
il ricorso
presentato dalla Sunergy s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio
sunergy.it,
che rimane quindi assegnato alla Sunrider Europe, Inc.
La presente
decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i
provvedimenti di sua
competenza.
Milano, 26
maggio 2011
Avv.
Alessandro Nicotra