Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 28 settembre 2016, la società Svapostore s.r.l. con sede in Napoli, Via Giuseppe Orsi 43, in persona del suo amministratore unico sig. Antonio Albano, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio svapostore.it assegnato al sig. Arcangelo Bove.

Dalle verifiche compiute da C.R.D.D. sul database Whois del Registro e dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione si evinceva:

• a) che il dominio svapostore.it era stato creato il 27 marzo 2014 ed era registrato a nome del sig. Arcangelo Bove;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “OK - CHALLENGED”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.svapostore.it si giungeva ad una pagina web contenente la scritta “Manutenzione in corso! Torneremo online il prima possibile”.

Dopo aver comunicato al Registro la ricezione del ricorso per e-mail, e avendo ricevuto il ricorso anche in formato cartaceo, il 19 ottobre 2016 C.R.D.D. spediva il tutto al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

In data 23 novembre 2016, C.R.D.D. riceveva le repliche del sig. Arcangelo Bove e, in data 25 novembre 2016, provvedeva ad inoltrarle al Registro ed al Ricorrente.

Il 28 novembre 2016 la Ricorrente, ai sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per la Risoluzione delle dispute, chiedeva al nominando esperto un ulteriore termine per controdedurre alle repliche del Resistente.

In pari data C.R.D.D. nominava quale esperto della procedura l’avv. Alessandro Nicotra il quale, il medesimo giorno, accettava l’incarico.

L’esperto incaricato, con ordinanza del 28 novembre 2016, accogliendo la richiesta avanzata dalla Svapostore S.r.l., disponeva a favore del Ricorrente termine fino al 7 dicembre 2016 per controdeduzioni alle repliche del Resistente e a quest’ultimo un ulteriore termine, fino al 16 dicembre 2016, per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni avversarie.

In data 6 dicembre 2016, il Ricorrente provvedeva ad inviare a C.R.D.D. le controdeduzioni alle repliche avversarie.

Nessuna ulteriore replica perveniva da parte del Resistente.

La ricorrente afferma che la Svapostore s.r.l. è una società che si occupa del commercio all’ingrosso e al dettaglio, anche tramite e-commerce, di sigarette elettroniche, articoli per fumatori e relativi accessori.

Per svolgere tale attività sul web, il 2 marzo 2013 la Ricorrente ha registrato il dominio svapostore.net, sul quale ha avviato la vendita di sigarette elettroniche e di tutti i prodotti ed accessori ad esse attinenti, fino a diventare nel giro di poco tempo un punto di riferimento per i consumatori interessati ai suddetti prodotti. Il 19 luglio 2016 la Ricorrente ha registrato i marchi “SVAPOSTORE” e “SVAPOSTORE.NET”.

Secondo la Ricorrente, il nome a dominio www.svapostore.it è identico al segno distintivo usato dalla Svapostore s.r.l. nell’esercizio della propria attività, sia come ditta, sia come marchio di fatto, sia come ragione sociale che la contraddistingue. L’uso del dominio in oggetto da parte del Resistente sarebbe dunque idoneo ad indurre in errore il pubblico circa la provenienza e la qualità dei prodotti e servizi e farebbe pensare al consumatore di provenire dalla impresa del Ricorrente.

A sostegno delle proprie ragioni, la Svapostore s.r.l. afferma che il dominio svapostore.it è stato registrato dal Sig. Arcangelo Bove senza alcun diritto, in quanto non esisterebbe alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il segno SVAPOSTORE.

Il sig. Arcangelo Bove – documenta la Ricorrente – è, infatti, titolare della Svapo Trade S.r.l., società che gestisce il dominio www.svaposweb.it; sito web dedicato alla vendita di sigarette elettroniche e di prodotti ad essi attinenti.

La malafede del Resistente, secondo la Svapostore s.r.l., risulterebbe dal fatto che il dominio svapostore.it sarebbe da tempo “in manutenzione”; e tale comportamento integrerebbe la tipica condotta di chi intende occupare un dominio per impedire al legittimo interessato di registrarne un altro che abbia quella determinata denominazione.

Secondo la Ricorrente, il sig. Bove avrebbe registrato il dominio in contestazione - dopo circa un anno dalla registrazione del dominio svapostore.net da parte della Ricorrente - per cercare di sviare la clientela che la Svapostore s.rl. si era costruita in quel lasso di tempo. 

Infine la Ricorrente rileva e documenta, quale ulteriore dato dal quale dedurre la malafede del Resistente, la circostanza che il sig. Arcangelo Bove è l’attuale assegnatario anche del dominio svapostore.com sulla home page del quale appare la scritta “SVAPOSTORE, componi la tua sigaretta elettronica.” e tutti i link presenti opererebbero un reindirizzamento al sito web svapoweb.it.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la rassegnazione del nome a dominio svapostore.it

Il Resistente, dal canto suo, afferma innanzitutto che la registrazione del dominio svapostore.it è avvenuta ben prima della registrazione del marchio “SVAPOSTORE” ad opera della Ricorrente. Infatti, mentre quest’ultima è avvenuta in data 19 luglio 2016, la registrazione del dominio in oggetto è avvenuta in data 12 giugno 2014.

Per tali ragioni, secondo il Resistente, al momento della registrazione del dominio in parola, il consumatore/utente non avrebbe potuto essere indotto in confusione rispetto ad un marchio che, al tempo, ancora non esisteva. Come anche non esisteva alcun segno identificato aziendale essendo avvenuta anche tale ultima registrazione in epoca successiva alla registrazione del dominio.

Oltre a ciò, quanto alla identicità della ragione sociale della Ricorrente con il nome a dominio svopostore.it, il sig. Bove sostiene che la parola “svapo” è sempre più utilizzata nel settore del commercio delle sigarette elettroniche, mentre il termine “store” è di uso comune a livello mondiale, per indicare la commercializzazione di un prodotto.

Inoltre, il Resistente sostiene che i suoi diritti in relazione al dominio in oggetto deriverebbero dalla circostanza che egli, titolare del marchio “SVAPOWEB”, è attivo nel  commercio delle sigarette elettroniche attraverso altri cento domini tutti contenenti la parola “svapo”. La registrazione del dominio svapostore.it sarebbe dunque stata dettata dall’esigenza di estendere ulteriormente la propria presenza online.

A sostegno del proprio diritto sul dominio in oggetto, il Resistente sostiene che svapostore.it avrebbe dovuto richiamare il nome della società svapo store s.r.l., società cliente e distributore del sig. Bove in Italia.

Quanto alla malafede, il sig. Bove infine afferma che la stessa non sussisterebbe in quanto il dominio non risulta ancora attivo per “cause dovute ad inconvenienti di tipo tecnico con il programmatore, ingaggiato per la costruzione del nostro sito”.

Il Resistente pertanto conclude chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla Svapostore s.r.l.

Nelle proprie controdeduzioni, inviate a C.R.D.D. nel rispetto dei termini fissati con ordinanza del 28 novembre 2016, la Svapostore s.r.l. afferma innanzitutto che la nascita dell’attività in capo al Ricorrente risale alla registrazione del dominio svapostore.net e, specificamente, al 2 marzo 2013. Dunque ben prima della registrazione, da parte del sig. Bove, del nome a dominio svapostore.it.

Tanto basterebbe - a dire della Ricorrente - a dimostrare che il sig. Bove abbia volontariamente sfruttato la notorietà dell’esponente inducendo in errore il pubblico e oltretutto, ingenerando nei potenziali clienti della Svapostore S.r.l. l’impressione di inattività della stessa (essendo il dominio ancora oggi inattivo).

Inoltre la Svapostore s.r.l. sostiene che la identicità del nome a dominio svapostore.it con il segno distintivo usato dalla Svapostore s.r.l. nell’esercizio della propria attività, non sarebbe giustificata dalle affermazioni del sig. Bove - secondo cui il nome a dominio richiamerebbe la società svapo store s.r.l., sua cliente e distributore per l’Italia. Ciò sia perché il sig. Bove non sarebbe legittimato a registrare un dominio per una società di cui non risulta avere cariche sociali, sia perché tale società ha visto la luce solo il 19 settembre 2016.

Infine, sull’inattività del dominio in parola, la Ricorrente sostiene che le affermazioni del sig. Bove, secondo cui tale inattività sarebbe stata causata da un problema con il tecnico programmatore, sono prive di riscontro probatorio prima ancora che prive di utilità.

Al riguardo la Svapostore s.r.l. rileva che la corrispondenza con il preteso tecnico programmatore è successiva alle contestazioni della Ricorrente oltre che assolutamente generica e non idonea a dimostrare quanto affermato dal Resistente.

Il Resistente non inviava alcuna replica alle controdeduzioni della Ricorrente.

       a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

       b) Diritto o interessi legittimi della Resistente

Le argomentazioni svolte dal sig. Bove per affermarsi titolare di legittimo interesse al dominio in contestazione non solo sono prive di pregio, ma semmai ne confermano l’illegittimità della registrazione.

Infatti, la circostanza che il sig. Bove sita titolare del   marchio “SVAPOWEB”, con cui egli afferma essere  attivo nel commercio delle sigarette elettroniche, e che egli intendesse  “estendere ulteriormente la propria presenza online” mediante la registrazione di altri numerosi domini contenenti la parola “svapo”, non lo autorizzava a registrare un nome a dominio esattamente corrispondente alla ditta ed alla denominazione sociale di una impresa concorrente.

Ne emerge, pertanto, la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

        c) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Da quanto esposto dalle parti, infatti, emerge con chiarezza che il nome a dominio svapostore.it è utilizzato dall’attuale assegnatario con la piena consapevolezza di sfruttare la notorietà del marchio SVAPOSTORE.

Oltre a ciò, la inattività del domino in oggetto, integra la tipica condotta di chi intende occupare un dominio per impedire al legittimo interessato di registrarne un altro che abbia quella determinata denominazione. Con conseguente preclusione per la Ricorrente della possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

È di tuta evidenza dunque che il Resistente – sig. Arcangelo Bove, titolare del marchio SVAPOWEB, concorrente della Svapostore S.r.l – commercializzando prodotti analoghi a quelli della società ricorrente, ha approfittato della notorietà della Svapostore s.r.l. per attrarre a sé la clientela già acquisita dalla Svapostore s.r.l.; da un lato registrando con tempi analoghi il dominio svapostore.com e ponendo su di esso un redirect sul suo sito di commercio elettronico di prodotti dello stesso genere; dall’altro registrando il dominio in contestazione e ponendo su di esso un sito in perenne manutenzione, cosa che per l’utenza non depone a favore della Ricorrente.

Si ritiene pertanto che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio svapostore.it alla società società Svapostore s.r.l., con sede in Napoli, Via Giuseppe Orsi 43. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 28 dicembre 2016

Avv. Alessandro Nicotra