Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 20 febbraio  2012, la società Autostrade per l’Italia S.p.a. con sede in Via Alberto Bergamini n. 50 – Roma 00159, in persona del suo legale rappresentante Avv. Pietro Fratta, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio telepassfamily.it, registrato dal Sig. Dick Brown 
                                                              
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio telepassfamily.it era stato creato il 23 luglio 2007 ed era registrato a nome del Sig. Dick Brown
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.telepassfamily.it oltre l’invito: “Compra questo dominio. Il dominio telepassfamily.it è in vendita”, compare  una pagina di benvenuto nella quale si specifica che “telepassfamily.it ti offre link a siti internet su Telepass” e quindi una serie di collegamenti sponsorizzati.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo risultante dal database del Registro il giorno 5 marzo 2012, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il ricorso con la relativa documentazione è tornato alla C.R.D.D  per compiuta giacenza che risulta perfezionata il 29 marzo 2012 . Pertanto in data 26 aprile 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura il Prof. Avv. Alfredo Antonini, che il 27 aprile 2012 accettava l'incarico.

1.    Allegazione della Ricorrente

Nel proprio ricorso introduttivo la società Autostrade per l’Italia S.p.a. afferma e documenta di essere uno dei maggiori concessionari in Italia e in Europa di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio e dei connessi servizi alla mobilità.  La ricorrente documenta anche di essere titolare del marchio Telepass Family.
 
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio in contestazione “include integralmente un segno distintivo registrato e ampiamente utilizzato da parte della Ricorrente”, sul quale il sig. Dick Brown, attuale assegnatario, non avrebbe diritti o legittimi interessi. 
                   
Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta del Sig. Dick Brown il precipuo intento di creare una interferenza con il marchio Telepass Family. La registrazione del domain name sarebbe  avvenuta con la consapevolezza di ledere il diritto di Autostrade per l’Italia S.p.a. in quanto la popolarità della stessa, come quella marchio Telepass Family, non permetterebbe una registrazione riconducibile a una mera coincidenza.

La malafede della Resistente emergerebbe anche dalla circostanza che la stessa ricorrente “non ha alcun controllo su quanto compare o comparirà sul sito del resistente, che comunque offre una pluralità di link, compresi a siti che promuovono forme di gioco d’azzardo di dubbia legalità. Benché il sito promette link a siti internet su Telepass, molti dei link non hanno niente a che fare con i servizi Telepass.”

La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

2.    Posizione del Resistente

Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato restituito dalle poste perché non richiesto entro il periodo di giacenza prescritta. Pertanto,  ai sensi dell’art. 4.4 lettera b) del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione dalla data in cui le poste hanno tentato la consegna del plico, ossia, nel caso di specie, il 29 marzo 2012. Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.


I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio telepassfamily.it assegnato al Sig. Dick Brown è esattamente identico al marchio della Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome telepassfamily.it , sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito  risulta utilizzato esclusivamente per attrarre utenti verso i link sponsorizzati e vendere al miglior offerente il nome a dominio telepassfamily.it.

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
                                                                         

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato registrato il 23 luglio 2007, ossia nove anni dopo la registrazione del marchio Telepass Family.

Inoltre considerando la notorietà del marchio Telepass Family, è da escludere la circostanza che la registrazione del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto, che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento).   
                                                          
 E’ da aggiungere che il contenuto della pagina posta sul dominio in contestazione ha come unica funzione quella di offrire la vendita dello stesso nome a dominio, oltre che sponsorizzare alcuni link, e quindi risulta chiaro come il dominio sia adoperato per attrarre utenti internet interessati ai servizi Telepass su un sito che nulla ha a che vedere con quell’argomento.

Non può essere altresì  ignorata la circostanza che il Sig. Dick Brown sia già noto come registrante in passate procedure di riassegnazione (cfr. quella di concorsipubblici.it). Anche in quella occasione la malafede nella registrazione del nome a dominio e la lesione dell’altrui dritto emerse a chiare lettere. Alla luce di quanto appena osservato il comportamento del Sig. Brown lascia pensare ad una reiterata condotta accaparratoria.  

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “telepassfamily.it” alla società Autostrade per l’Italia S.p.a. con sede in Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159 Roma.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Trieste, 7 maggio 2012

Prof. Avv. Alfredo Antonini.