Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
TELESETTE .IT
Ricorrente: Edizioni Del Duca s.r.l.
Resistente: Euro DNS S.A.
Collegio unipersonale: Avv. Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la
società Edizioni Del Duca s.r.l. con sede in Corso di Porta
Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale
rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio telesette.it, registrato
dalla società Euro DNS S.A.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il
dominio telesette.it era stato creato il 26 maggio 2009 ed era
registrato a nome dalla società Euro DNS S.A.;
b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
c) che
digitando l’indirizzo http://www.telesette.it si giungeva ad una
pagina web in cui assieme all’invito all’acquisto del nome
a dominio si sponsorizzava una lista di link che rindirizzavano
l’utente verso diversi tipi di siti internet.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente
per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del
Registro il giorno 27 ottobre 2011, con l'invito ad inviare a C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
La
cartolina di ritorno perveniva il 25 gennaio 2012. Da essa il plico
risultava essere stato recapitato il giorno 22 dicembre 2011. Il
termine per le repliche, pertanto, risultava essere scaduto il 16
gennaio 2012, senza che nulla fosse pervenuto dalla Resistente
stessa.
Il 27
gennaio 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Mario
Pisapia, che il successivo 1 febbraio accettava l'incarico.
1. Allegazione della Ricorrente
Nel
proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di
essere una società operante in ambito della editoria e tra le
numerose testate giornalistiche pubblica anche il
settimanale “Telesette” fin dal 1978. La ricorrente
documenta anche di essere titolare di identico marchio italiano
richiesto nel 2000 e di avere ottenuto il titolo di privativa nel 2003,
successivamente, nell’anno 2010, il marchio è stato
rinnovato. Quindi la ricorrente afferma di godere un diritto di
esclusiva sul marchio “Telesette”.
Secondo la
Ricorrente, il dominio in contestazione è identico alla testata
della propria rivista ed al marchio registrato
“Telesette”.
Riguardo
alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta
della società Euro DNS S.A. l’intento di sfruttare la
notorietà del settimanale per attirare gli utenti
verso un sito internet in cui compaiono solamente la sponsorizzazione
di una serie di link e la messa in vendita del nome a dominio
telesette.it.
In
particolare, la Ricorrente fa notare non solo come la società
Euro DNS S.A. abbia registrato il nome a dominio nel 2009 e quindi in
un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio e alla
pubblicazione della rivista, ma anche come la Resistente voglia tentare
di cedere al miglior offerente il dominio oggetto del reclamo.
Da
ciò emergerebbe la malafede della Resistente, perché
l’utilizzo del sito sarebbe finalizzata a trarre un indebito
vantaggio.
La
Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a
dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per
cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art.
3.7, lettera d) del Regolamento.
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2. Posizione del Resistente
Il
ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato
recapitato il giorno 22 dicembre 2011.
Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.
Motivi della decisione
I motivi
dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome.
Ai sensi
dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a
dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Al
riguardo, è indubbio che il nome a dominio telesette.it
assegnato alla società Euro DNS S.A è esattamente
identico sia al marchio che alla denominazione del settimanale stampato
dalla Ricorrente.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
Provato
dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome telesette.it – sotto
il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla
registrazione di identico marchio e (b) di diritto d’autore sul
titolo della testata giornalistica - sarebbe spettato al Resistente
dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio.
Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al
ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la
sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
- a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co.
del Regolamento);
- b)
non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
- c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto il sito risulta utilizzato
esclusivamente per sponsorizzare siti internet attraverso link presenti
sulla pagina e per offrire in vendita lo stesso nome a dominio
telesette.it.
Si ritiene
pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente
sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del
secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla
riassegnazione del nome a dominio.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.
Quanto
alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Tra le
prove della registrazione e del mantenimento del dominio in male fede,
il Regolamento indica all’art. 3.7 lett. d) “la circostanza
che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale e/o comunitario”(art. 3.7 del regolamento).
Le
circostanze che sull’unica pagina web presente nel dominio si
trovano link pubblicitari “pay per click” e che vi sia
l’invito all’acquisto del nome a dominio fanno
escludere che la registrazione dello stesso sia frutto di una fortuita
coincidenza. Considerata inoltre la notorietà del settimanale,
è agevole dedurre che la registrazione del nome a dominio
telesette.it sia stata effettuata unicamente per ingannare
l’utenza, generando confusione con il marchio telesette e trarne
così profitto.
Ulteriore
prova della malafede del Resistente emerge dalla circostanza che non
risulta alcun plausibile collegamento tra la società registrante
Euro DNS S.A. domiciliata all’estero e il nome a dominio
telesette, identico alla testata ed al marchio registrato della
Ricorrente, se non quella di sviare l’utenza con la speranza che
acceda ai link sponsorizzati e di vendere al miglior offerente il nome
a dominio.
Si ritiene
pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così
come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone
la riassegnazione del nome a dominio “telesette.it” alla
società Edizioni Del Duca s.r.l. con sede in Corso di Porta
Nuova n. 3/a, 20121 Milano.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 14 febbraio 2012.
Avv. Mario Pisapia.
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