Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
torta900.it
Ricorrente: Pasticceria Balla
s.n.c. di Balla Stefano & C. (dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Giuseppe Strano
Collegio (unipersonale):
avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Il 18 maggio 2004 la CRDD
riceveva via e-mail ricorso per l’instaurazione di una procedura di riassegnazione
dalla Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano & C., corrente in Ivrea,
Corso Re Umberto 16/18, rappresentata dal dott. Massimo Introvigne e domiciliata
presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, in Torino, Corso Regio
Parco 27, per il trasferimento in suo favore del nome a dominio torta900.it
registrato dal sig. Giuseppe Strano, Via Cavour 12, Agrigento.
La CRDD provvedeva alla verifica
dei datti del nome a dominio torta900.it sul data base whois della Registration
Authority, accertando che lo stesso risultava formalmente contestato dal
13 maggio 2004, data a cui corrisponde la dicitura “valore contestato”.
Verificava poi che l’indirizzo http://www.torta900.it reindirizza a pagine
web del sito Virgilio.it in cui si offrono servizi e prodotti di
Tin.it http://tin.virgilio.it/prodotti_servizi/ servizi_web/.
In data 22 maggio 2004 perveniva
il cartaceo del ricorso e della documentazione ad esso allegata, che la
CRDD provvedeva ad inviare in copia al sig. Giuseppe Strano a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nel whois della
Registration Authority; tuttavia il plico tornava al mittente in quanto
sconosciuto il destinatario all’indirizzo indicato.
La CRDD nominava in
data 1 luglio 2004 la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere saggio
per la presente procedura, che il successivo 3 luglio 2004 accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
La società Pasticceria
Balla s.n.c. di Balla Stefano & C. assume di essere una nota società
produttrice di torte e biscotti che da oltre 40 anni offre al pubblico
il suo prodotto più noto TORTA 900. Essa afferma e documenta che
tale nome è protetto come marchio da diverse registrazioni italiane,
fra cui la domanda n. TO2000C002177, nonchè dalla registrazione
di marchio comunitario n. 1.105.055.
Sostiene, inoltre, che il
nome a dominio torta900.it riprende, in maniera identica, il noto marchio
di cui è titolare la società ricorrente.
La società Pasticceria
Balla s.n.c. ritiene quindi che sussistano tutti i requisiti richiesti
dalle Regole di naming per la riassegnazione in suo favore del nome a dominio
contestato.
In particolare essa
sostiene:
a) che il nome a dominio
contestato ha come cuore un marchio registrato e ampiamente utilizzato
dalla ricorrente, oggetto in quanto tale dei diritti esclusivi della legge
marchi;
b) che il resistente non
ha diritti o interessi legittimi sul nome da lui registrato come dominio,
non corrispondendo al suo cognome o ditta;
c) che il nome a dominio
è stato registrato in malafede al solo scopo di creare un’interferenza
con il noto marchio TORTA900.
La mala fede, secondo la
ricorrente, sarebbe anche dimostrata dal fatto che digitando www.torta900.it
si finiva su un sito pornografico; essa infatti sostiene che il reindirizzamento
a siti pornografici a partire da un domain name che incorpora un noto marchio
sarebbe di per sé prova della malafede (fenomeno denominato “pornosquatting”);
e ciò, sostiene la ricorrente, anche se successivamente alla contestazione
digitando lo stesso indirizzo si arriva ad una pagina che pubblicizza i
sevizi Tin.it.
Infine la ricorrente adduce
che il sig. Strano ha registrato in passato nomi a dominio corrispondenti
ad altri noti marchi e contro di lui sono state rese altre decisioni.
Sulla base delle suddette
argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse,
la ricorrente, dopo aver passato in rassegna anche alcune decisioni emesse
dagli arbitri dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale) e della NAF (National Arbitration Forum) ai sensi della
procedura di riassegnazione denominata MAP (Mandatory Administrative Procedure)
omologa della procedura di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima
è stata mutuata) in materia di “pornosquatting”, conclude chiedendo
il trasferimento a proprio nome del dominio torta900.it.
Posizione del resistente
Da quanto in atti risulta
che l’indirizzo dato dal sig. Strano al momento della registrazione del
nome a dominio risulta inesistente, tanto che le poste hanno rimandato
al mittente sia la lettera di contestazione precedente inviata dalla ricorrente,
sia il plico contente ricorso per l’instaurazione della presente procedura
che la documentazione inviati dalla segreteria della CRDD.
Tutto quanto posto in essere
dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dal’art. 2, I comma, lett.
B) delle procedure, sicchè può ritenersi che il resistente,
legalmente posto in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto
replica alcuna nei termini.
Motivi della decisione
a) identità e confondibilità
del nome
L’articolo 16.6.a delle regole
di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della
riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente
vanta diritti oppure al proprio nome.
Il nome a dominio contestato
torta900.it risulta identico al marchio TORTA 900, dalla ricorrente
registrato a partire dal 1960 in Italia e poi anche nella comunità
europea. Al riguardo la ricorrente ha depositato sia documento che attesta
il deposito del marchio in Italia sia il certificato di registrazione europea.
Il saggio deve ritenere accertato
il requisito della identità e confondibilità del nome a dominio
contesto con il marchio registrato dalla società resistente.
b) Inesistenza di un diritto
del resistente sul nome a dominio contestato.
Provata la identità
del nome da parte del ricorrente, il resistente è gravato dall’onere
di provare il proprio diritto sul nome a dominio contestato. Questa circostanza
non può, tuttavia, verificarsi nella presente procedura perché
il resistente non ha mai ricevuto il ricorso, né avrebbe potuto
riceverlo vista l’inesistenza dell’indirizzo da lui stesso fornito alla
Registration Authority.
Questa circostanza non produce
alcun ostacolo alla presente decisione perché, sebbene non sia stato
ricevuto il plico, tuttavia la segreteria dell’ente conduttore ha espletato
tutto quanto in suo dovere per la regolare instaurazione del contraddittorio.
E, soprattutto, la contestazione del nome a dominio risulta pubblicamente
dal whois della Registration Authority da 16 maggio 2003, data in cui è
stata aggiunta la dicitura “valore contestato”.
Ciò posto, il
sottoscritto saggio, non avendovi provveduto il resistente, passa in rassegna
tutti gli elementi di cui può disporre d’ufficio per verificare
se sussistano diritti concorrenti o legittimi interessi sul nome a dominio
oggetto del ricorso.
Il dominio torta900.it è
un tipico segno di fantasia che non corrisponde al cognome, né sono
emerse dai documenti agli atti elementi tali da evidenziare l’esistenza
di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere
sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale
assegnatario. Non consta agli atti né è dato ricavare in
alcun modo che il sig. Giuseppe Strano, prima di avere avuto notizia della
contestazione in buona fede ha usato o si e' preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al
pubblico di beni e servizi; ciò è anzi da escludere in quanto
la società ricorrente ha, al contrario, provato che il nome a dominio
è stato utilizzato per il cosiddetto pornosquotting cioè
per attirare utenti internet verso siti pornografici. Né il sig.
Strano risulta conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale,
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio. Non risulta, infine, che del nome a dominio
il sig. Strano stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale
senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato. Il sito viene infatti attualmente utilizzato a fini
commerciali per offrire prodotti o servizi della tin.it.
Non risulta, dunque,
esistente alcun diritto del resistente del nome a dominio contestato.
c) malafede della resistente.
L’art. 16.6 c) delle regole
di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
In primo luogo, è
da considerarsi elemento di malafede il fatto stesso dell’inesistenza dell’indirizzo
che il sig. Strano ha fornito alla Registration Authority al momento della
registrazione del nome a dominio.
La circostanza è stata
ritenuta elemento di malafede già in altre situazioni, sia in decisioni
italiane (decisione lanerieagnona.it, saggio Loffreda, http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm)
che in MAP di ICANN in cui l’orientamento è ormai consolidato (World
Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI
N. D2000-0256, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html;
Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2000-1608, su
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html). E
se da sola la circostanza dell’indicazione di un indirizzo inesistente
non può che essere un semplice indizio di malafede, essa tuttavia
diventa determinante se unita agli altri elementi di prova della malafede.
Deve infatti ritenersi dimostrata
anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
In particolare la circostanza
che il dominio contestato sia stato utilizzato esclusivamente per fare
accedere l’utente di Internet ad un portale pornografico configura quanto
disposto dall’art. 16.7. lettere c) e d), come sostenuto in numerose precedenti
decisioni circa il pornosquatting, che ricorre, secondo la elaborazione
della giurisprudenza formatasi in questa sede amministrativa nazionale
ed internazionale, quando si verifica l’uso di un nome a dominio corrispondente
ad un marchio celebre per attirare ingannevolmente gli utenti Internet
verso siti pornografici a pagamento (decisione dominio pradaboutique.it
saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm).
L’uso del nome o del marchio
altrui come nome a dominio ha infatti in questi casi lo scopo di attirare
sul proprio sito utenti che non stavano cercando un sito pornografico,
ma stavano invece cercando i prodotti o servizi associati al corrispondente
nome o marchio.
Ai fini della prova della
mala fede rileva inoltre il fatto che attualmente al dominio in oggetto
sia assegnata la sola funzione di redirect verso un altro sito che
nulla ha a che fare con il sig. Giuseppe Strano.
Inoltre Torta900 è
un marchio registrato e conosciuto in Italia, talchè non appare
sostenibile che la sua registrazione ed il suo mantenimento siano stati
effettuati in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento
del dominio torta900.it dal signor Giuseppe Strano alla Pasticceria Balla
s.n.c. di Balla Stefano & C., corrente in Ivrea, Corso Re Umberto 16/18.
La presente decisione viene
comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di
sua competenza.
Roma, 16 luglio 2004
avv. Maria Luisa Buonpensiere.
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