Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
TOTAL.IT
Ricorrente: Total S.A. (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: sig. Luigi Marruso
Collegio (unipersonale): prof. avv. Alfredo Antonini
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail in data 15 febbraio 2011 da C.R.D.D., la
Total S.A., con sede in Corbevoie, 2, place Jean Millier – La
Défense 6, c.a.p. 92400, in persona del legale rappresentante
sig.ra Stéphanie Polselli, rappresentata nella presente
procedura dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo
Introvigne, presso lo studio dei quali in Torino, Corso Emilia 8 si
domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio total.it, registrato dal
sig. Luigi Marruso.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio total.it era stato creato il 22 agosto 2006 ed era registrato a nome del sig. Luigi Marruso;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.total.it si giunge ad una
pagina web contenente links a siti che si occupano di gestione di
concorsi a premi, raccolte punti, distribuzione prodotti petroliferi
per riscaldamento, consulenze per la realizzazione di distributori di
carburanti, consulenza e vendita strumenti gasolio defiscalizzato,
modalità per risparmiare sul costo della benzina, sconti su capi
di abbigliamento.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per
raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il
sig. Luigi Marruso riceveva il plico raccomandato in data 24 febbraio
2011, senza tuttavia provvedere ad inviare le repliche entro i termini
previsti dal Regolamento.
Pertanto
in data 25 marzo 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente
procedura il prof. avv. Alfredo Antonini, che il successivo 28 marzo
accettava l'incarico.
Posizione della Ricorrente.
La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di essere titolare dei seguenti marchi:
- - TOTAL, marchio italiano n. 1055574, risalente al 1963 e tuttora in vigore;
- - TOTAL, marchio italiano n. 1214203, risalente al 1996 e tuttora in vigore;
- - TOTAL, marchio internazionale n. 474817, risalente al 1983 e tuttora in vigore ;
- - TOTAL, marchio internazionale n. 591228, risalente al 1992 e tuttora in vigore;
- - TOTAL, marchio internazionale n. 402409, risalente al 1993 e tuttora in vigore;
- - TOTAL, marchio comunitario n. 003180296 dell’8 luglio 2005;
- - TOTAL, marchio comunitario n. 009098963 del 28 settembre 2010.
La
Ricorrente inoltre afferma di essere una delle maggiori società
multinazionali europee, nonché una delle quattro maggiori
aziende mondiali operante nel settore dell’energia e del petrolio
insieme a Shell, BP ed Exxon. Essa utilizza il marchio TOTAL dal 1924 e
la più antica registrazione italiana di tale marchio risale al
1963.
La
Ricorrente sostiene inoltre che il nome a dominio in contestazione
include per intero i marchi da essa registrati e che il Resistente non
ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non
corrispondendo né alla sua ditta, denominazione o ragione
sociale, né risulta alcun collegamento tra Ricorrente e
Resistente.
La
Ricorrente sostiene infine che ricorre l’elemento della malafede
del Resistente sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a
dominio, considerando che:
1)
nel momento in cui il Resistente provvedeva alla registrazione
del nome a dominio non poteva ignorare l’esistenza della
Ricorrente e dei suoi diritti sul marchio TOTAL;
2)
la Ricorrente non ha alcun controllo su quanto contenuto o che
comparirà nel sito, che attualmente offre un accesso ad una
pagina di parcheggio.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
Posizione del Resistente
Da
parte sua il sig. Marruso, pur avendo regolarmente ricevuto la
raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la
e-mail di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i
termini previsti.
Motivi della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità o confondibilità del nome
Ai
sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome
a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno
distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Mediante
la documentazione versata agli atti, la Ricorrente ha dimostrato di
essere titolare del marchio TOTAL; marchio registrato precedentemente
rispetto alla registrazione del dominio total.it da parte del sig.
Luigi Marruso avvenuta il 22 agosto 2006.
Nel
caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio
total.it sia identico alla denominazione sociale della Ricorrente,
oltre che al marchio TOTAL che la Ricorrente ha provato di avere
registrato come marchio su scala internazionale; denominazione sulla
quale, quindi, essa vanta pieni diritti.
Si
ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o
confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, lett. a) del
Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del resistente
Con
riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare
che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome
“total” e la confondibilità del nome a dominio
con i marchi da essa registrati nonché con la sua
denominazione sociale.
Sarebbe
dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto
o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente
controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha
proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale
diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
- a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
- b) non risulta che “il
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”;
- c) si deve escludere la circostanza che “il
resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito
risulta una pagina web contenente links a siti di società in
diretta concorrenza con la Ricorrente.
Si
ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal
Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa
ritenersi soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede
La
Ricorrente ha affermato e dimostrato il proprio diritto all’uso
del marchio TOTAL. Da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto,
nonché dalla documentazione allegata al ricorso, è
altresì emersa la notorietà a livello internazionale del
marchio TOTAL. Sotto questo profilo, stante la notorietà
raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la
registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. Inoltre,
contenendo il sito corrispondente al nome a dominio oggetto della
contestazione links che
reindirizzano su siti in diretta concorrenza con la Ricorrente,
è indubbio che il Resistente fosse a conoscenza della sua
esistenza, tanto più che risulta documentata la registrazione da
parte del sig. Marruso di altri nomi a dominio relativi a marchi
famosi, per alcuni dei quali sono state svolte in passato altre
procedure di riassegnazione (map dominio gettyimages.it, saggio M. L. Bonpensiere; decisione WIPO 2006-0275, dominio nrf.org, panelist E.C. Chiasson).
Dunque
la registrazione e il mantenimento del nome a dominio oggetto di
contestazione rientra in un più ampio disegno accaparratorio,
volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti
corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito
ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad
errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la
notorietà raggiunta dalla Total S.A. per attrarre
illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico
sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet
www.total.it sia il sito ufficiale della società Total S.A. Per
quanto sopra esposto è indubbio l’elevatissimo rischio di
confusione per l’utente di Internet tra il nome a dominio
contestato da un lato ed il marchio e l’omonima denominazione
sociale dall’altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si
considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione
sociale TOTAL.
Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione “sia
stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il
marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento
indicativo della malafede ex art. 3.7, lett. d) del Regolamento.
Così come non appare dubitabile che il dominio total.it “sia
stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico
marchio di utilizzare tale nome di dominio ed esso sia utilizzato per
attività in concorrenza con quella del Ricorrente” (art. 3.7, lett. b) del Regolamento), nonché “con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente” (art. 3.7, lett. c) del Regolamento).
Inoltre
il Resistente non ha provato in alcun modo l’esistenza di un suo
dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato,
sicché si ritiene applicabile anche la circostanza sub e)
dell’art. 3.7 del Regolamento.
Da
ultimo, è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio
registrato non associato ad alcuna attività arreca discredito
all’immagine di cui può godere una società presente
sul mercato internazionale da parecchi anni.
Essendo
provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma
del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio total.it alla Total S.A.,
con sede in Corbevoie, 2, place Jean Millier – La Défense
6, c.a.p. 92400.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Trieste, 4 aprile 2011
Prof. Avv. Alfredo Antonini
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