Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
tuttomoto.it

Ricorrente: Rusconi Editore S.p.A. (avv. Mariacristina Rapisardi)
Resistente: Tuttomoto s.n.c. di Gaetano Confente (avv. Giancarlo Schiavo)
Collegio (unipersonale): dott. Fabio Massimi. 

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail il 16 giugno 2001, la  Rusconi Editore S.p.A. con sede in Milano, Viale Sarca 235, rappresentata dall’avv. Mariacristina Rapisardi, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio tuttomoto.it, registrato dalla Tuttomoto s.n.c. di Gaetano Confente.

In data 18 giugno 2001 la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority; il giorno successivo verificava anche la pagina web risultante all'indirizzo www.tuttomoto.it. Le verifiche consentivano di appurare particolare:
- che il dominio tuttomoto.it risultava assegnato al sig. Gaetano Confente, legale rappresentante della soc. Tuttomoto s.n.c. dal 28 luglio 1999;
- che il dominio tuttomoto.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 2.10.2000;
- che all'indirizzo www.tuttomoto.it risultava un sito attivo.

In data 18 giugno 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  nel medesimo giorno la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto al destinatario in data 27 giugno 2001. L’8 luglio 2001 la resistente inviava alla CRDD una e-mail nella quale anticipava l’invio di repliche e documentazione; repliche e documentazione che, in formato cartaceo, pervenivano alla Crdd il 14 luglio 2001.

Verificatane la regolarità, la CRDD le trasmetteva alla ricorrente. Al contempo, CRDD nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 17 luglio 2001, accettava l’incarico.

Allegazioni del ricorrente

La ricorrente Rusconi Editore S.p.A. dichiara e prova di essere titolare dei seguenti marchi:
- marchio italiano n. 762378 depositato il 5.7.1996, concesso il 14.12.1998 – rinnovazione del marchio italiano n. 339140 depositato il 3.9.1976 costituito dalla dicitura ‘TUTTOMOTO’, per i prodotti appartenenti alla classe 16; 
- marchio italiano n. 583216 depositato il 23.3.1990, concesso il 9.12.1992 e rinnovato l’11.1.2000 con domanda n. MI2000C000213 costituito dalla dicitura ‘TUTTOMOTO’ in particolare grafia all’interno di un rettangolo a fondo scuro, per i prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42; 
- marchio internazionale n. R 521327 concesso il 3.3.1988 e rinnovato il 3.3.1998 costituito dalla dicitura ‘TUTTOMOTO’, per i prodotti della classe 16, 38, 41 ed esteso in Germania, Austria, Benelux, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Spagna, Federazione Russa, Francia, Ungheria, Portogallo, Romania, Svizzera, Yugoslavia; 

 La ricorrente dichiara d’essere società editoriale titolare di famose riviste con pubblicazione periodica e diffusione in Italia, in Europa e  nel resto del mondo. Fra queste, la rivista “Tuttomoto”, nata nel dicembre del 1978 come rivista specializzata nel settore del motociclismo, e subito affermatasi presso il pubblico. In essa sono riportati articoli (corredati da fotografie e da disegni tecnici) che illustrano le principali novità del settore, le caratteristiche di alcuni modelli risultanti dalle prove su strada, notizie sulle principali manifestazioni fieristiche e sportive; nel periodico è inoltre presente un listino prezzi relativo sia al ‘nuovo’ che all’usato’. 

La Rusconi dichiara che la resistente non ha diritti e interessi legittimi sul nome a dominio contestato, non risultando il soggetto che ha registrato il nome a dominio aver registrato marchi costituiti o composti dalla parola ‘tuttomoto.it’.

La ricorrente sostiene inoltre che la home-page del sito corrispondente al nome a dominio contestato non consentirebbe di individuare esattamente quale sia l’attività svolta dal registrante: infatti in essa campeggia la scritta ‘TUTTO MOTO only worderful motor-cicle’ con la fotografia di un ‘centauro’ a bordo di una moto e i loghi delle maggiori case produttrici di motociclette. Solo entrando nel link denominato ‘azienda’ si apprenderebbe che lo stesso promuove un negozio, con annessa officina, la cui denominazione è ‘Tutto Moto’; negozio che commercializza motociclette e relativi accessori e pezzi di ricambio.

Attraverso l’uso commerciale del nome a dominio il registrante, secondo la ricorrente, viola i marchi di cui la ricorrente è titolare determinando una illegittima situazione di interferenza con gli stessi e uno sviamento della clientela.

La Rusconi dichiara di rilevare la malafede della resistente nella registrazione e utilizzazione del domain name contestato dalle seguenti circostanze:
a) al momento della registrazione del domain name in oggetto il registrante sicuramente conosceva la rivista ‘Tuttomoto’ edita da Rusconi, periodico a diffusione nazionale risalente al 1978, che si occupa primariamente di motociclette. Nel corso dei contatti che sono seguiti all’invio della diffida da parte della ricorrente, il registrante a mezzo del proprio legale avrebbe contestato ogni addebito manifestando, comunque, la propria disponibilità a “valutare una possibile soluzione transattiva, eventualmente anche con la cessione del domain name registrato”. Richiesto dal ricorrente di specificare i termini dell’auspicata transazione, il registrante medesimo (con lettera del 13.10.2000) ha richiesto la somma di L. 20.000.000. tenendo conto, a suo dire, (ma senza documentare in alcun modo) ‘del costo di registrazione e delle spese…per il rifacimento degli impianti pubblicitari e delle insegne’.
Tale somma sarebbe sicuramente superiore ai ‘costi  ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione e il mantenimento del nome a dominio’ così come previsto dall’art. 16.7 lett. a) delle regole di naming; cosicché ad avviso della ricorrente dovrebbe ritenersi sussistente la circostanza esemplificata nel citato articolo ai fini della prova della mala fede del registrante. 
Afferma inoltre la ricorrente che in data 19.12.2000 avrebbe dichiarato al legale del signor Confente di essere disposta a transigere la vertenza acquisendo il domain name in contestazione per la somma di L. 5.000.000, ma che a tale proposta non è seguito alcun riscontro.

b)  Il registrante, sempre secondo la ricorrente, avrebbe intenzionalmente utilizzato il nome a dominio per attrarre, a scopo di ricavarne profitto, utenti di Internet, creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente. Infatti, anche se i prodotti e servizi tutelati dai marchi della ricorrente e da quest’ultima offerti sono diversi rispetto a quelli offerti attraverso il sito corrispondente al domain name del registrante, tra gli stessi esisterebbe un evidente rapporto di affinità, in quanto attraverso la rivista ‘Tuttomoto’ la ricorrente svolge attività di sponsorizzazione e abbinamento con aziende di produzione e commercializzazione di motociclette e relativi accessori, optionals, e abbigliamento, fornendo delle stesse specifiche informazioni; la stessa, poi, mediante il listino prezzi inserito nella rivista, fornisce anche informazioni sui prezzi dei veicoli nuovi e usati. La testata, infine, è presente e attiva alle principali manifestazioni di settore.
 Il rischio di confusione e lo sfruttamento del marchio notorio altrui discenderebbero dal fatto che l’utente volendo individuare in Internet la testata “Tuttomoto” della Rusconi, si indirizzerebbe al dominio “tuttomoto.it”. E poiché la home-page del sito così reperito si limita, come detto, a riportare la scritta ‘TUTTO MOTO only worderful motor-cicle’ con la fotografia di un ‘centauro’ a bordo di una moto e i loghi delle maggiori case produttrici di motociclette, l’utente medesimo sarebbe indotto a credere in un primo momento di averlo reperito; e in ogni caso anche quando si rendesse conto che in realtà si tratta del web-site di un negozio di motociclette, sarebbe indotto a ritenere che lo stesso sia in qualche modo collegato o associato alla nota rivista, con conseguente sviamento di clientela e con evidente vantaggio per il registrante.

 Da quanto sopra esposto la ricorrente ritiene che il domain name contestato è stato registrato e viene utilizzato in male fede e ne chiede pertanto la riassegnazione. 

Allegazioni del resistente

La s.n.c. Tutto Moto, corrente in Lonigo (VI), afferma  e documenta di operare dal 1987 nel settore motociclistico offrendo alla propria clientela i servizi di riparazione e di vendita, su modesta scala, di moto nuove ed usate. In quest'ambito l'odierna resistente ha creato un proprio sito, mediante il quale pubblicizzare la propria attività. Detta pubblicizzazione si concreta nel rendere note le motociclette usate di volta in volta presenti nel negozio, ed in una schermata nella quale vengono elencati gli accessori venduti ed i servizi offerti. Vengono inoltre indicati nel sito le principali manifestazioni motociclistiche.

La resistente osserva che il nome a dominio coincide con la propria denominazione sociale, ancorchè privato, per motivi tecnici, dello spazio che separa la parola 'tutto' dalla parola 'moto'.  Puntualizza inoltre che il marchio Tuttomoto risulta registrato, quanto meno sino al 5.6.01, anche a favore di altra società, e precisamente TM Tuttomoto,  ciò che escluderebbe o comunque affievolirebbe grandemente l'affermata esclusività del medesimo.

Pur non contestando la notorietà del gruppo editoriale Rusconi, deduce che il marchio in questione non comporta l'immediata ed univoca associazione ad un determinato soggetto, essendo composto di due parole di uso comune, tutto e moto. Anzi, osserva la resistente che la parola “tutto” viene frequentemente accostata alla categoria merceleogica rivenduta, ad indicare che in quel particolare negozio il consumatore troverà non solo l'articolo principale, ma quant'altro sia concepito come suo accessorio e vi sia comunque correlato. Tanto che, come documentato, di negozi denominati “Tuttomoto” sul territorio nazionale ne esistono almeno 16.

La resistente ritiene quindi d’aver diritto al nome a dominio contestato, se non altro perchè identico alla propria denominazione sociale, con il quale essa è conosciuta ed esercita la propria attività. Con detto nome era conosciuta anche prima di ottenere la registrazione del nome a dominio, essendo questa avvenuta in data 20.7.99 ed operando invece la resistente sin dal 1987; con la conseguenza che, a mente dell'art. 16.6.2 delle regole di naming, essa resistente avrebbe quesito il diritto all'uso di un nome a dominio per il semplice fatto di essere noto, in questo caso come ente commerciale, con il nome ad esso corrispondente, senza necessità  di avere anche la titolarità del relativo marchio.

Prosegue la resistente deducendo di star facendo un legittimo uso commerciale del nome a dominio contestato, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, in quanto essa tratta la vendita e la riparazione di motociclette; cosa ben diversa dal pubblicare una rivista. E tale differente attività svolta dalla resistente sarebbe del tutto palese semplicemente accedendo al sito posto sul dominio in questione.

Conclude infine la resistente rilevando di aver attivato ed iniziato ad usare il nome a dominio 'tuttomoto.it' ben prima il sorgere della contestazione (posta ad oltre un anno dalla registrazione del sito), di non aver registrato il nome a dominio con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, nè di aver intenzionalmente utilizzato il nome a dominio per attrarre, a scopo di profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente, nè infine di aver registrato il nome a dominio al fine di impedire al ricorrente, titolare del marchio corrispondente, di registrarlo in proprio, e per utilizzarlo per attività in concorrenza con quest'ultima.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

 Presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all’art. 16.6 delle regole di naming è la dimostrazione da parte del ricorrente della contemporanea sussistenza di tre  elementi diversi:
     a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; 
     b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 
     c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. 

a) identità del nome.

Per quanto riguarda il punto a) appare indubbiamente provato che il nome a dominio in contestazione è identico al nome della rivista edita dalla Rusconi ed ai marchi “Tuttomoto” indicati nelle premesse, la cui registrazione è stata documentata.

Appare quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) titolo del resistente al nome a dominio.

 Secondo la Rusconi, la resistente non avrebbe alcun titolo al nome a dominio in quanto la denominazione “tuttomoto” sarebbe illegittima rispetto alle privative di cui è titolare la ricorrente. La Tuttomoto s.n.c., mediante l’uso del nome a dominio, violerebbe i marchi di cui la ricorrente è titolare determinando una illegittima situazione di interferenza con gli stessi e uno sviamento della clientela. 

 La deduzione della resistente è peraltro in questa sede irrilevante. A prescindere infatti dalla fondatezza della deduzione (di cui peraltro si dubita), questo collegio non ha i poteri di valutare l’eventuale legittimità o meno di una denominazione sociale in relazione alla violazione di un marchio registrato, decisione riservata all’autorità giudiziaria ordinaria.

 In questa sede deve essere valutata invece l’esistenza o meno, ai sensi delle regole di naming, di un titolo in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione.

 Secondo le regole di naming, una volta che il ricorrente abbia dimostrato un proprio diritto sul nome in contestazione (e la Rusconi lo ha fatto, dimostrando di aver registrato i relativi marchi), spetta al resistente provare a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. A tal fine, l’ultimo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming prevede una serie di circostanze, dimostrata anche una sola delle quali il resistente sarà ritenuto avere diritto al nome a dominio contestato.

 Nel caso di specie, a giudizio di questo collegio non una soltanto, ma tutte le circostanze previste dall’ultimo comma delle regole di naming sono state dimostrate dal resistente.
 
 Ed infatti:

1) il resistente ha provato che “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”. Sono state infatti prodotte fatture di operatori locali con addebito dei costi per la registrazione ed il mantenimento del dominio tuttomoto.it, lo sviluppo e la realizzazione del sito in esso contenuto. Dato che la fattura per lo sviluppo e la realizzazione del sito è del 26 luglio 1999, ossia di un anno prima della contestazione del nome a dominio da parte della Rusconi, ricevuta dalla Registration Authority oltre un anno dopo, il 26 settembre 2000, vi è la prova dell’uso del dominio in buona fede prima di avere notizia della contestazione. Uso confermato, se ve ne fosse bisogno, dalla produzione dei log delle visite al sito, risalente appunto a partire dalla fine di luglio 1999.

2) Il resistente ha provato “che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”; ha infatti prodotto visura camerale da cui risulta la costituzione della società Tuttomoto s.n.c. in data 23 gennaio 1987, con inizio attività il 17 settembre dello stesso anno. La stessa lettera di assunzione di responsabilità con cui il dominio è stato registrato risulta redatta su carta intestata della Tuttomoto s.n.c.; e, dalle foto poste sul sito, Tuttomoto appare anche nell’insegna del negozio e dell’officina della resistente.

3) Il resistente ha dimostrato “che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. Il prodotto ed il servizio offerti dalla resistente Tuttomoto, così come la clientela alla quale gli stessi vengono rivolti, sono del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli propri della ricorrente, ed anzi, volendo, complementari.  Nè sembra possibile alcuna confusione. Visualizzando la pagina di apertura del sito, sul banner compare la scritta 'Tuttomoto s.n.c.', che non lascia dubbi sul fatto che l'utente si trovi sul sito di una società, considerato il prodotto, non può che essere un negozio di moto o accessori di moto. Cosa poi che trova ampia conferma nella pagine successive, nelle quali sono addirittura riportate le foto del negozio e dell’officina. E’ quindi evidente al visitatore che sito www.tuttomoto.it non promuove una rivista, e che il sito della Rusconi S.p.A. dedicato alla rivista Tuttomoto è un altro (come in effetti è, trovandosi sul dominio tuttomoto.com)

Dato che la dimostrazione di anche una sola delle circostanze previste dall’ultimo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming impone di ritenere che il resistente abbia titolo al nome a dominio, quanto documentato dal resistente soddisfa gli oneri probatori a suo carico ed impone la reiezione del ricorso.

Conclusioni

La dimostrazione del titolo del resistente al nome a dominio registrato esime dall’ulteriore esame della malafede; la quale peraltro, si osserva ad abundantiam, non traspare neppure dalle circostanze evidenziate dalla ricorrente.
 
Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto 

P.Q.M.

Viste le vigenti  regole di naming italiane, 

si respinge

il ricorso presentato dalla Rusconi Editore S.p.A. per la riassegnazione del nome a dominio “tuttomoto.it”, che rimane pertanto legittimamente assegnato alla Tuttomoto s.n.c. di Gaetano Confente

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 23 luglio 2001.

Dott. Fabio Massimi. 

 


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