Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 4 luglio 2001 lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, con sede in Torino, Corso Fiume 6, congiuntamente alla Union des associations européens de football (UEFA) con sede in Svizzera, Route de Genere 46, 1260 Nyon, entrambi rappresentanti dal dott. Enrico Antonielli d’Oulx, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento a favore dello  Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx del nome a dominio  uefa.it registrato dalla ExpoServer s.a.s..

La segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.uefa.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio uefa.it risultava assegnato dal 28 gennaio 2000 alla ExpoServer s.a.s. 
- che il dominio uefa.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  20 aprile 2001;
- che all'indirizzo www.uefa.it non risultava un sito attivo.

In data 9 luglio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD provvedeva  in data 10 luglio 2001 ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

 La resistente, ExpoServer s.a.s. risultava aver ricevuto la raccomandata con il ricorso in data 14 luglio 2001; e da tale data decorrevano quindi i 25 giorni previsti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione per l’invio di repliche. 

 Trascorso invano tale termine, la CRDD nominava il 10 agosto 2001 quale saggio la sottoscritta, che in data 13 agosto 2001, accettava l’incarico.

 Il ricorrente Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx  agisce in virtù di mandato per la registrazione del nome a dominio uefa.it ricevuto dalla Union des associations européens de football (UEFA), la quale, a conferma di ciò, ha sottoscritto il ricorso.

I ricorrenti affermano che la UEFA gode di diritti esclusivi sulla denominazione UEFA in Italia sia in forza della notorietà dell’acronimo con cui è generalmente riconosciuta, sia in forza di propri validi marchi di impresa. Afferma inoltre la UEFA di  essere titolare del marchio UEFA in base alla registrazione internazionale n. 718096 estesa all’Italia ai sensi dell’Accordo di Madrid. 

 A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, le ricorrenti affermano:
a) che il nome a dominio registrato dal resistente è identico  all’acronimo ed al marchio UEFA, 
b) che  la resistente non è titolare di alcun segno distintivo identico o simile alla dicitura in contestazione. Inoltre il nome a dominio di cui è discussione, pur essendo stato assegnato da più di un anno non viene utilizzato per contraddistinguere un vero e proprio sito Internet; 
c) che il nome a dominio sarebbe stato registrato dalla resistente in malafede, in quanto chiaramente associato alla ricorrente ed alla sua notorietà, con la consapevolezza che la dicitura UEFA determina una forte attrattiva e può essere eventualmente sfruttato per ottenere un numero considerevole di accessi ad un sito Internet. 

Concludono quindi le ricorrenti chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione in favore dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, in persona del legale rappresentante dott. Enrico Antonielli d’Oulx.

 Da parte sua la resistente Exposerver s.a.s., pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione, non ha fatto pervenire alcuna replica.

a) identità del nome.

Il nome a dominio contestato uefa.it è costituito dalle iniziali della ragione sociale della ricorrente Union des associtations européens de football, la quale è in Italia ben nota propria in virtù del suo acronimo UEFA.

Lo stesso acronimo UEFA è stato inoltre registrato fin dal 16 aprile 1999 come marchio con registrazione internazionale n. 718096 estesa all’Italia ai sensi dell’Accordo di Madrid. 

 Il nome a dominio contestato è pertanto identico non solo all’acronimo della ricorrente ma anche al marchio da essa registrato.  La circostanza che lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, in persona del legale rappresentante dott. Enrico Antonielli d’Oulx sia stato legittimato dalla UEFA a registrare il corrispondente nome a dominio e  ad utilizzare a tal fine il marchio UEFA su Internet fa sì che quanto appena affermato per l’UEFA circa l’identità del nome valga anche in relazione allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, il quale è legittimato ad esercitare tali diritti ai fini della presente procedura e, in caso di suo esito positivo, alla successiva registrazione del nome a dominio oggi in contestazione.

 Può pertanto ritenersi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) titolo del resistente al nome a dominio.

Una volta dimostrato dalle ricorrenti il proprio diritto sul nome UEFA, sarebbe spettato alla resistente provare un proprio titolo, concorrente con quello delle ricorrenti, che la legittimasse alla registrazione del nome a dominio in contestazione. La totale assenza di deduzioni da parte della resistente – pur messa debitamente in condizioni di esercitare il contraddittorio – esclude che tale onere possa essere stato assolto; tanto più che anche sulla base della documentazione agli atti può escludersi l’esistenza di un tale titolo. 

c) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

E’, infine da ritenersi dimostrata la malafede della registrazione e nel mantenimento del nome a dominio  richiesta dall’art. 16.6.c delle regole di naming.

Difficile infatti ritenere che la scelta del nome a dominio da parte della resistente sia stata fatta in modo casuale. Il termine UEFA è del tutto di fantasia ed è chiaramente associato alla ricorrente, che è l’ente che da decenni organizza, fra l’altro, le competizioni internazionali fra le squadre di calcio europee. Del resto, la stessa resistente ha registrato altri nomi di dominio riferibili al mondo del calcio 
(quali champions-league.it; coppa-italia.it; campionatoitaliano.it); circostanza questa che ne esclude la buona fede ed induce a ritenere che il dominio sia stato registrato allo scopo di sfruttare la notorietà della UEFA. 

La registrazione di tali nomi a dominio ha, in tema di malafede, la ulteriore valenza di dimostrare un disegno di tipo accaparratorio.  Oltre ad essi, infatti, la resistente ha registrato molti altri nomi a dominio, privi di alcun apparente collegamento con la sua denominazione o la sua attività . Abbastanza palese appare lo scopo di rivenderli a terzi; attività per la quale ha registrato appositi domini (quali vendita-domini.it o asta-domini.it). 

A ciò si aggiunga che il sito collegato non presenta (né ha mai presentato) alcun contenuto;  circostanza, anche questa, che in unione con quelle precedentemente esposte è già stata in precedenza ritenuta indice di malafede (cfr. decisione avid.it,, saggio Tellarini, su http://www.e-solv.it/decisioni/avid.htm).

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

I ricorrenti hanno dimostrato l’esistenza delle circostanze previste dall’art. 16.6 delle regole di naming, alle quali consegue la riassegnazione del nome a dominio contestato.

Viste le vigenti  regole di naming si dispone la riassegnazione del nome a dominio “uefa.it”, dalla ExpoServer s.a.s.  allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, in persona del legale rappresentante dott. Enrico Antonielli d’Oulx , con sede in Torino, Corso Fiume 6.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 27 agosto 2001.

Avv. Francesca D’Orsi.