Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
USERBOT.IT
Ricorrente: Userbot S.r.l. (Avv. Prof.
Guido Scorza)
Resistente: sig. Nicolò Magnanini (Avv. Roberto
Gullini)
Collegio: Avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, avv. Alessandro Nicotra,
avv. Raffaele Sperati (presidente)
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 14 febbraio 2019, la Userbot
S.r.l. con sede legale in Via Vincenzo Monti n. 79/2, 20145 Milano
(MI), rappresentata dall’Avv. Prof. Guido Scorza, introduceva
una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio userbot.it registrato
dal sig. Nicolò Magnanini, elettivamente domiciliato presso
lo
studio dell’avv. Roberto Gullini, sito in via Mascheraio n.
7,
44121 Ferrara (FE).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio userbot.it era stato creato il 5 aprile 2017 ed era
stato registrato originariamente a nome della società
Genesys
Informatica S.r.l. e, a partire dal 29 maggio 2018, a nome del sig.
Nicolò Magnanini;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “ok/challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.userbot.it si accedeva
ad un
sito internet dedicato ad una trattoria bolognese, la
“Trattoria
Della Salute”.
C.R.D.D.
chiedeva i dati del sig. Nicolò Magnanini al Registro, il
quale
in data 18 febbraio 2019 comunicava che il dominio in questione
risultava registrato dal sig. Nicolò Magnanini, via
Frassinara,
3, Correggio (42015 – RE). A tale indirizzo pertanto, in data
19
febbraio 2019, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e
documentazione, con l’invito al sig. Nicolò
Magnanini a
far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni dal
ricevimento del ricorso.
Successivamente, poste italiane restituiva a C.R.D.D. ricevuta di
ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il ricorso era
stato ricevuto dal sig. Nicolò Magnanini in data 28 febbraio
2019.
Il 24 marzo 2019, entro i termini previsti dal Regolamento, faceva
pervenire le proprie repliche il sig. Nicolò Magnanini,
rappresentato e difeso nella presente procedura dall’Avv.
Roberto
Gullini e domiciliato presso lo studio di questi sito in via Mascheraio
n. 7, 44121 Ferrara (FE).
Il 26 marzo 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione gli avvocati
Andrea Sirotti Gaudenzi, Alessandro Nicotra e Raffaele Sperati i quale
accettavano l’incarico e sceglievano quale Presidente del
Collegio arbitrale l’avv. Raffaele Sperati. Il Collegio,
vista la
richiesta della Ricorrente di depositare controdeduzioni, concedeva a
tal fine termine al Ricorrente fino al 18 aprile 2019 ed al
Resistente termine per controdedurre sino al 7 maggio 2019.
Allegazioni della Ricorrente
La
Ricorrente è una società operante nel settore
dello
sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni software basate
sulla intelligenza artificiale e sull’apprendimento
automatico
(machine learning) nell’ambito del servizio clienti (customer
service), dello sviluppo di software di applicazioni apple e android e
di applicativi per social network, nonché della
realizzazione di
siti internet e manutenzione di software e di sistemi di basi dati.
Secondo quanto esposto e documentato dalla Ricorrente, la Userbot
S.r.l. è stata costituita nell’agosto 2017, in
epoca
anteriore alla registrazione da parte del Resistente del nome a dominio
in questione, avvenuta il 29 maggio 2018. Parimenti documentata dalla
Ricorrente è la circostanza della sua operatività
sul
mercato e della propria notorietà tra i media specializzati
sin
dal 2016, ossia ben prima della sua costituzione e questo grazie al
marchio di fatto “userbot”, successivamente
registrato a
livello nazionale e comunitario.
Deduce inoltre la Ricorrente di non essere riuscita a procedere alla
registrazione del nome a dominio “userbot.it” in
quanto
esso risultava già registrato da un soggetto con
identità
oscurata. Attivata la procedura di accesso ai dati del registrante, la
società Userbot S.r.l. veniva a sapere che il nome a dominio
contestato risultava assegnato in data 29 maggio 2018 al sig.
Nicolò Magnanini, Amministratore Unico della Pigro S.r.l.,
società operante nel medesimo settore merceologico della
Ricorrente.
A dire della Ricorrente, la notorietà nazionale -
già
acquisita a quella data dal marchio di fatto
“userbot” -
era tale che la registrazione operata il 29.5.2018 dal sig. Magnanini
integrava una palese violazione di ogni principio di correttezza
commerciale e buona fede. Sostiene inoltre la Ricorrente che la
suddetta registrazione – definita quale atto contraffattorio
dei
diritti relativi al marchio ed alla denominazione sociale della Userbot
S.r.l. – aveva come unico fine quello di appropriarsi della
notorietà del suddetto segno distintivo e di precludere alla
Ricorrente l’utilizzo della propria denominazione e dei
propri
segni distintivi anche sul web.
A sostegno delle proprie ragioni, la Ricorrente deduce la
riconducibilità del nome a dominio in contestazione
nell’ambito della categoria dei nomi a dominio
“aziendali” soggetti alla disciplina di cui
all’art.
22 del Codice della Proprietà Industriale che ne riconosce
espressamente la natura distintiva, al pari di altri segni distintivi
tipici dell’impresa quali il marchio, la ditta o
l’insegna,
e fa divieto di adottare domain name uguali o simili
all’altrui
marchio.
Nel caso in esame, la confondibiltà tra i due segni
distintivi
sarebbe palese, in quanto il nome a dominio oggetto di contestazione
riproduce nella sua totalità il marchio e la denominazione
sociale della società Ricorrente. Oltre a ciò, si
tratterebbe anche di segni distintivi riconducibili a due imprese
operanti nel medesimo settore.
Quanto poi all’assenza di titolo o interesse legittimo del
sig.
Nicolò Magnanini sul nome a dominio oggetto della presente
procedura, la Ricorrente afferma che il dominio de quo è
stato
registrato dal Resistente in assenza della seppur minima attinenza di
tale nome a dominio al suo nome oppure al marchio sotto il quale questi
esercita la propria attività commerciale.
Documenta,
infatti, la Ricorrente che l’assegnatario del nome a dominio
si
chiama Nicolò Magnanini e l’attività -
peraltro in
concorrenza con quella della società ricorrente - da esso
esercitata è svolta attraverso la Pigro S.r.l.
Oltre a ciò, la Ricorrente afferma che l’assenza
di
interesse legittimo del Resistente sul dominio oggetto della presente
procedura si desumerebbe anche dalla circostanza che il Resistente non
utilizzerebbe il nome di dominio oggetto del procedimento per
contraddistinguere la propria attività ma per
contraddistinguere
- peraltro attraverso un semplice redirect -
un’attività
di ristorazione.
Quanto alla mala fede nella registrazione del nome a dominio userbot.it
da parte del Resistente, la Userbot S.r.l. sostiene che diversi sono i
profili che renderebbe evidente tale dato.
Innanzitutto – osserva la Ricorrente - sarebbe indice di
malafede
il fatto che all’atto della registrazione del nome a dominio
contestato il Resistente sarebbe stato perfettamente a conoscenza dei
diritti sul marchio - almeno di fatto - da parte della Ricorrente e del
suo interesse a usare il marchio ed il nome a dominio contestato.
Questo in ragione del documentato successo mediatico di cui aveva
goduto sin da subito la Userbot S.r.l. e la sua compagine sociale.
In secondo luogo, la Userbot S.r.l. documenta che nei mesi
antecedenti alla proposizione da parte della Userbot S.r.l. della
procedura di opposizione dinanzi al Registro, il Resistente ha
utilizzato i segni distintivi della società ricorrente
nell’ambito dei servizi di indicizzazione sponsorizzata
all’evidente fine di sviare, a proprio vantaggio, il traffico
indirizzato alle presenze online della Userbot S.r.l., appropriandosi
indebitamente della notorietà di quest’ultima.
La Ricorrente documenta anche che il Resistente ha utilizzato il nome a
dominio “userbot.it” per realizzare
un’operazione di redirecting al proprio sito: digitando sulla
stringa Google la parola “userbot”, il primo
risultato
proposto dal motore di ricerca era il sito internet
www.pigro.ai
relativo alla Pigro S.r.l. il cui Amministratore Unico è il
medesimo Resistente - mentre il sito www.userbot.ai registrato dalla
società odierna ricorrente appariva solo successivamente.
La società ricorrente conclude pertanto chiedendo la
riassegnazione del nome a dominio userbot.it.
Deduzioni del
Resistente
Il
Resistente, dal canto suo, afferma innanzitutto che la registrazione
del dominio userbot.it è avvenuta prima della registrazione
del
marchio “USERBOT” ad opera della Ricorrente.
Infatti,
mentre quest’ultima è avvenuta in data 29.6.2018,
la
registrazione del dominio in oggetto è avvenuta in data
29.5.2018.
Per tali ragioni, secondo il Resistente, al momento della registrazione
del dominio in parola, il consumatore/utente non avrebbe potuto essere
indotto in confusione rispetto ad un marchio che, al tempo, ancora non
esisteva.
Oltre a ciò, quanto alla identità della ragione
sociale
della Ricorrente con il nome a dominio userbot.it ed alla tutela di
tale segno distintivo invocata dalla Ricorrente, il sig. Magnanini
contesta la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento
adducendo il fatto che il termine “userbot” sarebbe
stato
ideato in tempi ben precedenti alla costituzione di Userbot S.r.l.,
essendo un termine ampiamente utilizzato nelle ricerche di settore
dell’Artificial Intelligence fin dal 1994.
Deduce inoltre il Resistente che il diritto di esclusiva del marchio
vantato dalla Ricorrente non sarebbe degno di tutela per due ordini di
ragioni: a) in quanto non dotato di una propria
distintività, in
quanto riporterebbe pedissequamente gli stessi segni corrispondenti al
precedente dominio, ideato dalla società Genesys Informatica
S.r.l., attiva sul mercato dal 1983 con servizi informatici e web; b)
non beneficerebbe di una notorietà acquisita nel tempo,
essendo
registrato da troppo poco tempo ed appartenendo ad un settore
caratterizzato dall’uso inflazionato del termine, peraltro
composto dai termini “USER” e
“BOT” come
abbreviazione di robot che sarebbero talmente generici da non poter
essere considerati identificativi della ricorrente.
A detta del Resistente, dunque, la Ricorrente sarebbe titolare di un
marchio debole e per nulla notorio ed in quanto tale inidoneo ad
impedire a terzi l'utilizzazione della denominazione
“userbot” per descrivere servizi informatici.
Deduce
inoltre il Resistente che di fatto, Userbot S.r.l. avrebbe proceduto
alla registrazione di un segno già oggetto di dominio
altrui,
salvo vantarne posteriormente una inesistente distintività e
notorietà.
Sotto il profilo della confondibilità tra i due segni
distintivi, a detta del Resistente non sussisterebbe tale rischio
confusorio, in quanto l’attuale titolare del dominio
userbot.it
non ne avrebbe fatto alcun uso commerciale.
Deduce parimenti il Resistente che la registrazione del dominio
contestato non integrerebbe alcun illecito in quanto egli avrebbe
acquistato il dominio dal libero mercato, dopo che la precedente
titolare (Genesys Informatica S.r.l.) non lo aveva più
rinnovato.
Quanto alla malafede, il sig. Magnanini afferma infine che la stessa
non sussisterebbe in quanto prima dell’acquisizione del
dominio
userbot.it egli avrebbe atteso un congruo lasso di tempo per dare
spazio ad altri eventuali interessati all’acquisizione del
dominio.
Conclude pertanto il Resistente pertanto chiedendo il rigetto del
ricorso presentato dalla Userbot S.r.l.
Controdeduzioni
della Ricorrente
Con
le proprie controdeduzioni, la Ricorrente reitera e rafforza le proprie
argomentazioni in merito alla malafede che connota la condotta del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio in
contestazione. Come indici di tale inequivocabile animus agendi del
Resistente, la società ricorrente adduce da un lato la
circostanza di essere titolare di una marchio registrato coincidente
con il nome a dominio contestato e dall’altro il suo
peculiare
utilizzo ad opera del Resistente. Deduce, infatti, il Resistente che
tale dominio è stato dapprima inutilizzato per essere
attualmente utilizzato per contraddistinguere, attraverso redirect, un
ristorante bolognese.
Inoltre, la Ricorrente contesta in toto le affermazioni del sig.
Magnanini ed adduce, a maggior supporto della propria istanza di
riassegnazione, elementi ulteriori utili a comprovare il successo
mediatico, l’anteriorità e la notorietà
non
puramente locale dei propri segni distintivi: denominazione sociale e
marchio di
fatto.
In particolare, la Ricorrente deduce e prova che in epoca antecedente
alla registrazione del dominio userbot.it ad opera del Resistente:
- l’attuale
management della Userbot S.r.l. utilizzava l’espressione
“Userbot” per contraddistinguere la propria
attività
fin dal 2016. Infatti, nel mese di settembre 2016, il Dott. Antonio
Giarrusso - attuale amministratore delegato della Userbot S.r.l. -
aveva presentato l’attività svolta dalla
società
ricorrente tra le finaliste della .itCup (conferito proprio dal
Registro italiano dei nomi a dominio);
- l’espressione
“Userbot” è stata utilizzata come
marchio di fatto
per contraddistinguere l’attività oggi svolta
dalla
società ricorrente, come attestano le copertine delle
riviste
“Capital” e “Millionaire”,
rispettivamente del
settembre 2017 e dell’aprile del 2018.
La
Resistente insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso e
per
il conseguente trasferimento del nome a dominio in suo favore.
Ulteriori controdeduzioni del
Resistente
Dal canto suo il Resistente insiste nel rilevare
l’infondatezza dell’istanza di riassegnazione
svolta dalla
Userbot S.r.l. A supporto di tale eccezione, il sig. Magnanini deduce
che al momento della creazione del dominio in contestazione
non
fosse ravvisabile alcun contrasto con una qualsiasi ragione sociale di
azienda recante la medesima dicitura del dominio de quo e che tale
contrasto non sarebbe ravvisabile nemmeno alla data
dell’acquisto
del dominio da parte del Resistente in quanto il marchio
“userbot” difettasse della necessaria
distintività.
Secondo la prospettazione del Resistente, infatti, il marchio userbot
sarebbe debole e per nulla notorio, privo della necessaria
notorietà e rinomanza e come tale sarebbe
insuscettibile
di beneficiare della tutela oggi richiesta.
Il Resistente contesta anche le affermazioni della Ricorrente circa la
sua malafede nell’acquisto e nel mantenimento del dominio
uesrbot.it, da egli utilizzato per finalità completamente
estranee all’ambito informatico. Afferma, infatti, il
Resistente
che mediante l’acquisto del dominio in questione egli avrebbe
semplicemente e legittimamente colto
un’opportunità
liberamente accessibile sul libero mercato, non esistendo
all’epoca alcun vincolo a favore di terzi titolari di marchi
analoghi.
Conclude il Resistente chiedendo il rigetto della domanda di
riassegnazione del dominio de quo svolta dalla Userbot S.r.l. in quanto
del tutto infondata in fatto e in diritto.
Motivi della
decisione.
Anzitutto,
in punto di fatto, è da rilevare che risultano assolutamente
prive di rilievo le affermazioni del Resistente circa i precedenti
passaggi di titolarità del nome a dominio in contestazione.
Ciò che conta nella presente procedura è
fotografare la
situazione del dominio, delle parti e dei loro interessi e diritti al
momento dell'assegnazione del dominio all’attuale
assegnatario,
sig. Nicolò Magnanini.
Al riguardo, risulta assolutamente provato dalla documentazione agli
atti e dalle ricerche svolte ex officio su internet che:
- a)
la Ricorrente è società costituita il 10 agosto
2017 con il nome di Userbot S.r.l.;
- b)
il marchio di fatto userbot godeva sin dal 2016 di una rilevante
distintività e notorietà a livello nazionale;
- c)
il dominio userbot.it è stato assegnato al Resistente il 29
maggio 2018.
1) Identità e
confondibilità del nome con il marchio registrato dalla
Ricorrente.
L’art. 3.6 del Regolamento per la
Risoluzione
delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono
sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i
quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a
dominio
sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli
vanta diritti, o al proprio nome e cognome.
Prive di pregio appaiono anche le deduzioni del Resistente in merito
alla genericità dei termini “user” e
“bot” contenuti nel nome a dominio oggetto della
presente
procedura. Ammesso e non concesso che tali considerazioni fossero
fondate – ma non lo sono vista la documentata
distintività
e notorietà della parola risultante dalla loro fusione
–
non rileverebbe in questa sede. Infatti, alla luce della disposizione
di cui all'art. 3.6 del Regolamento, ciò che conta
è solo
la identità o confondibilità del dominio, essendo
esclusa
qualsiasi possibilità di contestare in questa sede la
nullità o l'illegittimità del marchio.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio, sotto il duplice profilo della identità con la
denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio –
inizialmente di fatto - su cui essa vanta diritti di esclusiva.
2) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la
riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale
assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a
dominio oggetto di opposizione.
Il Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente
diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Ciò, a
differenza della Ricorrente che ha prodotto copiosa documentazione a
sostegno delle proprie ragioni.
Inoltre si rileva che il nome del Resistente non ha alcuna connessione
con il nome a dominio in contestazione. Né risulta che il
Resistente sia conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, né tanto meno che sia stato autorizzato dalla
Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri segni distintivi.
Gli eventuali aspetti di illegittimità della denominazione
sociale della Ricorrente o di nullità del marchio sostenuta
dalla Resistente sulla base del fatto che si tratterebbe della
composizione di due termini ampiamente utilizzati nel gergo
tecnico-informatico, anche ammesso e non concesso fossero fondati, non
possono essere esaminati in questa sede, in quanto il nome con cui
è stata costituita la società e successivamente
il
marchio registrato devono considerarsi legittimi in mancanza di
provvedimenti giurisdizionali che affermino il contrario.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
3) Malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Sussiste infine anche il requisito della malafede,
essendo state provate più di una delle circostanze dalle
quali
il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente si evince infatti che al
momento della registrazione del dominio userbot.it, la
società
ricorrente era stata già costituita come società
da oltre
un anno, con nome identico al nome a dominio in contestazione.
Una semplice ricerca su internet al momento del passaggio della
titolarità del dominio al Resistente avrebbe dunque permesso
di
verificare l'esistenza di una società di nome Userbot.
Sia dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente che da autonome
ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet si evince
inoltre che il Resistente ha inizialmente utilizzato
l’espressione “Userbot” per promuovere
l’attività della propria società
operante nel
medesimo settore merceologico attraverso un agganciamento sleale a
quella della società mentre attualmente il nome a dominio in
contestazione non viene utilizzato per contraddistinguere una
qualsiasi risorsa on line del Resistente ma per contraddistinguere -
peraltro attraverso un semplice redirect -
un’attività di
ristorazione.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art.
3.7
“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in
malafede”, lett. b); c); d), ossia
- 1)
la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per
impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione
anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto
nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione,
marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente
(lett. b);
- 2)
la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal
resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
- 3)
la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia
stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione
con
un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett.
d) .
Circostanze,
ciascuna delle quali autorizza a ritenere la malafede del Resistente.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio userbot.it alla
società la Userbot S.r.l. con sede legale in Via Vincenzo
Monti
n. 79/2, 20145 Milano (MI).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 16 maggio 2019
Avv. prof. Andrea Sirotti
Gaudenzi
Avv. Alessandro Nicotra
Avv.
Raffaele Sperati (presidente)
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