Con ricorso datato 8 gennaio 2001 ricevuto dall’ente conduttore il 12 gennaio successivo, Vavo Services Ltd. con sede in Londra ha introdotto la presente procedura di riassegnazione, ex art. 16 delle vigenti regole di naming, volto ad ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio vavo.it, registrato dalla Eraora s.p.a. di Milano.

L’ente conduttore adìto verificava sul database whois della Registration Authority i dati del dominio contestato e la  pagina web risultante all'indirizzo www.vavo.it. Le visure evidenziavano che il dominio vavo.it era stato assegnato alla Erarora s.p.a. il 13 luglio 2000, che era stato sottoposto a contestazione e che all'indirizzo www.vavo.it risultava una pagina con la scritta “Eraora Corporative Web”, i dati della soc. Eraora s.p.a. ed un link all’indirizzo http://www.eraora.it.

Verificata la regolarità del ricorso, l’ente conduttore trasmetteva  per raccomandata alla Erarora s.p.a. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Il ricorso e la relativa documentazione in formato elettronico venivano inoltre inviati per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

La e-mail inviata alla casella postmaster@vavo.it tornava al mittente per inesistenza del relativo indirizzo. La ricevuta di ritorno della raccomandata dimostrava che il ricorso era stato ricevuto dalla Eraora il 18 gennaio 2001; e da tale data sono decorsi i 25 giorni previsti a favore del resistente per il deposito di repliche dall'art. 5 delle procedure di riassegnazione.

Nulla essendo pervenuto all'ente conduttore entro il termine del 12 febbraio 2001, l’ente conduttore designava quale saggio la sottoscritta Maria Luisa Buonpensiere, che accettava l'incarico in data 13 febbraio 2001.

La ricorrente Vavo Service Ltd. afferma e documenta che il segno distintivo “vavo” contraddistingue una serie di beni e servizi da essa offerti ad un target di utenti di età superiore ai 45/50 anni. Afferma inoltre di essere titolare dei seguenti marchi:
(1) Vavo la cui registrazione è stata richiesta  il 29.2.2000 (n. 75/931179) per la protezione negli USA e il 23.5.2000 (n. 001670413) per la protezione comunitaria;
(2) Vavo.com la cui registrazione è stata richiesta il 22.4.1999 (n.75/688487) per la protezione negli USA, e il 13.6.1999 (n. 1217868) per la protezione comunitaria

Forte dei diritti di esclusiva sui suddetti marchi, la Vavo Services Ltd. ha lanciato nel settembre 1999 un portale il cui nome a dominio è "vavo.com". Il portale offre numerosi servizi ad un target di utenti di età superiore ai 45/50 anni, ed è attivo nel Regno Unito, in Germania, in Svezia e in Spagna.

Dopo aver registrato il dominio oggi in contestazione, nell’ottobre 2000 Eraora s.p.a. ha attivato nel dominio eraora.it (registrato dalla resistente il 29 marzo 2000)  un portale verticale il cui target è identico a quello del portale vavo.com.

La registrazione del nome a dominio vavo.it, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato effettuato in malafede, al mero scopo di inibirne l'utilizzo e la registrazione in proprio alla Vavo Services Ltd, potenziale concorrente, con il suo portale "vavo.com", di "eraora.it" creando una dannosa confusione con il nome, i portali ed i marchi della Vavo Services ltd.

La ricorrente ne chiede quindi la riassegnazione a proprio favore, atteso che Eraora s.p.a., titolare del nome a dominio "vavo.it" oggetto del presente ricorso, non avrebbe alcun diritto, titolo o legittimo interesse sul nome a dominio o sul marchio vavo.

  Secondo l'art. 16.6 delle regole di naming italiane un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri (a)  che il nome a dominio contestato e’ identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome; (b) che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a  dominio contestato; ed infine (c) che il nome a dominio e' stato registrato e viene usato in mala fede.

a) identita'  del nome

Per quanto riguarda l'art. 16.6 (a) delle regole di naming, la ricorrente ha dimostrato che il nome del dominio registrato dalla Eraora s.p.a. corrisponde all’identico marchio da essa registrato sia in USA che in sede comunitaria, al suo segno distintivo, nonché alla prima parte della sua denominazione.

E’ quindi stato provato il diritto della ricorrente al nome a dominio vavo.it

b) diritto e titolo sul nome a domino contestato.

L'art. 16.6 (b) delle regole di naming prevede che il ricorrente debba dimostrare che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo al nome a dominio oggetto di contestazione; mentre l'art. 16.6, punti 1, 2 e 3 prevede alcune circostanze di fatto dimostrate le quali il resistente sara' considerato al contrario avere diritto o titolo al nome a dominio stesso.

E' gia' stato osservato come la formulazione di tale disposto normativo (peraltro ripreso di pari passo da quello contenuto nella Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy approvata da ICANN il 24 Ottobre 1999, art. 4.a.II e art. 4.c) non sia fra le piu' felici, se non altro perche', se interpretata letteralmente, porrebbe a carico del ricorrente l'onere della prova di un fatto negativo.

Peraltro, la giurisprudenza che si e' occupata della questione nelle Mandatory Administrative Procedure (dette anche MAP, e corrispondenti presso ICANN alle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio italiane) appare del tutto concorde nel ritenere che il combinato disposto delle due norme vada inteso nel senso che, una volta provato dal ricorrente (1) il proprio diritto o titolo al nome a dominio contestato, e che (2) prima facie il resistente non appare averne a sua volta alcuno, spetti al resistente provare (a) il proprio diritto o titolo, oppure (b) una delle circostanze ai quali le norme attribuiscono una vera e propria  presunzione juris et de jure che il resistente abbia a sua volta titolo al nome a dominio contestato (art. 16.6 III comma delle regole di naming 3.31, corrispondente all'art. 4.c della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

Nel caso di specie, la Vavo Services Ltd ha fornito piena prova della corrispondenza del nome a dominio in contestazione al proprio segno distintivo, alla propria denominazione ed ai marchi da essa registrati:, dimostrando con ciò il suo astratto diritto al nome a dominio in contestazione. Ha inoltre rilevato come non vi sia alcun nesso tra il nome "vavo" e la denominazione sociale di Eraora s.p.a. ovvero del suo sito "eraora.it"

Sarebbe quindi spettato alla resistente - che e' stata ampiamente posta in grado di contraddire al ricorso e proporre proprie difese nei termini previsti dalle regole di naming -  dimostrare a sua volta un  proprio diritto o titolo al dominio o provare l'esistenza di una delle circostanze da cui l'art. 16.6 impone presumere l'esistenza di un titolo al nome a dominio in contestazione.

Nessuna siffatta dimostrazione e' stata fornita dalla resistente; talche' non puo' che ritenersi dimostrata dalla Vavo Services Ltd anche la fattispecie di cui all'art. 16.6.b delle regole di naming.

c) registrazione ed uso in mala fede.

Per quanto attiene infine alla malafede nella registrazione e nell'uso del dominio,  la Vavo Service, premesso che la Eraora s.p.a. ha attivato in italia un portale verticale che offre gli stessi servizi offerti dalla ricorrente in Regno Unito, in Germania, in Svezia e in Spagna, osserva che la resistente, oltre al dominio vavo.it, ha registrato in Italia anche i domini “seniorplanet.it" e "thirdage.it" che, con il suffisso ".com" sono gli indirizzi di due altri noti portali esteri, anch'essi rivolti al medesimo target di clientela del portale "eraora.it" e di “vavo.com”.

Da tale circostanza la ricorrente deduce la malafede della resistente, ritenendo impensabile che la "Eraora" s.p.a. abbia operato senza essere a conoscenza della presenza e dell'attività del portale "vavo.com", e ritenendo del tutto inverosimile registrazione di un nome a dominio perfettamente identico alla ragione sociale del ricorrente sia casuale ovvero effettuata in buona fede.

Tali conclusioni meritano accoglimento.

Ad avviso della sottoscritta, le circostanze:

• a) che la resistente svolge attività in diretta concorrenza con la Vavo Service Ltd;
• b) che all’indirizzo www.vavo.it non risultava alcunche’, se non i dati della Eraora s.p.a. ed un link all’indirizzo www.eraora.it, su cui si trovava il portale in diretta concorrenza con la ricorrente (pagina oggi sostituita con una pagina “in costruzione” prova di alcun riferimento);
• c) che lo stesso modus operandi risulta essere stato posto in essere dalla Eraora s.p.a. registrando nomi a dominio di altri portali concorrenti, nei quali era posta la medesima pagina che puntava al sito di www.eraora.it

• a) inibirne l'utilizzo e la registrazione in proprio alla "Vavo Services" ltd, potenziale concorrente, con il suo portale "vavo.com", di "eraora.it"; creando così una dannosa confusione con il nome, i portali ed i marchi della "Vavo Services" Ltd.
• b) dirottare sul proprio portale all’indirizzo www.eraora.it utenti di Internet attratti sul dominio www.vavo.it dal nome e dall’avviamento delle ricorrente, sua ricorrente

 Sulla base di quanto sopra, si ritiene che la Vavo Service Ltd abbia dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 16.6 punti a), b) e c), mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all'art. 16.6 numeri 1), 2) e 3)  e' emerso ad indicare legittimo uso da parte della Eraora s.p.a.. del nome a dominio vavo.it. Il ricorso appare dunque fondato e come tale deve essere accolto.

Visto l'art. 16.6 delle vigenti  regole di naming italiane, si dispone il trasferimento del nome a dominio "vavo.it" dalla Eraora s.p.a. a favore della Vavo Services Ltd.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perche' le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 16.11 delle regole di naming.

Roma, 20 febbraio 2001

Avv. Maria Luisa Buonpensiere.