Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 19 febbraio 2001 la Vetrauto S.r.l. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio vetrauto.it, registrato dal sig. Mauro Casella.

          In data 21 febbraio 2001 alla segreteria dell'e-solv perveniva anche l’originale cartaceo del ricorso e nella stessa data la segreteria verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.vetrauto.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio vetrauto.it risultava assegnato al sig. Casella Mauro.
- che il dominio vetrauto.it era stato sottoposto a contestazione il  29 dicembre 2000;
- che all'indirizzo www.vetrauto.it risultava una unica pagina indicante che il sito era stato registrato dal provider inglese Netlink per uno dei loro clienti.

   Verificata la regolarità del ricorso,  in data 22 febbraio 2001 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata al sig. Casella Mauro c/o Soc. Cristalauto s.n.c. di M. Casella & G. Magnani copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

In pari data la e-solv provvedeva ad inviare per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

Il 19 marzo perveniva la replica della resistente via e-mail, seguita il 21 marzo dall’originale cartaceo. Il giorno successivo detta copia cartacea, già inviata al ricorrente in formato elettronico non appena pervenuta, veniva inviata al ricorrente. Contestualmente veniva nominato quale saggio l’avv. Raffaele Sperati il quale in data 23 marzo accettava l’incarico. Il 27 marzo 2001 il difensore della ricorrente chiedeva al saggio di valutare l’opportunità di controdedurre alla replica del resistente. Tale richiesta veniva respinta, ritenendosi il procedimento già istruito e la questione veniva trattenuta in decisione.

Ricorrente è la Vetrauto S.r.l., con sede in Verona, rappresentata nella presente procedura dall’avv. Maurizio Tolentinati.

Afferma e documenta la ricorrente di essere società costituita nel 1980 con il suddetto nome, di avere come insegna la dicitura “Vetrauto” e di aver depositato fin dal 13 novembre 1996 al n. V.R. 960000464 il marchio Vetrauto, per altro già da tempo da essa utilizzato quale marchio di fatto con risonanza e notorietà anche internazionale.  Tali segni distintivi sono finalizzati, come risulta dalla prodotta visura camerale, al commercio di cristalli per auto in genere e affini, accessori e ricambi per carrozzeria.

Secondo la ricorrente, il marchio Vetrauto è sicuramente un marchio forte, essendo dotato di carattere innovativo e capacità distintiva. A difesa di tale marchio la ricorrente documenta di essersi in passato attivata per difenderlo da altrui utilizzi abusivi.

A fondamento della sua richiesta di assegnazione, la ricorrente deduce la palese identità del nome a dominio in contestazione con il proprio nome, il proprio marchio  e la propria insegna; mentre al contrario nessun diritto su tale nome avrebbe invece la resistente, Cristalauto S.n.c. di M. Casella e G. Magnani. Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e mantenimento, la ricorrente osserva che la Cristalauto s.n.c.  di M. Casella e G. Magnani opera nello stesso ambito territoriale e nello stesso settore commerciale della ricorrente, talché non è ipotizzabile non fosse al corrente che registrando il nome a dominio in contestazione ledeva i diritti della Vetrauto S.r.l., avendo, fra l’altro, ricevuto dalla Vetrauto s.r.l. stessa consistenti forniture documentate dalle relative fatture.

Rileva inoltre e documenta la ricorrente che il nome a dominio, seppur registrato nel marzo del 2000, non è mai stato utilizzato per la creazione di siti web, ma anzi il rappresentante della resistente avrebbe dato seppur genericamente la  disponibilità ad una onerosa cessione a favore della ricorrente stessa.

La Vetrauto S.r.l. conclude pertanto con la richiesta di riassegnazione del nome a dominio Vetrauto.it.

Da parte sua il sig. Mario Casella, intestatario del nome a dominio, rappresentato nella presente procedura dall’avv. Enrico Campi, nega che il nome a dominio in contestazione coincida coi segni distintivi ed il marchio della Vetrauto S.r.l. in quanto essi andrebbero identificati non nella semplice parola vetrauto, ma nelle parole vetrauto s.r.l.

In caso contrario, secondo il resistente, si tratterebbe di marchio neppure registrabile in quanto semplice unione di parole che sono denominazioni generiche di prodotti che, in quanto tali, non potrebbero costituire oggetto di appropriazione da parte di nessuno. Il resistente afferma inoltre che esisterebbero altre aziende in Italia che utilizzerebbero la denominazione Vetrauto, nei confronti della quali la ricorrente non avrebbe mai esperito alcun mezzo di tutela.

Ad avviso del resistente non sussisterebbe poi alcun elemento confusorio, atteso che le due parti del procedimento agirebbero in settori commerciali diversi: essendo la ricorrente attiva nel settore del commercio all’ingrosso di ricambi ed accessori per autoveicoli in ambito internazionale, mentre la resistente agirebbe in ambito strettamente locale come officina che si occupa di montare cristalli su automobili di privati.

Nega infine il resistente che vi sia stata malafede nella registrazione del nome a dominio, in quanto esso avrebbe dovuto essere utilizzato per la commercializzazione via internet di un kit per la riparazione fai-da-te dei cristalli d’auto.

Mauro Casella conclude quindi per la reiezione del ricorso avversario.

a) Diritto del ricorrente sul nome a dominio.

La società ricorrente ha documentato come Vetrauto corrisponde al suo nome (Vetrauto s.r.l.), alla sua insegna (Vetrauto) ed all’omonimo marchio da essa registrato (Vetrauto srl).  Secondo il resistente, non vi sarebbe identità con il nome a dominio in contestazione, mancando quest’ultimo della particella “srl”.

Si tratta di eccezione priva di pregio. Anzitutto, si osserva che “Vetrauto” corrisponde esattamente all’insegna della società ricorrente, documentata agli atti; il che di per se stesso basterebbe a sancire il diritto della ricorrente al nome Vetrauto.

In secondo luogo, si osserva che la dicitura s.r.l. è elemento indefettibile nella denominazione sociale volto a determinare il tipo di persona giuridica di cui si tratta. Come tale, per quel che qui rileva la particella “s.r.l.” non può essere ritenuto elemento essenziale ai fini di determinare o meno l’identità fra denominazione della ricorrente e nome a dominio contestato.

 Come è del tutto pacifico che nella comparazione fra nome a dominio e nome del ricorrente non possa essere preso in considerazione come elemento differenziativo il suffisso .it del ccTLD italiano, così di converso è indiscutibile che il necessario suffisso determinativo del tipo di società (srl, spa, snc, etc.) non sia elemento da tenere in considerazione nella valutazione comparativa della identità del nome.

La questione è comunque risolta dalla circostanza che l’art. 16.6.a delle regole di naming non pretende che il nome a dominio contestato sia perfettamente identico al nome della ricorrente, ma ritiene soddisfatta la fattispecie anche qualora il nome a dominio registrato sia tale da “indurre in confusione”; circostanza questa che indubitabilmente  si verifica nel caso di specie.

Né quanto sopra è inficiato dalle considerazioni del resistente secondo cui esisterebbero altri soggetti con il nome Vetrauto, nei confronti dei quali la ricorrente non abbia reagito. Quanto sopra può tutt’al più condurre alla considerazione che il diritto della ricorrente al nome Vetrauto non sia esclusivo; ma è circostanza questa del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

Si ritiene quindi soddisfatta dalla ricorrente la previsione di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) concorrente diritto al nome da parte del resistente.

Essendo stato dimostrato dalla ricorrente un proprio astratto diritto sul nome corrispondente al dominio contestato, spetta al resistente dimostrare o l’esistenza di un proprio autonomo diritto concorrente con quello della ricorrente, oppure l’esistenza di una delle circostanze dalle quali l’art. 16.6 ultimo comma consente di dedurre l’esistenza di un titolo o di un legittimo interesse del resistente sul nome a dominio stesso.

Al riguardo, non sembra tale dimostrazione sia stata fornita. La circostanza (opinabile) che Vetrauto sia un marchio debole, non significa di per se stessa che il sig. Casella abbia il diritto di utilizzarlo (sempre ammesso, come vedremo, che del dominio egli stia facendo uso). E anche se così fosse (ma non lo è), la deduzione potrebbe al massimo valere in relazione appunto al marchio, ma non certo al nome della società ricorrente, il quale, secondo le regole di naming, ha diritto di tutela indipendentemente dal fatto che il corrispondente marchio sia debole o forte.

Né può ovviamente dedursi, dal mero fatto di aver registrato il nome a dominio in contestazione, un diritto all’uso del relativo nome. Come già ritenuto in altra procedura (Nicola Adragna, dominio guidasposi.it) “il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio registrato non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde”; e la resistente non ha fornito alcuna altra prova di aver diritto all’uso del nome “vetrauto”.

Anche in questo caso le considerazioni della resistente secondo cui esisterebbero altri soggetti con il nome Vetrauto, e che la ricorrente non avrebbe reagito nei loro confronti, sono assolutamente irrilevanti, in quanto la non esclusività del diritto al nome da parte della ricorrente di per sé non comporta affatto come automatica conseguenza che il resistente abbia titolo ad esso.

L’unico modo per dedurre un diritto al nome da parte del sig. Casella sarebbe stata la dimostrazione da parte sua dell’esistenza di una delle circostanze di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 16.6 delle regole di naming. Ma tali circostanze sono a priori escluse dalla documentazione agli atti.  Ed infatti:

1) non vi è alcuna prova (e non è stato neppure dedotto) che prima di avere avuto notizia della contestazione il sig. Casella abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (si ricorda che la pagina web all’indirizzo www.vetrauto.it contiene tutt’ora solo l’indicazione del provider che lo ha registrato). L’affermazione del sig. Casella di avere l’intenzione di utilizzare il sito per la commercializzazione di un kit per la riparazione dei cristalli delle automobili è infatti rimasta priva di alcun riscontro, in quanto, al di là di un depliant del suddetto kit dal quale non è dato dedurre alcun richiamo o collegamento con il nome a dominio contestato, nessuna prova di tale intenzione è stata fornita. Non solo. La pretesa che il dominio fosse stato registrato per pubblicizzare tale Kit appare poco verosimile, alla luce della documentazione prodotta dallo stesso resistente. Risulta infatti dal depliant prodotto dal sig. Casella come doc. 4, che il suddetto è stato sviluppato e prodotto da Cristalauto s.n.c. nel 1983. Appare quindi del tutto inverosimile che nel corso dell’anno trascorso dalla registrazione del nome a dominio il resistente non sia stato in grado di trasferire sul sito web neppure il depliant pubblicitario prodotto in giudizio.
2) Non risulta in alcun modo che il sig. Casella sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; al contrario, risulta che sia socio della Cristalauto s.n.c. di M. Casella e G. Magnani, il cui nome è del tutto diverso da quello del nome a dominio registrato.
3) Infine, è escluso che il sig. Mauro Casella stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente, se non altro perché  sul sito appare tuttora la pagina pubblicitaria  del provider inglese che ha provveduto alla registrazione.

Si ritiene pertanto raggiunta anche la dimostrazione, richiesta dall’art. 16.6.b delle regole di naming, dell’inesistenza in capo al resistente di un diritto sul nome a dominio in contestazione.

 c)  malafede nella registrazione e nel mantenimento.

In via preliminare è da osservare che la ricorrente Vetrauto s.r.l. ha prodotto circa una ventina di fatture intestate alla Cristalauto s.n.c. di M. Casella e G. Magnani che attestano come essa abbia fornito alla società del resistente merce per svariati milioni di lire. Tali fatture risultano essere state emesse negli anni 1998 e 1999, ossia in periodo precedente alla registrazione del nome a dominio in contestazione che, ricordiamo, è stato assegnato al resistente dalla Registration Authority nel marzo del 2000.

E’ quindi documentalmente provato che il resistente conosceva non solo l’esistenza della Vetrauto s.r.l., ma anche il fatto che essa vende quei cristalli e quegli accessori che la Cristalauto poi monta sulle macchine dei propri clienti.

Sotto questo profilo, il sig. Casella nega possa configurarsi concorrenza sleale, in quanto vendere all’ingrosso cristalli per auto è attività diversa dal montarli sulle singole autovetture. L’obiezione, però, non appare rilevante. Se infatti da un lato l’inesistenza di una diretta concorrenza impedisce di configurare l’ipotesi di cui ai punti b) e c) dell’art. 16.7 delle regole di naming, dall’altro non esclude sia integrata la fattispecie di cui al punto d) del suddetto articolo.

E’ ovvia – per stessa ammissione della resistente – la maggiore notorietà della Vetrauto s.r.l., documentata agli atti, rispetto a quella della Cristalauto s.n.c. di M. Casella e G. Magnani, che il resistente stesso afferma operare solo in ristretto ambito locale. Escluso – come si è già visto – qualsivoglia legittimo titolo della resistente al nome Vetrauto, è facilmente desumibile che la scelta di tale denominazione aveva lo scopo di attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della  ricorrente, ben più nota in quanto distributore, su scala sia nazionale che internazionale, dei prodotti utilizzati dal resistente per la propria attività tipica. Il che configura quanto previsto dall’art. 16.7.d delle vigenti regole di naming.

A ciò si aggiunga che comunque la registrazione di un nome a dominio identico alla denominazione del ricorrente impedisce ovviamente alla Vetrauto s.r.l. di essere presente su internet con il proprio nome.

Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti a ritenere la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio vetrauto.it, indipendentemente dalle ulteriori questioni dibattute dalle parti circa la richiesta o meno da parte del sig. Casella di un corrispettivo superiore ai costi di registrazione e di mantenimento del nome a dominio, che pure trova un principio di prova nella documentazione agli atti.

Ritenuti dimostrati dalla Vetrauto s.r.l. gli elementi di cui ai punti a), b) e c) 1, 2 e 3 dell’art. 16.6 delle vigenti regole di naming, si dispone di trasferimento del nome a dominio vetrauto.it dal sig. Mauro Casella alla Vetrauto s.r.l. con sede in Verona, via del Perlar 35.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti previsti dalle vigenti regole di naming.

Roma, 29 marzo 2001

Avv. Raffaele Sperati.