In data 3 novembre 2005 alla CRDD perveniva via e-mail ricorso proposto dalla Viking Office Product s.r.l. con sede in Palazzo E 3/4 Strada 1 Centro Direzionale MilanoFiori Assago (MI), in persona del legale rappresentante,  e dalla Viking Office Products Inc. con sede in 2200 Old Germantown Road, Delray Beach Florida 33445 in persona del proprio legale rappresentante, entrambe rappresentate dagli avv.ti Nino Di Bella, Vanessa Franchini  e Enrico Bonadio  e   domiciliate presso il loro studio in Milano Piazza Belgioso 2. 

Con il suddetto ricorso le ricorrenti introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento a favore della Viking Office Product s.r.l., del nome a dominio viking.it registrato dalla Sires s.r.l., Via di Forte Boccea, 119, Roma.

Verificati i dati del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo viking.it, la CRDD riscontrava che il suddetto nome a dominio, assegnato alla Sires s.r.l. era stato contestato a far data dal  5 luglio 2005. 

Pervenuto anche il cartaceo del ricorso con la relativa documentazione, la segreteria della CRDD in data 5 novembre 2005 provvedeva ad inviare per e-mail e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento copia del ricorso e della documentazione alla assegnataria del dominio contestato, Sires s.r.l. 

La CRDD riceveva in restituzione il plico contenente il ricorso a suo tempo inviato alla resistente. Dall'annotazione sulla busta effettuata dal funzionario postale il 9 novembre 2005, il plico era stato rispedito al mittente in quanto il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo.
Essendo quello l’indirizzo risultante dal whois, la data in cui il funzionario postale ha tentato la consegna  deve  considerarsi quella in cui il plico si considera ricevuto e pertanto da tale data sono decorsi i termini per il deposito delle repliche da parte della Sires s.r.l.

Nulla essendo pervenuto dalla resistente entro il termine del 4 dicembre 2005, la CRDD provvedeva ad incaricare della decisione il  sottoscritto avv. Raffaele Sperati,  il quale in data  10 dicembre 2005 accettava l’incarico.

Le società ricorrenti espongono che la Viking Office Product s.r.l. è la divisione italiana della Viking Office Produscts inc., entrambe facenti parte del gruppo internazionale Office Depote inc, leader mondiale nella vendita diretta e per corrispondenza  e attraverso internet di prodotti per cancelleria e per l’ufficio. Tutti i prodotti sono commercializzati in Italia con il marchio Viking che corrisponde anche alla denominazione sociale di entrambe le ricorrenti.

Documentano inoltre - con la produzione (fra l’altro) di copia di certificati di registrazione sia italiana che comunitaria – che la Viking Usa è  titolare del marchio Viking, Viking Office Products, Viking Direct Sony, mentre la  consociata tedesca è titolare del marchio Viking connect.

Le ricorrenti affermano e documentano che Viking e le società consociate sono titolari di numerosi nomi a dominio contenenti il termine viking.

Le ricorrenti ritengono sussistenti tutti i requisiti richiesti dalle Regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio contestato, in quanto a loro avviso:

a) sussisterebbe identità fra il nome a dominio registrato dalla Sires s.r.l.   e i marchi registrati da Viking Usa e utilizzati da Viking Italia nonchè ai nomi a dominio registrati .pt, .com, .de, .es. con evidente rischio di confusione;

b) La Sires s.r.l.. non avrebbe diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, come risulterebbe anche dal fatto che nel sito allestito dalla resistente la parola Viking non sarebbe mai menzionata;

c) il nome a dominio sarebbe stato registrato e mantenuto in malafede allo scopo di sottrarre clientela alle ricorrenti reindirizzandola sui propri spazi  commerciali. La mala fede sarebbe dimostrata dal fatto che la Sires sarebbe perfettamente consapevole che i diritti di proprietà industriale sul segno Viking spettano in esclusiva alle ricorrenti data la notorietà mondiale del segno. Inoltre la Sires svolge attività concorrenziale con quella della Viking e pur essendo titolare dei domini prontotoner.com e sires.it ha ritenuto di dover registrare anche il dominio viking.it digitando il quale si viene automaticamente reindirizzati al sito allestito dalla Sires sotto il dominio prontotoner.com.

Anche il comportamento successivo alla assegnazione confermerebbe la mala fede della resistente la quale dopo la contestazione non avrebbe ritenuto opportuno dare alcuna risposta alle doglianze delle ricorrenti.

Su tali basi, le ricorrenti chiedono che il dominio viking.it sia  trasferito alla Viking Italia. 

Per quanto attiene al requisito di cui all’art. 16.6 a) delle regole di naming, il nome a dominio contestato viking.it contiene il nucleo centrale della denominazione sociale delle ricorrenti e dei marchi registrati con cui sono commercializzati i prodotti in Italia e nel mondo.

E' quindi evidente che il nome a dominio in contestazione è facilmente confondibile con le denominazioni sociali delle ricorrenti e i marchi registrati.
Il che soddisfa il requisito richiesto per la riassegnazione dall’art. 16.6a delle regole di naming.

Come sopra esposto,  il nome a dominio in contestazione  è del tutto identico  al "cuore" della denominazione sociale delle due ricorrenti, nonché agli identici marchi di cui le ricorrenti hanno provato la registrazione a loro favore in svariate sedi.

 Essendo stato provato dalle ricorrenti un proprio duplice diritto sul nome a dominio in contestazione,  sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. 

Ciò non solo non è avvenuto; ma anche le indagini svolte d'ufficio hanno ragionevolmente escluso che la Sires s.r.l. possa avere qualsivoglia diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, non essendo emersa alcuna evidenza dell'esistenza delle circostanze indicate dagli artt. 16.6.1, 16.6.2 e 16.6.3 delle regole di naming.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione. 

L’art. 16.6 c) delle regole di naming  richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
 Al riguardo, il Collegio ritiene che stante le prove addotte dalle ricorrenti e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 Regole di Naming, sussista la malafede della resistente  nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione. 

Come documentato anche dalle ricorrenti, il marchio Viking ha una rilevanza non solo nazionale ma mondiale nel settore della vendita di prodotti di cancelleria e per l’ufficio. Risulta inoltre provato che la Sires s.r.l. svolge attività in concorrenza con quella della ricorrente. E’ quindi inverosimile che la Sires s.r.l. abbia registrato tale nome a dominio marchio senza sapere di ledere con tale registrazione i diritti delle ricorrenti, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione del nome a dominio che contiene per intero detto marchio sia una mera coincidenza.

Altro sintomo di mala fede è costituito dal fatto, affermato nel ricorso e documentato, che  dopo la registrazione l’assegnataria odierna resistente ha utilizzato il dominio viking.it per indirizzare automaticamente l'utenza alla  pagina web della prontotoner.com, dominio  registrato dalla resistente, come risulta dal whois.

Il meccanismo di attribuzione di un indirizzo, in questo caso www.viking.it, ad un indirizzo IP sul quale risponde il server di un altro sito e precisamente quello della prontotoner.com  è stato considerato in precedenti decisioni indice indiscusso di mala fede (Cfr. decisione kodak.it, saggio Paolo Luigi Zangheri, su http://www.crdd.it/decisioni/kodak.htm).

Infine, come affermato dalle ricorrenti, anche il comportamento successivo alla registrazione ed alla contestazione del nome a dominio, conferma la mala fede della resistente che non ha mai dato alcun riscontro alle contestazioni delle ricorrenti.

E’ evidente quindi che ricorre l’ipotesi di cui all’art. d) dell’art. 16.7 e cioè che il dominio è stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente.

Concludendo, si ritiene sussistente anche il requisito della malafede richiesto dalle Regole di naming.

Sulla base di quanto esposto e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio viking.it dall’attuale assegnataria alla Viking Office Product s.r.l. con sede in Palazzo E 3/4 Strada 1 Centro Direzionale MilanoFiori Assago (MI).

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  20 dicembre 2005 

avv. Raffaele Sperati