Con ricorso pervenuto alla C.R.D.D., via e-mail, il 26/06/01, la  “Rusconi Editore s.p.a.”, con sede in Milano, viale Sarca n. 235, rappresentata dall’avv. Maria Cristina Rapisardi, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del nome a dominio “vitality.it”, già registrato dalla “Acqua di Luna s.a.s.”.

In data 26/06/01, la segreteria della C.R.D.D. verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority; il giorno successivo verificava anche la pagina web risultante all'indirizzo “www.vitality.it”.

Le verifiche consentivano di appurare, in particolare che:
- il dominio “vitality.it” risultava assegnato alla società “Acqua di Luna s.a.s.” dal 16/11/99;
- il dominio “vitality.it” era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 2/10/00;
- all'indirizzo “www.vitality.it” risultava un sito attivo.

In data 6 agosto 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, nel medesimo giorno, la segreteria della C.R.D.D. provvedeva ad inviare alla resistente, a mezzo raccomandata, copia dello stesso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso, in formato elettronico, veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

In data  4 settembre pervenivano le repliche della  resistente, le quali venivano trasmesse  alla ricorrente per e-mail lo stesso giorno e per posta in data 11 settembre. Al contempo, la C.R.D.D. nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 11 settembre 2001, accettava l’incarico.

In relazione al nome a dominio contestato, “vitality.it”, la ricorrente “Rusconi Editore s.p.a.” vanta e documenta di essere titolare dei marchi seguenti:
-    marchio italiano n. 511045 depositato il 13.12.1988, concesso il 10.7.1989 e rinnovato il 22.10.1998, costituito dalla dicitura “VITALITY”, per i prodotti appartenenti alla classe 16;
-    marchio italiano n. 526491 depositato il 1.12.1989, concesso il 20.4.1990 e rinnovato il 2.9.1999, costituito dalla dicitura “VITALITY” per i prodotti e servizi appartenenti alle classi 9 e 38;
-    marchio internazionale n. R540296 concesso il 10.7.1989, rinnovato il 24.2.1999, costituito dalla dicitura “VITALITY” per i prodotti della classe 16 ed esteso in Francia, Germania, Austria, Benelux e Svizzera;
-    marchio internazionale n. R551943 concesso il 20.4.1990, rinnovato il 1.2.2000, costituito dalla dicitura “VITALITY” per i prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 38, esteso in Germania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Federazione Russa, Ungheria, Romania e  Yugoslavia.

Quale nota società operante da tempo nel settore dell’editoria, la ricorrente afferma di essere titolare di famose riviste con pubblicazione periodica e diffusione in Italia, in Europa e nel resto del mondo.  In particolare, la ricorrente indica, tra queste, la rivista “Vitality”, nata nel luglio del 1989 come “rivista specializzata nei settori di fitness, igiene alimentare ed esercizio fisico” e caratterizzata per il grande favore ottenuto da parte del pubblico.

A tutela della quale, la ricorrente aveva provveduto mediante  registrazione  della parola “Vitality” per i prodotti ricompresi nelle classi di registrazione sopra indicate.

La ricorrente considera, quindi, lesiva nei suoi confronti la registrazione del sito “vitality.it” da parte della resistente poiché ritiene che quest’ultima non abbia, viceversa, alcun diritto e/o interesse legittimo  a registrare e utilizzare il nome a dominio in oggetto.

In primo luogo, sostiene che la resistente non risulta titolare di marchi costituiti o composti dalla parola “vitality”; anzi, il sito, corrispondente al nome a dominio contestato, promuove un centro di fitness la cui denominazione è “Vitality Fitness Club”.

Inoltre, mentre il nome a dominio contestato non caratterizza in alcun modo la società registrante, “Acqua di Luna s.a.s.”, l’assoluta identità tra lo stesso e i marchi registrati, di cui la ricorrente è titolare, viene a creare una chiara “situazione di interferenza” con questi ultimi.

In secondo luogo, la ricorrente contesta la malafede della resistente nella registrazione ed utilizzazione del nome a dominio contestato. 
La ricorrente spiega come, stante la notorietà della rivista “Vitality”, edita da “Rusconi Editore s.p.a.”, la resistente non poteva non conoscere la stessa.

Pertanto, l’utilizzazione del nome a dominio in oggetto non poteva che essere intenzionalmente volta ad “attrarre, a scopo di ricavarne profitto, utenti di Internet, creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente” – malgrado i prodotti e i servizi tutelati dai marchi, e da quest’ultima offerti, fossero diversi da quelli promossi attraverso il sito “vitality.it”. Ciò anche in considerazione del fatto che, tramite la rivista “Vitality”, la ricorrente svolge anche “una attività di abbinamento e sponsorizzazione” con alcune palestre. 

Aggiunge la ricorrente che sussistendo un chiaro rapporto di affinità tra le due attività, la resistente ha sfruttato in malafede i marchi registrati dalla “Rusconi Editore s.p.a.”, approfittandosi della situazione di confusione venutasi a creare.

Infine, nella breve memoria di replica predisposta dalla ricorrente in data 19.9.2001, viene evidenziato come la resistente non abbia dimostrato che il sito, avente ad oggetto il nome a dominio contestato, sia “attivo ed effettivamente funzionante”, mentre “l’effettivo utilizzo del sito ” appare essere uno dei requisiti essenziali sanciti dall’art. 16.6. delle regole di naming per il mantenimento dello stesso.

Da quanto sopra esposto, la ricorrente chiede la riassegnazione a suo favore del nome a dominio “vitality.it”, conformemente alle previsioni delle regole di naming italiane.

La società “Acqua di Luna s.a.s.” contesta integralmente le deduzioni della ricorrente anche in considerazione del fatto che quest’ultima non ha dimostrato i requisiti necessari ai fini della riassegnazione del dominio.

In primo luogo, viene contestata l’asserita confusione che il nome a dominio potrebbe creare con i marchi registrati dalla ricorrente. Infatti, la resistente rileva come l’elenco dei prodotti e servizi per cui è stato registrato il marchio “vitality” non ricomprende assolutamente quelli forniti dalla società “Acqua di Luna s.a.s.”.

A tal proposito, la resistente ricorda, infatti, che “il diritto di esclusiva al marchio, ai sensi dell’art. 2569 c.c., vale solamente per i prodotti e servizi per il quale il marchio è registrato” non potendosi certamente estendere alla parola “vitality” in tutte le sue accezioni, trattandosi, tra l’altro, di un vocabolo inglese di uso e significato comuni.

La resistente precisa, però, che tale normativa non sia comunque applicabile alla disciplina dei nomi a dominio. Cita, in proposito, la sentenza del Tribunale di Firenze del 29.6.2000 e l’orientamento della dottrina, secondo i quali il “domain name è un mezzo operativo e tecnico logico per il raggiungimento di una pagina web”, quindi, diverso,  da un marchio distintivo di una impresa.

Richiama, pertanto, il noto principio “first come, first served” in cui il nome a dominio viene concesso a chi cronologicamente per primo ne ha fatto richiesta. 

A proprio sostegno, la resistente si riporta anche alle ultimi decisioni del C.R.D.D. relative ai nomi a dominio contestati “gente.it” e “tuttomoto.it”.

In secondo luogo, la resistente eccepisce che l’inserimento e l’utilizzo del sito da parte di “Acqua di Luna s.a.s.” con il nome a dominio “vitality.it” sia avvenuto prima dell’insorgere della contestazione del 2.10.2000.

In terzo luogo, “Acqua di Luna s.a.s.” afferma di essere localmente conosciuta ed identificata proprio con la denominazione “vitality” e di svolgere un uso commerciale legittimo tramite il sito, essendo titolare di un centro fitness omonimo (“Vitality Fitness Club”).

Per quanto concerne, invece, la presunta malafede, la resistente dichiara che “i servizi offerti dalla resistente sono completamente diversi  dai prodotti editoriali venduti dall’editore; quest’ultimo non può certamente affermare che l’inserimento nel sito vitality.it delle parole body building, life pump, ecc. possono sviare la propria clientela; (omissis)” in quanto, pur rappresentando argomenti trattati dalla nota rivista, descrivono genericamente le attività offerte nel centro fitness della “Acqua di Luna s.a.s.” 

La resistente asserisce, altresì, che la “Rusconi Editore s.p.a.” abbia iniziato ad effettuare “attività di abbinamento e sponsorizzazione con palestre” sulla propria rivista “Vitality” soltanto successivamente alla contestazione del nome a dominio.

Infine, nella memoria di replica del 27.9.2001, la resistente illustra come “l’inserimento in motori di ricerca del sito vitality.it a cura di Acqua di Luna, in data precedente alla contestazione di dominio, dimostra inequivocabilmente l’utilizzo del sito in tale periodo da parte di quest’ultima”. Poiché – spiega – “l’inserimento nel motore di ricerca non è affatto mero inserimento in un elenco; in primo luogo perché il gestore del motore di ricerca verifica sempre l’esistenza ed il funzionamento della pagina (omissis); in secondo luogo perché l’uso del sito mediante la pubblicazione delle pagine si rende palese per le modalità di catalogazione utilizzate da alcuni motori di ricerca (omissis)”che rimandano anche alle pagine interne del sito stesso.

Per tutti i motivi sopra esposti, la resistente ritiene, quindi, d’aver diritto al nome a dominio contestato.

La resistente conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Le regole di naming stabiliscono espressamente una procedura di controllo dei nomi a dominio, oggetto di contestazione, avente come scopo la verifica del titolo all’uso, della disponibilità giuridica del nome e, soprattutto, della buona fede nella registrazione e nel mantenimento dello stesso.

In particolare, la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio si fonda sulla contemporanea sussistenza dei requisiti sanciti dall’art. 16.6. delle regole di naming, ovvero che:

a)    il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
b)    l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome o dominio contestato;
c)   il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.

a) identità del nome

Dalle esame della documentazione prodotta, si evince chiaramente che il nome a dominio in contestazione sia identico al nome della rivista edita dalla “Rusconi Editore s.p.a.” ed ai marchi registrati dalla ricorrente.

Il primo requisito richiesto dall’art. 16.6. delle regole di naming appare, quindi, soddisfatto.

b) diritto o titolo del resistente al nome a dominio

Secondo le regole di naming, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
1.    prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a domino o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2.    che è conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3.    che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Nel caso di specie, si ritiene che: quanto al punto 1), la resistente abbia dimostrato l’anteriorità della registrazione e dell’utilizzo del sito con il nome a dominio “vitality.it” rispetto alla data di contestazione da parte della “Rusconi Editore s.p.a.” producendo la stampa dei risultati di interrogazioni sul motore di ricerca “Altavista” (doc. 3) per il periodo dal 1.1.1988 al 2.10.2000.

Contrariamente alle deduzioni della ricorrente, non è, infatti, necessario che il sito sia stato effettivamente utilizzato, ma è sufficiente che il resistente si sia “preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi”. Per cui, si ritiene che anche il semplice inserimento del nome a dominio, corrispondente al sito, all’interno della banca dati di un motore di ricerca, costituisca prova di tale volontà.

Pertanto, essendo stato dimostrato l’utilizzo anteriore alla contestazione del nome a dominio da parte della resistente, non si ritiene necessario esaminare la sussistenza degli atri due requisiti.

c) mala fede

Non risulta provata che la registrazione del dominio, da parte della resistente, sia avvenuta con la volontà di danneggiare o di ricavarne un illecito profitto ai danni della “Rusconi Editore s.p.a.”.

In effetti, si rileva, innanzitutto, che il nome utilizzato dalla resistente per la denominazione del sito corrisponde a quello del proprio centro fitness, come risulta dalle insegne distintive dello stesso, riportate anche nel sito.

I servizi offerti dalla “Acqua di Luna s.a.s.” nel suo centro denominato “Vitality Fitness Club” sono, poi, del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli propri della ricorrente per cui non è rinvenibile alcuna ipotesi di confusione tra le due attività. La “Rusconi Editore s.p.a.“ opera, infatti, nel settore dell’editoria mentre la società “Acqua di Luna s.a.s.” è titolare di un centro fitness; e a nulla rileva che la rivista edita da Rusconi Editore s.p.a.” sia specializzata proprio nel campo del fitness e del benessere - svolgendo perfino una attività di “abbinamento e sponsorizzazione con palestre” - poiché tale settore non può essere oggetto di una esclusiva.

Gli stessi marchi “vitality” registrati a nome della “Rusconi Editore s.p.a.” appartengono a classi di prodotti diversi (classi 9, 16 e 38).
Infine, il sito, oggetto della contestazione, contiene sin dalla prima pagina il nome “Acqua di Luna” e quello del centro denominato “Vitality Fitness Club”, ed, al suo interno, riporta informazioni riguardanti l’ubicazione, le attività in esso svolte (es. body building, life pump, ecc.) e gli orari. Non vi è dubbio, quindi, che il sito “www.vitality.it “ non intende promuovere alcuna rivista ma una attività precisa e ben diversa.

Sulla base delle deduzioni rese dalle parti, dei documenti prodotti ed in conformità con le regole di naming , si deve, pertanto, concludere per la reiezione del ricorso. 

Attesa la dimostrazione del diritto della resistente al nome a dominio registrato e considerato che la ricorrente non ha provato l’esistenza di circostanze da cui desumere la registrazione e l’uso in mala fede, il ricorso deve considerarsi respinto.

il ricorso presentato dalla “Rusconi Editore s.p.a.” per la riassegnazione del nome a dominio “vitality.it”, che rimane pertanto legittimamente assegnato alla “Acqua di Luna s.a.s.”