Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VITAMIX.IT
Ricorrenti: Vita-Mix Corporation e Vita-Mix Europe Limited
Resistente: Fredrick Rotemark
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 28 agosto 2012 la
società Vita-Mix Corporation e la società Vita-Mix Europe
Limited, entrambe in persona di Connors Loree W., legale
rappresentante, rappresentata e difesa nella presente procedura
dall’avv. Malisheila O. Douglas - Studio Benesch, Friedlander,
Coplan & Aronoff, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio vitamix.it, registrato
dal Sig. Fredrick Rotemark.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio vitamix.it, era stato creato il 30 ottobre 2010 ed era registrato a nome del Sig. Fredrick Rotemark;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.vitamix.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 5 settembre 2012 C.R.D.D. inviava ricorso
(con traduzione in inglese) e documentazione al Resistente per
raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
L’avviso
di ricevimento della raccomandata veniva recapitato a C.R.D.D.
solamente in data 16 ottobre 2012. Da esso risultava che ricorso
e documentazione erano stati ricevuti dal Resistente il giorno 11
settembre 2012, e pertanto il termine di 25 giorni previsto a favore
del Resistente per presentare le proprie repliche era già
decorso senza che nulla fosse pervenuto a C.R.D.D. Pertanto in data 17
ottobre veniva nominato quale esperto l’Avv. Francesca
d’Orsi, che lo stesso giorno accettava l’incarico.
Allegazioni delle parti
Il
Ricorso è presentato congiuntamente dalla Vita-Mix Corporation
statunitense, capogruppo, e dalla sua controllata Vita-Mix Europe
Limited con sede nel Regno Unito (identificate entrambe, nel seguito,
per brevità, come “la Ricorrente”), ai fini di
ottenere a favore della seconda la riassegnazione del nome a dominio in
contestazione.
La Vita-Mix Corporation afferma di essere una grande società che
fin dal 1937 produce frullatori e più in generale apparecchi per
la miscelazione di alimenti, con una rete di vendita e distribuzione
che si disloca in numerosi paesi nel mondo, ed un fatturato di oltre
170 milioni di dollari. Essa documenta di essere titolare da tempo dei
marchi “vita-mix” e “vitamix”, registrati in
vari paesi del mondo, ed in particolare – per quel che qui rileva
– in Francia ed in ambito comunitario, rispettivamente dal
1995 e dal 2000. Vita-Mix Europe Limited è autorizzata ad
utilizzare i marchi “vita-mix” e “vitamix”.
Parte Ricorrente afferma, in primis, che il nome a dominio contestato
è identico e comunque tale da generare confusione tra gli utenti
di internet rispetto alla propria denominazione sociale ed ai marchi da
essa registrati. Il Resistente non avrebbe alcun diritto sul nome a
dominio in contestazione, non avendo alcuna attinenza e, soprattutto,
non essendo mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare
marchi, loghi o altri contrassegni che possano essere riconducibili
alla Vita-Mix Corporation od alla Vita-mix Europe Ltd..
La Ricorrente afferma e documenta che il Resistente è un
ex-distributore di prodotti Vita-mix, il quale ha registrato il nome a
dominio in contestazione successivamente alla revoca del mandato di
distribuzione. La Ricorrente documenta che il Resistente ha
registrato il nome a dominio vitamix non solo nel ccTLD .it, ma anche
in altri sette ccTLD europei. Nonostante al Resistente sia stata
offerta una cospicua somma per rientrare in possesso del dominio in
contestazione ($ 12.000,00) questi si è rifiutato di cederlo,
affermando di trarre maggiori guadagni dal semplice parcheggio del
dominio.
Parte Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio vitamix.it alla Vita-mix Europe Ltd.
Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica pur avendo regolarmente ricevuto reclamo e documentazione ad esso allegata.
Motivi
della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio vitamix.it è esattamente identico ad un
marchio registrato da parte Ricorrente ed è confondibile con la
sua denominazione sociale, da cui differisce per il l’omissione
del trattino centrale.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del resistente
Dalla documentazione allegata al ricorso – il Resistente nulla a
prodotto, non essendosi costituito - e da quanto verificabile
d’ufficio su Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co.
del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una pagina web
priva di contenuti.
Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi
soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio,
essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali
il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto l’art. 3.7 del Regolamento lettera a) indica, quale
circostanza da imputare a una registrazione e uso del dominio in mala
fede, la condotta del Resistente propensa a una attività
speculatoria derivante dalla cessione o concessione di utilizzo o altro
modo di trasferimento del nome a dominio alla Ricorrente titolare di un
nome oggetto di un diritto riconosciuto. Se la titolarità del
diritto che la Ricorrente vanta sul nome Vitamix emerge chiaramente
dalla documentazione attinente alla registrazione di numerosi marchi,
alcuni risalenti al 1996, con altrettanta chiarezza affiora, dalla
corrispondenza tenuta dal Sig. Fredrick Rotemark con il Ricorrente,
l’intento del Resistente di ricavare dalla vendita del nome a
dominio vitamix.it una somma di denaro di molto superiore ai costi
sostenuti per la registrazione e il mantenimento del nome a dominio.
In particolare, la condotta del Sig. Fredrick Rotemark che deve essere
ascritta a un più ampio disegno accaparratorio volto
esclusivamente a trarre profitto dalla vendita dei numerosi nomi a
dominio che la stessa Resistente ha registrato e contenenti la parola
vitamix con diverse estensioni (come si evince dall’e-mail del 19
ottobre 2011 del Resistente). Né può ritenersi che esso
non fosse a conoscenza del fatto che, con tale registrazione, stava
ledendo un diritto altrui, atteso che è stato dimostrato come in
passato egli fosse stato un distributore proprio dei prodotti di parte
Ricorrente.
A ciò si aggiunga che, per sua stessa ammissione, il Sig.
Fredrick Rotemark ha utilizzato il nome a dominio esclusivamente
per passive holding. comportamento questo che la giurisprudenza
italiana e internazionale in materia di procedure di riassegnazione
considera come indice di malafede.
Il Resistente, pertanto, ha agito in malafede sia nella registrazione, sia nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio vitamix.it alla
Vita-Mix Europe Ltd, con sede in 10-18 Union Street, Londra (Regno
Unito).
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 30 ottobre 2012
Avv. Francesca D’Orsi
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