Con ricorso pervenuto via e-mail la Sara Lee Branded Apparel Italia S.p.A s.r.l. in persona del suo legale rappresentante dott. Stefano Bonino, corrente in Pomezia (Roma) Via Laurentina 191, rappresentata e difesa dal presso il cui studio in Torino, Corso Regio Parco 27, è domiciliata, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio  WONDERBRA.IT, registrato dalla  ALS & CO S.r.l., con sede in Torino, Via Meucci 2.

In data 24 novembre 2004 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.wonderbra.it

 Le verifiche consentivano di accertare  che:
a) che il dominio  wonderbra.it risultava assegnato alla ALS & CO S.r.l., dal 6 dicembre 2002; 
b) che il dominio wonderbra.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  12 novembre 2003;
c) che all’indirizzo www.wonderbra.it corrispondeva una sola pagina del maintainer Register.it S.p.a., società che registra nomi a dominio e di cui si è avvalsa l’attuale assegnataria, in cui la Register.it pubblicizza i prodotti che offre con il servizio di registrazione di un nome a dominio.

Successivamente perveniva alla Crdd anche l’originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, in data 6 dicembre 2003 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

Dall’avviso di ricevimento risulta che la società resistente ha ricevuto il plico in data 12 dicembre 2003.

 Nulla essendo pervenuto entro il 7 gennaio 2004 dalla resistente, in data 9 gennaio 2004 veniva designato il saggio avv. Maria Luisa Buonpensiere che il successivo 13 gennaio 2004 accettava l’incarico.

La ricorrente Sara Lee Branded Apparel Italia S.p.A dichiara, nel proprio ricorso, di essere società licenziataria dei marchi WONDERBRA ed espone quanto segue. 

La Canedelle Limited Partership (già Canadelle, Inc.) è titolare dei numerosi marchi WONDERBRA; in data 1 gennaio 1994 diede in licenza fino al 31 dicembre 2009 il suddetto marchio - con validità sul territorio italiano - alla Playtex Italia s.p.a., appartenente allo stesso gruppo. 

In data 19 maggio 1994 quest’ultima società cambiava la propria denominazione sociale in Sara Lee Personal Products S.p.A. ed il 25 novembre 1998 modificava la propria ragione sociale in Sara Lee Branded Apparel Italia S.p.A. Quest’ultima società è l’attuale ricorrente, in qualità di licenziataria che produce e vende in Italia i prodotti WONDERBRA.

A conferma di quanto esposto la ricorrente allega: copia della registrazione italiana WONDERBRA del periodo 1982-1986 e relativa domanda di rinnovo del 2002; copia della registrazione del marchio comunitario WONDERBRA; copia del contratto di licenza e copia dei verbali di assemblea da cui risultano le variazioni delle denominazioni sociali. 

In relazione alla notorietà del marchio WONDERBRA, la ricorrente evidenzia come lo stesso sia uno dei marchi più noti nell’ambito del mercato della biancheria intima “in particolare leader mondiale nel settore dei reggiseni”. 

Sostiene la ricorrente che il “cuore” del nome a dominio contestato WONDERBRA.IT corrisponde integralmente e pedissequamente a un segno distintivo registrato e utilizzato in Italia e pressocchè in tutti i paesi del mondo e che sullo stesso l’attuale assegnataria del nome a dominio non ha alcun diritto o interesse legittimo. Sostiene altresì la ricorrente che “il nome a dominio è stato registrato in malafede, al solo scopo di creare un’interferenza con il noto marchio WONDERBRA”. 

A sostegno della sua tesi circa l’utilizzo in malafede del dominio contestato, la ricorrente sostiene che questo elemento possa essere individuato anche nella semplice “detenzione passiva di un nome a dominio”, ed al riguardo allega una serie di decisioni sia di ICANN, sia italiane. 

Conclude pertanto chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio WONDERBRA.it. 

a) identità e confondibilità del nome

L’art. 16.6 delle Regole di Naming richiede, quale primo requisito per la riassegnazione del nome a dominio contestato che  esso sia “ identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. 

 Nel caso di specie non ci sono dubbi sulla confondibilità del nome a dominio contestato wonderbra.it. ed il marchio registrato WONDERBRA. 

La ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la propria titolarità del diritto sul marchio WONDERBRA. Essa, infatti, ha prodotto copia di registrazione sia italiana che  comunitaria  del marchio, con relativi rinnovi, unitamente al contratto di licenza per lo stesso marchio con validità sul territorio italiano. 

Si deve pertanto ritenere soddisfatto il primo requisito richiesto dalle Regole di Naming.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

La resistente, pur avendo regolarmente ricevuto la lettera raccomandata a/r del 6 dicembre inviatale dalla segreteria dell’ente conduttore CRDD, non  ha provveduto ad inviare le proprie difese. Pertanto, si deve procedere ex officio alla verifica di eventuali suoi diritti sul nome, esclusivamente sulla base di elementi rintracciabili sul web e di quelli forniti dalla ricorrente. 

Dalla lettura del WHOIS si rileva, come dedotto da parte ricorrente e precedentemente controllato, che l’attuale assegnataria del nome a dominio WONDERBRA.it è la ALS & CO S.r.l.

Non trattandosi di persona fisica - il cui nome potrebbe rivelare  un primo indizio di eventuale diritto o meno all’uso del nome a dominio - si deve osservare che non constano al giudicante elementi per poter individuare alcun diritto della attuale assegnataria sul nome registrato. 

Avendo, infatti, la ricorrente provato un proprio diritto sul nome WONDERBRA, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

 Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.WONDERBRA.it contiene solo una pagina del maintainer che ha provveduto alla registrazione; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), vista la sua denominazione ALS & CO S.r.l.; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.wonderbra.it non appare in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività, che non sia quella di pubblicizzare la società che registra i nomi a dominio.

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

L’ulteriore requisito richiesto dalle Regole di Naming è la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio. 

Sul punto si rileva che, da quanto consta, la società resistente non ha fatto e non sta facendo uso del nome a dominio registrato. Infatti, come già rilevato, all’indirizzo www.wonderbra.it  corrisponde una pagina web messa a disposizione dalla stessa società che provvede alla registrazione dei nomi a dominio, la quale reclamizza nella stessa pagina i propri prodotti. 

La pagina si apre, infatti, sul marchio della Register e sui suoi servizi; nessun riferimento alla società assegnataria del nome a dominio se non la dicitura “Benvenuto su wonderbra.it. Abbiamo registrato il nostro dominio con Register.it e saremo on-line al più presto”; il resto della pagina web è tutto dedicato ai servizi offerti dalla Register. 

A questo punto è quindi necessario verificare se nella sola registrazione e nella assenza di attività svolte attraverso il dominio registrato sia possibile riscontrare l’esistenza della malafede. 

Come noto, attraverso l’uso del marchio registrato il titolare dà all’utenza la possibilità di individuare  esattamente ed esclusivamente il suo prodotto o la linea di prodotti da esso forniti. E’ ovvio, poi, che se un marchio è registrato ed usato in tutto il mondo da decenni si deve presumere che sia famoso e noto al pubblico. 

Circostanza, questa, che nel caso di specie è dimostrabile con una semplice ricerca su Internet. Infatti inserendo la parola “wonderbra” in uno qualsiasi dei motori di circa a disposizione si arriva immediatamente alla linea  di prodotti offerti. Nel motore di ricerca di Yahoo.it, per esempio, la prima pagina web individuata è quella di “ragazze testimonial del reggiseno più amato”. Non è poi difficile arrivare al sito del marchio wonderbra (www.wonderbra.com) nel quale vengono appunto offerti i noti prodotti di lingerie. Tutto ciò deve far presumere che l’attuale assegnataria conosceva senz’altro la notorietà del marchio che ha utilizzato per la registrazione del suo nome a dominio. 

Ciò posto, bisogna passare ad esaminare l’uso che è stato fatto del dominio in contestazione, per decidere se sia possibile o meno riscontrare la malafede dell’attuale assegnataria. 

L’attuale assegnataria si è limitata a registrare il nome in data 6 dicembre 2002  e, da allora, non ne ha fatto alcun uso visto che ancora oggi all’indirizzo www.wonderbra.it corrisponde la pagina del maintainer che ha offerto alla assegnataria il servizio di registrazione. 

Dunque da oltre un anno dalla sua registrazione il dominio risulta ancora inutilizzato dalla assegnataria. Di per sé questa circostanza non proverebbe nulla, se non fosse che il dominio corrisponde esattamente alla denominazione di un marchio registrato e noto in tutto il mondo. Infatti, non sembra possibile un effettivo uso del nome a dominio da parte della attuale assegnataria che non vada a ledere i diritti sul marchio che la ricorrente ha abbondantemente provato di avere. Si tratterebbe, quindi, di un uso che difficilmente sarebbe legittimo. Ed, infatti, come già detto, il dominio risulta ancora inutilizzato. Soltanto il resistente avrebbe potuto provare di avere un diritto sul nome utilizzato, o di poterne fare un uso legittimo. Ciò non è stato fatto.

Sul punto risultano numerose decisioni concordi nel ritenere che la detenzione passiva di un nome a dominio (passive holding) sia elemento di malafede quando l’assegnatario non potrebbe farne uso senza ledere il legittimo titolare della denominazione scelta come dominio. Si segnala, a titolo esemplificativo, la decisione resa nella MAP “barbie.it” in cui si è ritenuto che “la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.”.

La Als & Co. S.r.l. ha, quindi, registrato come nome a dominio un famoso marchio di reggiseni e lingerie in genere, noto in tutto il mondo; non ha dimostrato di avere sul nome alcun diritto, né di poterne fare un qualsiasi legittimo uso; non ha utilizzato il nome a dominio registrato per alcuna attività, pur avendo provveduto al rinnovo della registrazione anche per il 2004. 

Da tutte queste circostanze si deve dedurre che la attuale assegnataria abbia registrato in malafede il dominio contestato e leda il diritto della società licenziataria del marchio wonderbra, quantomeno, impedendone la legittima utilizzazione sullo spazio web.

Si deve pertanto ritenere sussistente la malafede nella registrazione come richiesto dall’art. 16.6 lettera c.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio  wonderbra.it dall’attuale assegnataria alla  Sara Lee Branded Apparel Italia S.p.a., corrente in Pomezia (Roma), Via Laurentina 191, in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Bonino. 

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 25 gennaio 2004

Avv. Maria Luisa Buonpensiere