Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
WORLDPOKERTOUR.IT
Ricorrente:
Peerless Media Limited (Prof. Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: sig. Jens Buch
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 12 gennaio 2011, la Peerless Media Limited, con sede in
Gibilterra (Regno Unito), Sulle 711 Europort, in persona del suo legale
rappresentante sig. Nigel Norman Birrell, rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Alessandro del Ninno, presso il cui studio in Roma, Via
Principessa Clotilde n. 7 si domiciliava giusta delega in calce al
ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio worldpokertour.it, registrato dal sig. Jens Buch.
Ricevuto il
ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i
dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che
il dominio worldpokertour.it era stato creato il 19 marzo 2008 ed era
registrato a nome del sig. Jens Buch;
- b) che
il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa
era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il
valore “challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.worldpokertour.it si giunge
ad un sito web contenente links che reindirizzano a siti che promuovono
giochi on line.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 19 gennaio 2011 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente
per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database
del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito
alla mittente C.R.D.D., in quanto non ritirato dopo la prescritta
compiuta giacenza.
L’inizio
della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il compiersi
del periodo di giacenza presso l’ufficio postale e
poiché la compiuta giacenza si è perfezionata in
data 27 febbraio 2011, tale data si considera come data di inizio della
procedura e da essa è quindi decorso il termine di 25 giorni
concesso al Resistente per la presentazione delle proprie repliche.
Pertanto C.R.D.D.,
ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente,
comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della
procedura. In data 8 marzo 2011 il sig. Jens Buch inviava a C.R.D.D.
e-mail in cui chiedeva informazioni relative alla procedura di
riassegnazione. C.R.D.D. rispondeva informando il Resistente che se era
sua intenzione cedere il dominio, doveva accordarsi con la Ricorrente e
quindi comunicarlo al PRSD. Se invece intendeva far valere il proprio
diritto sul nome a dominio in contestazione doveva inviare proprie
repliche entro il termine del 24 marzo 2011. Sicché scaduto
il 24 marzo 2011 il termine per le repliche senza che nulla pervenisse
da parte del Resistente, C.R.D.D. il 25 marzo 2011 nominava quale
esperto il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale il successivo 28
marzo accettava l'incarico.
Allegazioni della
Ricorrente.
La Ricorrente, nel proprio
ricorso, afferma di far parte della Holding Party Gaming Plc,
società operante nel settore del gambling on line e
creatrice della poker room on line Partypoker.com, attraverso la quale
a tutt’oggi si svolge lo show televisivo World Poker Tour,
serie di tornei internazionali di poker che vede la partecipazione dei
più famosi giocatori professionisti del settore.
Originariamente World Poker Tour era di proprietà della
World Poker Tour Enterprise, ma è stato poi acquisito dalla
Party Gaming Plc, mediante la sussidiaria Peerless Media Limited,
odierna ricorrente.
La Ricorrente deduce e documenta la titolarità di numerosi
marchi, tra i quali:
- - WTP
WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 003767035 del
19.4.2004;
- - WTP
WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003767001 del
19.4.2004;
- -
WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 003767019 del
19.4.2004;
- -
WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003766979 del
19.4.2004;
- -
WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003766961 del
19.4.2004;
- -
WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003027125 del
7.1.2003;
- - WTP
WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 003119906 del
7.1.2003;
- -
WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 002696726 del
7.1.2003.
La Ricorrente sostiene poi che
il nome a dominio registrato dal Resistente contiene interamente i
marchi d’impresa “World Poker Tour” della
Ricorrente, sui quali dunque essa vanta diritti di esclusiva.
La Ricorrente
afferma altresì che il Resistente non ha alcun titolo o
interesse sul nome a dominio in contestazione, considerando che il nome
a dominio in contestazione non corrisponde al nome
dell’attuale assegnatario del nome a dominio (Jens Buch),
né essa ha mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in
qualsiasi modo i propri marchi.
La Ricorrente
sostiene infine che la malafede del Resistente emerge da una serie di
circostanze:
- 1)
su Internet il sig. Buch si presenta come consulente con
esperienza nel settore del marketing on line e dunque, essendo un
operatore di Internet, non poteva non conoscere la notorietà
dei marchi “World Poker Tour”;
- 2)
il caso di specie configura un’ipotesi di passive
holding, con conseguente danno per la Ricorrente;
- 3)
sul sito corrispondente al nome a dominio in contestazione vi
sono links ed annunci pubblicitari relativi a società in
concorrenza con la Ricorrente e con i suoi servizi di poker on line e
on line gambling;
- 4)
il Resistente ha inviato ad un rappresentante della
Ricorrente una proposta di vendita del nome a dominio WORLDPOKERTOUR.IT
per un importo di USD 25.000,00;
- 5)
non c’è alcun collegamento dimostrabile
tra Resistente e nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione del
Resistente
Il Resistente, che, peraltro,
non ha provveduto al ritiro del plico contenente il ricorso e la
documentazione ad esso allegata inviatigli da C.R.D.D., a seguito della
e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura, in data
9 marzo 2011 ha inviato a C.R.D.D. una e-mail in cui chiedeva
soltanto informazioni in merito alla procedura di riassegnazione del
nome a dominio in contestazione, senza tuttavia provvedere ad inviare
repliche nei termini previsti.
Motivi della
decisione
I motivi dedotti dalla
Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento,
in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la
riassegnazione.
a) Identità e
confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, co. I,
lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il
requisito della identità o confondibilità
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”.
Il nome a dominio
in contestazione corrisponde ai marchi registrati dalla Ricorrente.
Sotto questo
profilo, è indubbio che il nome a dominio è
sostanzialmente identico ai marchi registrati dalla Ricorrente e che
quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento
per la riassegnazione del nome a dominio.
b) Diritto o titolo del
Resistente al nome a dominio in contestazione.
L’art. 3.6, III comma
del Regolamento prevede che “il
resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a
dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere
avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un
nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi,
oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c)
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
Il Resistente, pur
essendo stato messo in condizione di controdedurre e provare un proprio
concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio
WORLDPOKERTOUR.IT, non ha inviato le proprie difese a C.R.D.D, non
fornendo quindi al sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo
diritto o titolo all’uso del nome a dominio
WORLDPOKERTOUR.IT.
Né
risulta alcun elemento dal sito web corrispondente al dominio in
contestazione dal quale poter dedurre l’esistenza di alcuna
delle circostanze ex art. 3.6, III co., punti a), b), c) del
Regolamento e dunque un concorrente diritto o titolo del Resistente sul
nome a dominio oggetto della presente procedura.
Si deve
quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal
Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
c)
Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio.
Quanto alla malafede nella
registrazione e nell’uso del dominio ritiene il sottoscritto
esperto che essa sia stata provata da più di una delle
circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
L’art.
3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle
circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione
e dell’uso del dominio in malafede; la lettera d)
del citato articolo si riferisce a “la circostanza che,
nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in
Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un
nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.
Tale circostanza
si adatta al caso in esame. La notorietà del nome e marchio
World Poker Tour è facilmente riscontrabile da una rapida
ricerca sul web. Inserendo nel motore di ricerca le parole World Poker
Tour si ottiene un elenco di siti aventi ad oggetto
l’attività ed i servizi offerti dalla Ricorrente.
Da tutto ciò è facilmente deducibile la
notorietà raggiunta dai marchi World Poker Tour. A tal
proposito, stante la notorietà raggiunta dalla Ricorrente,
è assolutamente inverosimile che la Resistente, nel
registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella
totale ignoranza dell’esistenza dei marchi World Poker Tour,
nonché dei diritti che la Ricorrente vanta sugli stessi,
considerando:
- 1)
la specificità del nome in contestazione;
- 2)
il fatto che la home page del sito corrispondente al nome a
dominio in contestazione contiene links a siti che propongono giochi on
line in diretta concorrenza con la Ricorrente;
- 3)
la circostanza che il Resistente stesso si definisce come
consulente con esperienza nel settore del marketing on line.
Quindi, si deve
ritenere che il Resistente abbia agito in malafede, perchè
al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in
contestazione, egli sapeva di garantirsi la possibilità di
beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando
i diritti connessi ai marchi registrati dalla Ricorrente.
Si
osserva inoltre che la Ricorrente, ad integrazione del ricorso, ed a
riprova della malafede del Resistente, ha prodotto copia di una e-mail
del 2 febbraio 2009, dalla quale si evince l’intenzione del
sig. Jens Buch di cedere il dominio in contestazione dietro
corresponsione della somma di USD 25.000,00.
Da
quanto finora detto appare dunque evidente che la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio contestato rientra in un più
ampio disegno accaparratorio volto alla rivendita del dominio
illegittimamente registrato ad un prezzo notevolmente più
elevato dei costi di registrazione e mantenimento del nome a dominio.
A
ciò aggiungasi che sul sito corrispondente al nome a dominio
in contestazione sono contenuti soltanto dei links a siti di
società che offrono prodotti in concorrenza con la
Ricorrente.
Si
ritengono dunque soddisfatte le circostanze di cui all’art.
3.7, lett. a) e b) del Regolamento.
Nel
caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub
e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome di dominio
registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o
privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il
titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”.
Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo
il Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun
modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il
nome a dominio registrato.
Lo
scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato
la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma,
lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio worldpokertour.it alla Peerless Media Limited, con sede
in Gibilterra (Regno Unito), Sulle 711 Europort.
La presente
decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i
provvedimenti di sua competenza.
Napoli, 31 marzo
2011
Avv. Mario Pisapia
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