Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
WORLDPOKERTOUR.IT

Ricorrente: Peerless Media Limited (Prof. Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: sig. Jens Buch
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 12 gennaio 2011, la Peerless Media Limited, con sede in Gibilterra (Regno Unito), Sulle 711 Europort, in persona del suo legale rappresentante sig. Nigel Norman Birrell, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alessandro del Ninno, presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7 si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio worldpokertour.it, registrato dal sig. Jens Buch.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio worldpokertour.it era stato creato il 19 marzo 2008 ed era registrato a nome del sig. Jens Buch;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.worldpokertour.it si giunge ad un sito web contenente links che reindirizzano a siti che promuovono giochi on line.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 19 gennaio 2011 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D., in quanto non ritirato dopo la prescritta compiuta giacenza.

L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale e poiché la compiuta giacenza si è perfezionata in data 27 febbraio 2011, tale data si considera come data di inizio della procedura e da essa è quindi decorso il termine di 25 giorni concesso al Resistente per la presentazione delle proprie repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della procedura. In data 8 marzo 2011 il sig. Jens Buch inviava a C.R.D.D. e-mail in cui chiedeva informazioni relative alla procedura di riassegnazione. C.R.D.D. rispondeva informando il Resistente che se era sua intenzione cedere il dominio, doveva accordarsi con la Ricorrente e quindi comunicarlo al PRSD. Se invece intendeva far valere il proprio diritto sul nome a dominio in contestazione doveva inviare proprie repliche entro il termine del 24 marzo 2011. Sicché scaduto il 24 marzo 2011 il termine per le repliche senza che nulla pervenisse da parte del Resistente, C.R.D.D. il 25 marzo 2011 nominava quale esperto il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale il successivo 28 marzo accettava l'incarico.
 
Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di far parte della Holding Party Gaming Plc, società operante nel settore del gambling on line e creatrice della poker room on line Partypoker.com, attraverso la quale a tutt’oggi si svolge lo show televisivo World Poker Tour, serie di tornei internazionali di poker che vede la partecipazione dei più famosi giocatori professionisti del settore. Originariamente World Poker Tour era di proprietà della World Poker Tour Enterprise, ma è stato poi acquisito dalla Party Gaming Plc, mediante la sussidiaria Peerless Media Limited, odierna ricorrente.

La Ricorrente deduce e documenta la titolarità di numerosi marchi, tra i quali:
  • - WTP WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 003767035 del 19.4.2004;
  • - WTP WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003767001 del 19.4.2004;
  • - WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 003767019 del 19.4.2004;
  • - WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003766979 del 19.4.2004;
  • - WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003766961 del 19.4.2004;
  • - WORLD POKER TOUR (figurativo), marchio comunitario n. 003027125 del 7.1.2003;
  • - WTP WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 003119906 del 7.1.2003;
  •  - WORLD POKER TOUR (denominativo), marchio comunitario n. 002696726 del 7.1.2003.
La Ricorrente sostiene poi che il nome a dominio registrato dal Resistente contiene interamente i marchi d’impresa “World Poker Tour” della Ricorrente, sui quali dunque essa vanta diritti di esclusiva.

La Ricorrente afferma altresì che il Resistente non ha alcun titolo o interesse sul nome a dominio in contestazione, considerando che il nome a dominio in contestazione non corrisponde al nome dell’attuale assegnatario del nome a dominio (Jens Buch), né essa ha mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.

La Ricorrente sostiene infine che la malafede del Resistente emerge da una serie di circostanze:

  • 1)    su Internet il sig. Buch si presenta come consulente con esperienza nel settore del marketing on line e dunque, essendo un operatore di Internet, non poteva non conoscere la notorietà dei marchi “World Poker Tour”;
  • 2)    il caso di specie configura un’ipotesi di passive holding, con conseguente danno per la Ricorrente;
  • 3)    sul sito corrispondente al nome a dominio in contestazione vi sono links ed annunci pubblicitari relativi a società in concorrenza con la Ricorrente e con i suoi servizi di poker on line e on line gambling;
  • 4)    il Resistente ha inviato ad un rappresentante della Ricorrente una proposta di vendita del nome a dominio WORLDPOKERTOUR.IT per un importo di USD 25.000,00;
  • 5)    non c’è alcun collegamento dimostrabile tra Resistente e nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione del Resistente

Il Resistente, che, peraltro, non ha provveduto al ritiro del plico contenente il ricorso e la documentazione ad esso allegata inviatigli da C.R.D.D., a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura, in data 9 marzo 2011  ha inviato a C.R.D.D. una e-mail in cui chiedeva soltanto informazioni in merito alla procedura di riassegnazione del nome a dominio in contestazione, senza tuttavia provvedere ad inviare repliche nei termini previsti.

Motivi della decisione

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Il nome a dominio in contestazione corrisponde ai marchi registrati dalla Ricorrente.

Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è sostanzialmente identico ai marchi registrati dalla Ricorrente e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

L’art. 3.6, III comma del Regolamento prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Il Resistente, pur essendo stato messo in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio WORLDPOKERTOUR.IT, non ha inviato le proprie difese a C.R.D.D, non fornendo quindi al sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo diritto o titolo all’uso del nome a dominio WORLDPOKERTOUR.IT.  

Né risulta alcun elemento dal sito web corrispondente al dominio in contestazione dal quale poter dedurre l’esistenza di alcuna delle circostanze ex art. 3.6, III co., punti a), b), c) del Regolamento e dunque un concorrente diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura.

 Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio ritiene il sottoscritto esperto che essa sia stata provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

L’art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in malafede; la lettera d) del  citato articolo si riferisce a “la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.

Tale circostanza si adatta al caso in esame. La notorietà del nome e marchio World Poker Tour è facilmente riscontrabile da una rapida ricerca sul web. Inserendo nel motore di ricerca le parole World Poker Tour si ottiene un elenco di siti aventi ad oggetto l’attività ed i servizi offerti dalla Ricorrente. Da tutto ciò è facilmente deducibile la notorietà raggiunta dai marchi World Poker Tour. A tal proposito, stante la notorietà raggiunta dalla Ricorrente, è assolutamente inverosimile che la Resistente, nel registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza dell’esistenza dei marchi World Poker Tour, nonché dei diritti che la Ricorrente vanta sugli stessi, considerando:
  • 1)    la specificità del nome in contestazione;
  • 2)    il fatto che la home page del sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene links a siti che propongono giochi on line in diretta concorrenza con la Ricorrente;
  • 3)    la circostanza che il Resistente stesso si definisce come consulente con esperienza nel settore del marketing on line.  
Quindi, si deve ritenere che il Resistente abbia agito in malafede, perchè al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in contestazione, egli sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando i diritti connessi ai marchi registrati dalla Ricorrente.

Si osserva inoltre che la Ricorrente, ad integrazione del ricorso, ed a riprova della malafede del Resistente, ha prodotto copia di una e-mail del 2 febbraio 2009, dalla quale si evince l’intenzione del sig. Jens Buch di cedere il dominio in contestazione dietro corresponsione della somma di USD 25.000,00.

Da quanto finora detto appare dunque evidente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio contestato rientra in un più ampio disegno accaparratorio volto alla rivendita del dominio illegittimamente registrato ad un prezzo notevolmente più elevato dei costi di registrazione e mantenimento del nome a dominio.

A ciò aggiungasi che sul sito corrispondente al nome a dominio in contestazione sono contenuti soltanto dei links a siti di società che offrono prodotti in concorrenza con la Ricorrente.

Si ritengono dunque soddisfatte le circostanze di cui all’art. 3.7, lett. a) e b) del Regolamento.  

Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome di  dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo il Resistente,  titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio worldpokertour.it alla Peerless Media Limited, con sede in Gibilterra (Regno Unito), Sulle 711 Europort.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Napoli, 31 marzo 2011

Avv. Mario Pisapia


 
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E-mail: svp@crdd.it
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