Procedura di riassegnazione del nome a dominio www-sony.it Ricorrente: Sony Kabushiki
Kaisha e Sony Italia s.p.a (Avv. Fabrizio Jacobacci e Dott. Massimo Introvigne)
Svolgimento della procedura In data 23 marzo 2004 alla CRDD perveniva via e-mail ricorso proposto dalla Sony Kabushiki Kaisha, corrente in 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Giappone, in persona del legale rappresentante Sig. Tohru Mitsuyasu, e dalla Sony Italia s.p.a, corrente in Via Galileo Galilei 40, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, in persona del legale rappresentante Sig. Massimiliano Alesi, (collettivamente Sony), entrambe rappresentate dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne e domiciliate presso la sede dello studio legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino. Con il suddetto ricorso le ricorrenti introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento a favore della Sony s.p.a. del nome a dominio www-sony.it, registrato dalla Internet Graphics s.r.l., Via Matteotti 77 - 55049 Viareggio (LU). Verificati i dati del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www-sony.it, la CRDD riscontrava che il suddetto nome a dominio, assegnato alla Internet Graphics s.r.l., era stato contestato a far data dal 16 marzo 2004. Pervenuto anche il cartaceo del ricorso con la relativa documentazione, la segreteria della CRDD in data 24 marzo 2004 provvedeva ad inviare per e-mail e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento copia del ricorso e della documentazione alla assegnataria del dominio contestato, Internet Graphics s.r.l. In data 18 maggio 2004 la
CRDD riceveva in restituzione il plico contenente il ricorso a suo tempo
inviato alla resistente. Dall'annotazione sulla busta effettuata dal funzionario
postale, il plico risultava rispedito per compiuta giacenza in data 15
maggio 2004.
Nulla essendo pervenuto dalla resistente entro il termine del 10 giugno 2004, la CRDD provvedeva ad incaricare della decisione il sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, quale in data 11 giugno 2004 accettava l’incarico. Allegazioni della ricorrente Le società ricorrenti espongono e documentano - con la produzione (fra l’altro) di copia di certificati di registrazione sia italiana che comunitaria rispettivamente dal 1958 e 1998 -, di essere titolari del marchio Sony, noto ed utilizzato in tutto il mondo per identificare i propri prodotti nel settore dell’elettronica di consumo, con la quale sono identificati anche i propri prodotti televisivi e cinematografici. Le ricorrenti ritengono sussistenti tutti i requisiti richiesti dalle Regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio contestato, in quanto a loro avviso: a) sussisterebbe identità
fra il nome a dominio registrato dalla Internet Graphics www-sony.it
e la denominazione sociale della società ricorrente Sony s.p.a.,
nonché il marchio da questa stessa registrato;
Su tali basi, le ricorrenti chiedono che il dominio www-sony.it sia trasferito alla Sony Italia s.p.a. Motivi della decisione a) Identità e confondibilità del nome Per quanto attiene al requisito di cui all’art. 16.6 a) delle regole di naming, il nome a dominio contestato www-sony.it appare del tutto identico – salvo che per la presenza di un trattino dopo le prime tre lettere – all’indirizzo www.sony.it attraverso il quale si accede al sito della ricorrente Sony Italia s.p.a. Essendo le tre lettere “www” (acronimo world wide web) comunemente utilizzate negli indirizzi internet per identificare i computer su cui sono ospitate le pagine web, il “nucleo” caratterizzante il nome a dominio in contestazione va identificato nella parola “sony”, che corrisponde esattamente alla denominazione sociale della ricorrente Sony s.p.a., nonché ai marchi registrati dalle due ricorrenti. Come tale, il nome a dominio www-sony.it suggerisce all’utente medio di internet che esso corrisponda al sito web della SONY, o comunque ad un sito attraverso il quale la SONY fornisce servizi tipici del web. E' quindi evidente che il nome a dominio in contestazione è facilmente confondibile con l'indirizzo completo del sito web della Sony Italia s.p.a., di cui conserva il "cuore" e da cui differisce soltanto per la presenza di un trattino in luogo del punto. Il che soddisfa il requisito richiesto per la riassegnazione dall’art. 16.6a delle regole di naming. b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato. Come detto, il nucleo caratterizzante il nome a dominio in contestazione è la parola "SONY". Essa è del tutto identica al "cuore" della denominazione sociale delle due ricorrenti, nonché agli identici marchi di cui le ricorrenti hanno provato la registrazione a loro favore in svariate sedi. Essendo stato provato dalle ricorrenti un proprio duplice diritto sulla parola che costituisce il cuore del nome a dominio in contestazione, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, oppure provasse una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. Ciò non solo non è avvenuto; ma anche le indagini svolte d'ufficio hanno ragionevolmente escluso che la Internet Graphics possa avere qualsivoglia diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, non essendo emersa alcuna evidenza dell'esistenza delle circostanze indicate dagli artt. 16.6.1, 16.6.2 e 16.6.3 delle regole di naming. Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione. c) Malafede della resistente. L’art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. La parola “SONY” evoca un gruppo notoriamente conosciuto a livello nazionale e mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e dell’intrattenimento da oltre 50 anni. E’ quindi inverosimile che la Internet Graphics abbia registrato tale marchio senza sapere di ledere con tale registrazione i diritti della ricorrente. Oltre a ciò, è da rilevare che le società ricorrenti costruiscono e commercializzano sotto il marchio Sony svariati modelli di telefoni cellulari. Dato che attraverso il sito raggiungibile digitando l'indirizzo http://www-sony.it si raggiunge un sito che offre suonerie per telefonini, dediche, servizi di spedizione di messaggi sms a cellulari, e via dicendo, appare evidente che l’attuale assegnataria ha scelto di fare uso del marchio altrui per registrare il nome a dominio con il quale offrire i propri servizi, al solo fine di “catturare” l’attenzione di utenti che, digitando in modo errato l’indirizzo www.sony.it, vengano poi proiettati sul sito www-sony.it della Internet Graphics. A conferma della malafede della ricorrente del resto, è stata sufficiente una semplice verifica sul web per accertare che la stessa ha registrato in tal modo vari nomi a dominio contenenti marchi famosi di fornitori di servizi nazionali o di produttori di telefoni cellulari (p. es.: wwwmotorola.it, wwwalcatel.it, wwmotorola.it, wwwphilips.it), digitando i quali l’utente viene immediatamente indirizzati al sito web su cui la Internet Graphics abitualmente svolge attività commerciale di vendita di loghi e suonerie a pagamento e servizi di messaggeria e dediche di vario genere. Non v’è dubbio, quindi, che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato e sia mantenuto in malafede “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 16.7.d delle regole di naming. Concludendo, si ritiene sussistente anche il requisito della malafede richiesto dalle Regole di naming. P.Q.M. Sulla base di quanto esposto e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio www-sony.it dall’attuale assegnataria alla Sony s.p.a. con sede in Via G. Galilei 40, 20092 Cinisello Balsamo, Milano. La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. Roma, 14 giugno 2004 Avv. prof. Enzo Fogliani. .
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