Procedura di riassegnazione del nome a dominio wwwjagermeister.it Ricorrente: MAST-JÄGERMEISTER AG (avv.
Fabrizio Jacobacci, dr. Massimo Introvigne).
Svolgimento della procedura In data 21 dicembre 2004 la segreteria della CRDD riceveva per posta elettronica il ricorso proposto dalla società MAST-JÄGERMEISTER AG, Jagermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbuttel, Germania, in persona dei legali rappresentanti dr. Hasso Kaempfe e dr. Ingrid Bastian, rappresentata dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso lo Studio legale Jacobacci & Associati, Corso Parco Regio 27, 10152 Torino, con il quale si dava introduzione alla procedura ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio wwwjagermeister. di cui risulta assegnataria la sig.ra Romante Sirvydaite, Lukos 45 – Garliava, 4316 Kaunas (Lituania). La segreteria della CRDD provvedeva quindi alla verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato verificando le pagine web rispondenti all’indirizzo wwwjagermeister.it nonché le risultanze del data base whois del Registro, dai quale risultava che: a) il nome a dominio wwwjagermeister.it era registrato dalla sig.ra Romante Sirvydaite che ne risulta assegnataria dal 27 ottobre 2004; b) il dominio wwwjagermeister.it risultava contestato a far data dal 20 dicembre 2004, essendo stata apposta la dicitura “valore contestato”; c) digitando l’indirizzo http://wwwjagermeister.it si veniva dirottati all'indirizzo http://www.gambler.com, cui corrisponde un casinò on line. Inviava quindi comunicazione dell’avvenuta instaurazione della procedura al Registro. Ricevuta anche copia cartacea del ricorso e relativa documentazione, la segreteria della CRDD provvedeva a dare comunicazione della instaurazione della procedura alla resistente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati. In data 3 gennaio 2005 la sig.ra Romante Sirvydaite, attuale assegnataria e resistente, inviava proprie repliche via e-mail. Tali repliche non erano seguite dalla copia in formato cartaceo, sicchè il 5 gennaio 2005 CRDD le inviava per e-mail alla ricorrente. Il 7 gennaio 2005 veniva quindi nominata la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere quale saggio componente il collegio unipersonale la quale 10 gennaio 2005 accettava l’incarico. Il 20 gennaio 2005 pervenivano via e-mail ulteriori osservazioni da parte della ricorrente; osservazioni che, non essendo state autorizzate, sono da ritenersi non ammissibili e come tali stralciate dal fascicolo. Allegazioni della ricorrente La società MAST-JÄGERMEISTER AG deduce di essere titolare di numerosi marchi aventi ad oggetto la parola JÄGERMEISTER; a riprova di ciò allega documenti attestanti la registrazione del marchio internazionale n. 157343 e n. 224601 e comunitario n. 135202. Essa ritiene che il nome a dominio wwwjagermeister.it è identico al noto segno JÄGERMEISTER di la MAST-JÄGERMEISTER AG. Essa ritiene infatti che “la lettera ä con la dieresi(umlaut) è spesso trascritta nelle lingue diverse dal tedesco come “a” (senza umlaut), così che JÄGERMEISTER e JAGERMEISTER sono, in effetti, la stessa parola”. La società ricorrente ritiene, poi, che l’aggiunta delle lettere “www” davanti alla parola JAGERMAISTER è un espediente che attua il cosiddetto typosquatting, attraverso il quale gli utenti che dimenticano di digitare il puntino fra le lettere “www” e la parola “JAGERMAISTER” raggiungono il sito della resistente invece che il sito della resistente www.jagermeister.it . La ricorrente deduce che la sig. Romante Sirvydaite avendo registrato il dominio qui contestato impedisce che la JÄGERMEISTER, titolare del corrispondente marchio, possa registrarlo come proprio nome a dominio. Inoltre ritiene che la sig.ra Romante Sirvydaite ha registrato e detiene il sito in malafede. A riprova di ciò la ricorrente deposita scambio di corrispondenza e-mail avvenuto fra la sig.ra Romante Sirvydaite e il sig. Pierluigo Zoccatelli della Consulenti Associati sas, con cui quest’ultimo ha proposto di acquistare il sito wwwjagermeister.it ed ha ricevuto una offerta di prezzo non inferiore a 20.000 USD. Per i motivi esposti la ricorrente chiede che gli venga assegnato il nome a dominio oggetto di contestazione. Allegazioni della resistente Il 3 gennaio 2005 la sig.ra Romante Sirvydaite ha provveduto ad inviare proprie repliche, nelle quali ritiene che “Il ricorrente non può avere un monopolio su tutte le possibili, infinite combinazioni con jagermeister.” Essa precisa che inoltre che “Il dominio sarà utilizzato per un sito di commenti riservato ai consumatori del prodotto Jagermeister che potranno esprimere loro parere e paragonare con altre marche. Si tratta di uso rientrante nella libertà di espressione e se del caso anche di critica.”. Non allega decumentazione alle repliche. Con ciò chiede che sia respinta la richiesta della società ricorrente. Motivi della decisione a) identità o confondibilità del nome La società MAST-JÄGERMEISTER AG dimostra con opportuna documentazione di essere titolare di marchi costituiti dalla parola JÄGERMEISTER. Allega infatti copia bollettino OMPI reg. internazionale n. 157343 e 224601 oltre a estratto banca dati UAMI reg. comunitaria n. 135202. Il nome a dominio wwwjagermeister.it si differenzia dal marchio registrato e denominazione sociale della società ricorrente JÄGERMEISTER per due elementi: la presenza delle 3 “w” prima del nome e l’assenza della dieresi sulla lettera a. Con riferimento al primo elemento si deve rilevare che la presenza delle 3 w non modifica il fulcro della parola che resta comunque identica al marchio registrato dalla ricorrente. Non è questo il primo caso in cui è contestato un nome a dominio identico al marchio di una società davanti al quale sono state poste le 3 w. Si ricordano, fra le altre, le decisioni relative ai nomi a dominio wwwenel.it (saggio avv. Francesca D’Orsi) e wwwbuongiorno.it (avv. Maria Luisa Buonpensiere) nonché wwwreuters.com per il .com. Come precisato dai saggi delle citate decisione, con le quali il sottoscritto collegio non può che concordare, le www iniziali stanno “ad indicare il world wide web, tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale” (cfr. decisione wwwbuongiorno.it). Far precedere una parola dalle lettere www non equivale a modificarla in quanto è ormai fatto notorio che le 3 www indicano semplicemente la rete web. Né l’utente percepisce una differenza sostanziale fra www.jagermeister.it e wwwjagermeister.it. Per quanto invece attiene alla assenza della dieresi sulla seconda lettera del nome a dominio contestato si deve ritenere che, anche qui, la differenza non rende le due parole diverse ai fini dell’indagine sulla confondibilità e identicità come richiesti dalle regole di naming. Non è infatti difficile da credere
che un utente nella cui lingua non esiste il simbolo della dieresi, digiti
erroneamente la parola jagermeister anziché jägermeister. Anzi,
per digitare il simbolo “ä” l’utente dovrà fare la procedura
di ricerca del simbolo fra quelli che il software gli mette a disposizione
perché non potrà trovarlo sulla propria tastiera.
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato L’articolo 16.6 lett. b) prevede, ai fini
della riassegnazione, che l'attuale assegnatario (denominato "resistente")
non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.
Inoltre precisa che egli sarà ritenuto avere diritto o titolo al
nome a dominio contestato qualora provi che:
La sig.ra Romante Sirvydaite ha replicato alle deduzioni della società ricorrente affermando, letteralmente, che “Il ricorrente non può avere un monopolio su tutte le possibili, infinite combinazioni con jagermeister. Se pensa questo, perché non ha registrato lui il mio dominio?” e che “Il dominio sarà utilizzato per un sito di commenti riservato ai consumatori del prodotto Jagermeister che potranno esprimere loro parere e paragonare con altre marche. Si tratta di uso rientrante nella libertà di espressione e se del caso anche di critica.” A fronte della dimostrata titolarità da parte della MAST-JÄGERMEISTER del nome jagermeister, la resistente non ha indicato e provato alcuna esistenza di un proprio diritto sullo stesso nome da lei registrato come nome di dominio. Del resto la affermazione che il sito sarà utilizzato per essere messo al servizio dei consumatori che abbiamo reclami da fare relativamente al prodotto offerto in vendita dalla MAST-JÄGERMEISTER non ha alcuna rilevanza ai fini della presente decisione. Essa infatti non implica le circostanze di cui all’art. 16.6 lett. b). Infatti con ciò la ricorrente non ha provato di essersi preparata, prima della conoscenza della contestazione, oggettivamente ad usare il nome a dominio per l’offerta al pubblico di beni o servizi né di essere personalmente conosciuta con il nome wwwjagermeister, né di fare un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio contestato o un uso che non viola il marchio registrato. Al contrario, dalle repliche della resistente è dato dedurre proprio una assenza di un suo diritto sul nome contestato. Innanzi tutto si rileva che il nome wwwjagermeister.it non presenta alcuna connessione o riferimento con il nome della attuale assegnataria Romante Sirvydaite. In secondo luogo dalle deduzione contenute nella replica si deve dedurre che alcun diritto abbia la signora Romante Sirvydaite sul nome wwwjagermeister.it perché nessun diritto è stato dalla stessa dedotto. Essa si è limitata a mettere in dubbio che la società ricorrente possa avere diritto sul nome jagermeister in qualunque combinazione venga usato ed ha precisato l’uso al quale intende destinare il proprio sito internet. Nulla di più. Secondo le regole di naming, che seguono
i principi generali di diritto, così come è onere della parte
ricorrente dare dimostrazione del diritto che intende far valere, è
onere della parte resistente dimostrare che nessun diritto ha violato con
la registrazione del nome contestato perché ciò è
stato fatto nel legittimo esercizio di un proprio diritto. La sig.ra Romante
Sirvydaite avrebbe dovuto dimostrare nelle proprie repliche di avere
diritto all’uso dello stesso nome nonostante il diritto della ricorrente.
Ma così non è stato. Essa infatti non ha prodotto alcun documento
né fornito una ricostruzione dei fatti dai quali si potesse dedurre
un suo diritto sul nome contestato.
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. L’art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. La malafede è una circostanza che
può essere dedotta da diversi elementi, di cui fornisce un elenco,
sia pure indicativo, l’articolo 16.7 delle regole di naming secondo il
quale “Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
A riprova della malafede della registrazione e mantenimento del dominio wwwjagermeister.it la resistente ha depositato uno scambio di e-mail fra la sig.ra Romante Sirvydaite ed un certo sig. PierLuigi Zoccattelli, che agiva per mandato della MAST-JÄGERMEISTER. La sig.ra Romante Sirvydaite alla offerta di cedere il sito wwwjagermeister.it alla società rappresentata dal sig. Zoccattelli risponde di non essere interessata a vendere per una somma inferiore a 20.000 UDS. Il sottoscritto saggio non ritiene che dallo scambio di e.mail depositate possa dedursi l’elemento della malafede, in quanto la circostanza non integra gli estremi di cui all’articolo 16.7 a) delle regole di naming. Secondo il citato articolo, per potersi dedurre la malefede dell’assegnatario del nome a dominio, si devono essere verificate circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. In questo caso, invece, il sig. PierLuigi Zoccattelli non è né l’odierno ricorrente né un suo concorrente. Né la sig.ra Romante Sirvydaite poteva sapere che la richiesta le era stata fatta su mandato della società MAST-JÄGERMEISTER, perché dallo scambio delle e-mail non è dato dedurre alcun collegamento fra MAST-JÄGERMEISTER e PierLuigi Zoccattelli, che si è presentato alla odierna resistente semplicemente affermando: “Our society Consulenti Associati operate a small business in Italy”. E poiché è legittimo diritto del titolare di un nome a dominio decidere il prezzo al quale sarebbe disposto a cedere il dominio, così come è legittimo diritto di chiunque decidere di non pagare il prezzo proposto per ottenere un dominio dall’assegnatario, nessun elemento di malafede è deducibile dalla risposta della sig.ra Romante Sirvydaite che non poteva sapere che la richiesta le stava arrivando dalla società titolare del marchio da lei registrato come nome a dominio. L’elemento della malafede è invece, a parere di questo collegio, riscontrabile da altre circostanze. Dalla verifica della pagina web corrispondente al dominio contestato wwwjagermeister.it, effettuata prontamente dalla segreteria della CRDD appena il ricorso è giunto, si rileva che essa ridireziona l'utente verso un dominio cui corrisponde un casinò on line. Digitando wwwjagermeister.it si arriva infatti alla home page del sito glamber.com, sito che offre agli utenti internet giochi d’azzardo. Il dominio gambler.com risulta registrato sin dal 1999 dalla Reflex Publishing Inc., con sede in Florida (Stati Uniti d'America), della quale non risulta (ed appare improbabile) alcun collegamento con la odierna resistente, di nazionalità lituana. La resistente appare quindi aver utilizzato un "redirect" che utilizza la notorietà del marchio jagermeister per attirare i clienti della nota società produttrice di liquore su un sito in cui si offre gioco d’azzardo. Con ciò crea senza dubbio discredito alla società qui ricorrente. I giochi d’azzardo, definiti dall’articolo 721 codice penale italiano come giochi nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente aleatoria, sono in via generale vietati nel nostro ordinamento. L’articolo 718 del codice penale italiano prevede che “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 206 euro”. E’ evidente che vedere il proprio marchio registrato, fra l’altro corrispondente alla denominazione sociale della società, associato ad una attività di per sé illecita arreca discredito all’immagine di cui può godere una società presente sul mercato mondiale da decenni. E ciò a prescindere dal fatto che il gioco d’azzardo sia o meno esercitato legittimamente nel paese in cui è registrato il dominio in cui l'utente viene dirottato. Appare quindi evidente che l’intenzione della attuale assegnataria del nome a dominio contestato è quella di “catturare” ignari utenti internet che non digitando correttamente il dominio www.jagermeister.it finiscono sul sito dedicato al gioco d’azzardo mentre si aspettano di arrivare al sito della JÄGERMEISTER, la quale, come è verificabile dai whois disponibili on line, è assegnataria dei nomi di dominio www.jagermeister.it, www.jagermeister.com e www.jagermeister.net Il ridirezionamento dell'utenza su siti altrui il cui contenuto sia tale da gettare discredito al proprietario del marchio cui il nome a dominio in contestazione è identico o simile è già stato ritenuto elemento di malafede in predecenti decisioni (si veda ad esempio la decisione sul dominio pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.it); e non v'e' motivo di discostarsi da tali precedenti. Del resto, che la resistente fosse al corrente del fatto che Jagermeister è marchio registrato è confermato dalle sue repliche, nella quali afferma la sua intenzione di creare un "sito di commenti riservato ai consumatori del prodotto Jagermeister che potranno esprimere loro parere e paragonare con altre marche". (Peraltro la resistente non ha spiegato per quale motivo la pagina web di un sito che avrebbe dovuto essere dedicato a raccogliere le opinioni degli utenti sul liquore prodotto dalla ricorrente reindirizzasse invece verso un casinò online americano). Parimenti non si spiega, se non con la consapevolezza delle potenzialità perniciosa di un dominio così simile ad un noto marchio registrato, la richiesta della somma di 20.000 euro per la cessione del dominio, seppur effettuata a terzi e non alla legittima titolare del marchio. La somma appare infatti del tutto spropositata ed irrealistica sia rispetto a quello che è l'attuale contenuto del dominio (una pagina web contenente un solo redirect ad un sito altrui), sia rispetto al preteso (ma mai realizzato) sito su cui gli utenti avrebbero potuto esprimere il loro parere sul liquore prodotto dalla ricorrente. E l'enorme plusvalore fra quanto richiesto ed il costo di mercato della registrazione di un dominio può spiegarsi solo con la consapevolezza di aver registrato un dominio la cui simiglianza con un marchio famoso ne aumenta il valore in quanto in grado di attirare illegittimamente ignari utenti Internet Deve pertanto ritenersi che la sig.ra Romante Sirvydaite abbia registrato ed usi il nome a dominio wwwjagermeister.it in malafede. P.Q.M. Il collegio dispone che il nome a dominio wwwjagermeister.it sia assegnato alla società MAST-JÄGERMEISTER AG, Jagermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbuttel, Germania. La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti necessari. Roma, 24 gennaio 2005 avv. Maria Luisa Buonpensiere .
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