Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
YODEYMA.IT
Ricorrente: sig. Jimenez Sanchez Francisco Javier (prof. avv. Toti S. Musumeci, avv. Anna Garbagni)
Resistente: Broadway Cosmetic
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 31 dicembre 2009 il sig.
Jimenez Sanchez Francisco Javier, rappresentato e difeso nella presente
procedura dal prof. avv. Toti S. Musumeci e dall’avv. Anna
Garbagni, presso lo studio dei quali in Torino, Via Ettore de Sonnaz 14
si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio yodeyma.it, registrato
dalla società Broadway Cosmetic.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio
yodeyma.it era stato creato il 20 dicembre 2002 ed era registrato a
nome della società Broadway Cosmetic;
- b) che il nome a dominio
era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.yodeyma.it si giungeva ad un sito web che
promuoveva e pubblicizzava la vendita di profumi e prodotti per il
corpo a marchio Yodeyma.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 5 gennaio 2010 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla
Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il plico tuttavia veniva rispedito alla mittente C.R.D.D.
in data 16 gennaio 2010, per essersi il destinatario trasferito.
L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la
data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del
plico raccomandato (16 gennaio 2010) e da tale data è quindi
decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico
inviato alla Resistente, il 12 febbraio 2010 nominava quale esperto la
sottoscritta avv. Francesca d’Orsi, che il successivo 15 febbraio
accettava l'incarico.
Allegazioni
delle parti
a)
Allegazioni della Ricorrente.
Il
Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, sostiene anzitutto che il
nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al
marchio da lui registrato ed utilizzato. A tal proposito il Ricorrente
afferma e documenta la registrazione dei seguenti marchi:
- YODEYMA, marchio comunitario n. 003411071 depositato il 23 ottobre 2003 e concesso il 3 marzo 2005;
- YODEYMA, marchio internazionale n. 624136 concesso il 29 settembre 1994, esteso anche all’Italia.
Il Ricorrente afferma poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul
nome a dominio in contestazione, non corrispondendo alla sua ditta,
denominazione o ragione sociale.
Il Ricorrente afferma infine che la Resistente avrebbe registrato e
mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura,
considerato che digitando tale domain name si accede ad un sito
internet mediante il quale la Resistente pubblicizza e commercializza,
senza autorizzazione alcuna da parte del Ricorrente, prodotti a marchio
Yodeyma. Inoltre il Ricorrente afferma che la Resistente utilizza, per
la raccolta di ordini di acquisto dei predetti prodotti, una casella di
posta elettronica recante in forma illecita la parola Yodeyma.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
b)
Allegazioni del Resistente.
La
Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro è
risultata trasferita, nulla ha fatto pervenire, pur essendo stata resa
edotta via e-mail della procedura.
Motivi
della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
1. Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il
primo requisito previsto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del
Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio (“il nome a
dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad
un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”) risulta soddisfatto.
Il marchio Yodeyma è
infatti un marchio internazionale che è stato concesso al
Ricorrente il 29 settembre 1994 e, dunque, in data ben anteriore
rispetto a quella di registrazione del nome a dominio (20/12/2002);
marchio del quale quindi il Ricorrente ha il legittimo uso.
2. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Con
riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare
che il Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "YODEYMA" e la
confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.
Sarebbe dunque spettato alla
Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a
dominio. Non avendo tuttavia la Resistente controdedotto
alcunché al ricorso, si è proceduto a verificare
d'ufficio la sussistenza in capo alla società Broadway Cosmetic
di un tale diritto anche mediante quanto reperibile sulla rete Internet.
Al riguardo, sulla base della
documentazione allegata al ricorso, è senza dubbio da escludere
che alcun diritto possa essere riconosciuto alla Resistente. Al
contrario, tale documentazione prova che il Ricorrente è
legittimo titolare dell’identico marchio, del tutto confondibile
con il nome a dominio in contestazione.
Parimenti, sul sito presente su
Internet all'indirizzo http://www.yodeyma.it non si rinviene alcun
elemento che possa provare la sussistenza di una delle circostanze
dalle quali l’art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre
l’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla
Resistente.
In conclusione, per quanto su
esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi
diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da
ritenersi sussistente anche il secondo requisito richiesto dal
Regolamento per far luogo alla riassegnazione.
3. Malafede del Resistente.
Sussiste
infine anche il requisito della malafede, essendo state provate
più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente
di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio.
Essa emerge dal fatto
che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è
utilizzato a fini commerciali, e proprio per la promozione e vendita
online di prodotti recanti il marchio Yodeyma.
E’ indubbio
infatti che l’utente sia attratto dal marchio presente nel nome
di dominio e ritenga di entrare nel sito ufficiale del soggetto cui il
marchio appartiene. In altre parole, il nome a dominio in contestazione
appare essere stato registrato e viene utilizzato intenzionalmente con
lo scopo primario di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di
Internet, ingenerando probabilità di confusione con il marchio
utilizzato senza alcuna autorizzazione del relativo
proprietario. Circostanza questa che,
secondo l’art. 3.7 lett. d) del Regolamento, è da
ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del
dominio in contestazione.
E' evidente quindi che la
Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dal
marchio Yodeyma per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso
il proprio sito.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio yodeyma.it al sig. Jimenez
Sanchez Francisco Javier, residente in Calle Mayor 11, 45311 Dos
Barrios, Toledo, Spagna.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 27 febbraio
2010
Avv. Francesca d’Orsi