Procedura di riassegnazione del nome a dominio
BULGARIREPLICA.IT
Ricorrente: Bulgari S.p.A. (avv. Caroline Valle)
Resistente: sig. Gaetano Pierro
Collegio: avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della procedura.
Il 19 marzo 2021 Crdd riceveva in formato elettronico il ricorso per la procedura di
riassegnazione del nome a dominio bulgarireplica.it, instaurata ex art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (d’ora in poi Regolamento)
e dell’art. 5.6 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio
del ccTLD “it” da Bulgari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
Costanzo Rapone, quale Responsabile Affari Legali e Societari, con sede Lungotevere
Marzio 11, Roma rappresentata dalla Safenemes Ltd, in persona di Caroline Valle, con
sede in Sunrise Parkway, Linford Wood MK 14 6 LS, Milton Keynes (England) per ottenere
il trasferimento in suo favore del nome a dominio bulgarireplica.it.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti
controlli presso il Registro .it, dai quali risultava:
• a) che il dominio bulgarireplica.it era stato creato il 29 ottobre 2018 ed era stato
registrato a nome di Gaetano Pierro, Via de Rosa, 5 - 80042 Boscotrecase, Napoli
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.bulgarireplica.it non si accedeva ad
alcuna pagina web.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 24 marzo 2021 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione
al Resistente per raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l’invito a inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Risultando il plico consegnato il 30 marzo 2021, ed essendo quindi trascorso il
termine previsto a favore del Resistente per il deposito di proprie repliche, C.R.D.D.
nominava quale esperto Andrea Sirotti Gaudenzi, che il 7 maggio 2021 accettava
l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Bulgari S.p.A. ritiene che il nome a dominio bulgarireplica.it presenti una
somiglianza con la propria denominazione sociale e con il proprio marchio BULGARI tale
da creare confusione nella utenza.
A riprova di quanto sostiene la Ricorrente dichiara quanto segue:
a) la denominazione sociale Bulgari è stata utilizzata dal fondatore della società
Sotiro Voulgaris sin dal 1884 e rappresenta la trascrizione fonetica del suo cognome.
La società è attiva nel settore dei beni di lusso e - in particolare - nei gioielli e
nei prodotti di profumeria, essendosi contraddistinta per la creazione di un proprio
stile distintivo che celebra la storia romana del marchio, mescolando classicismo e
modernità. Negli Anni ‘70 del secolo scorso, Bulgari ha aperto i suoi primi negozi
esteri a New York City, Parigi, Ginevra e Monte Carlo. Oggi la società Bulgari conta
più di 230 punti vendita in tutto il mondo e dal 2001 gestisce una catena alberghiera
presente in molte città: Londra, Milano, Dubai, Bali, Pechino, Shangai, Parigi;
b) il marchio commerciale nella sua doppia trascrizione BULGARI / BVLGARI è stato
registrato in molti Paesi per vari classi commerciali dalla Bulgari S.p.A. e dalle
società sue affiliate, controllate e consociate; in particolare, il marchio BULGARI è
stato registrato nel 1998 in Italia e nel 2002 in Unione europea e BVLGARI nel 2001 in
Italia e nel 2009 in Unione europea;
c) il marchio commerciale è utilizzato anche come parte del suo logo aziendale per
contraddistinguere i suoi servizi da quelli della concorrenza;
d) la Ricorrente ha registrato il nome a dominio bulgari.com nel 1998 e bulgarihotels.com
nel 2000 e - attraverso i siti ospitati da tali domini - l’utenza ha accesso a tutte
le linee di prodotti offerti dal marchio della Ricorrente e può trovare i negozi e gli
alberghi Bulgari nel mondo;
e) la Bulgari impegna molto tempo e spende molto denaro per la pubblicizzazione del
suo brand nel mondo; esso è ormai di fama internazionale ed è utilizzato da molte
celebrità in occasione di eventi di alto profilo, come le premiazioni degli Oscar
e le “Prime” di grandi film di successo.
Alla luce di quanto esposto, la Ricorrente sostiene di avere esclusivo diritto all’uso
del nome BULGARI e che la registrazione del dominio bulgarireplica.it
rappresenta una lesione a tale diritto e - come tale - chiede che il nome a dominio
contestato le sia trasferito.
A riprova di quanto dichiarato nel ricorso, la Ricorrente produce copiosa
documentazione relativa alla notorietà e commercializzazione dei propri beni, alla
registrazione del marchio Bulgari, alle campagne pubblicitarie.
Posizione del Resistente.
Il Resistente, sig. Gaetano Pierro, non si è avvalso del diritto al contraddittorio,
in quanto non ha inviato la sua Replica, nonostante sia stato invitato a ciò come
previsto dal Regolamento.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e meritorio di accoglimento per i seguenti motivi.
A) Identità o confondibilità del nome
L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla
lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a
dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.
Il nome bulgarireplica.it è composto dalle due parole “bulgari”, che
corrisponde esattamente alla denominazione sociale, marchio e brand della
Ricorrente, e “replica”: sostantivo di uso e significato comune con cui si indica
l’azione del replicare.
Sul diritto della Ricorrente all’uso esclusivo del nome BULGARI non vi sono dubbi,
date le seguenti circostanze:
a) il brand Bulgari è utilizzato da oltre un secolo dalla Ricorrente e noto dagli Anni
‘70 a livello internazionale; esso individua i prodotti commercializzati dalla Bulgari
S.p.A.;
b) il nome Bulgari corrisponde esattamente alla denominazione sociale Bulgari S.p.A.
con conseguente diritto al nome da parte della società ricorrente;
c) la Ricorrente ha registrato il marchio BULGARI già nel 1998.
Appare opportuno soffermarsi sulla presenza nel dominio oggetto di contestazione della
parola “replica” affiancata al marchio della Ricorrete per escludere che tale scelta
possa autorizzare il Resistente a utilizzare il dominio registrato.
Da un lato, infatti, basti richiamare il consolidato orientamento, del tutto
condivisibile, secondo il quale l’aggiunta di parole di uso comune a marchi registrati
non conferisce al nome di dominio una propria originalità autonomamente tutelabile
(cfr. decisione del 1° giugno
2001 relativa al nome a dominio Playboytv.it). Nel caso concreto,
inoltre, il dominio bulgarireplica.it è stato utilizzato proprio per l’offerta
in vendita di prodotti che replicano esattamente i prodotti del famoso brand. Quindi,
non vi può essere dubbio che l’uso del nome a dominio è effettuato proprio in ragione
della notorietà del marchio BULGARI.
Risulta dunque pienamente soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6, lettera a) del
Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della
identità con la denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa
vanta diritti di esclusiva.
B) Diritti o interessi legittimi del Resistente
Il sig. Gaetano Pierro non si è avvalso del diritto di contraddire alle dichiarazioni
della Bulgari S.p.A. attraverso l’invio delle Repliche; si procede quindi alla
valutazione di un suo eventuale diritto al nome attraverso l’esame della
documentazione prodotta dalla Ricorrente e del materiale reperibile sul web.
La Ricorrente ha prodotto la schermata di contenuti della pagina web
corrispondente al dominio bulgarireplica.it in cui sono offerti in vendita
gioielli vari e anelli BULGARI REPLICA; si tratta di riproduzioni fedeli dei gioielli
Bulgari, anche con riferimento al nome del modello, con l’unica differenza della
chiara esplicitazione - attraverso la parola REPLICA - che si tratta, per l’appunto,
di una copia e non dell’originale. Ciò non induce certo a ritenere che il Resistente
utilizzi il nome Bulgari sulla base di un proprio concorrente diritto, ma che stia
semplicemente sfruttando la notorietà del marchio Bulgari per la vendita online di
oggetti che sono la copia dei gioielli Bulgari.
Ciò permette di escludere la circostanza che «la Resistente stia facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la
clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato».
Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6, lettera
b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul
nome a dominio in contestazione.”.
C) Registrazione ed uso del dominio in malafede
L’art. 3.7, d) del Regolamento prevede, fra le altre, che se è provata «la
circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando
la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o
stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente
pubblico», tale circostanza sarà ritenuta prova della registrazione e dell’uso
del dominio in malafede.
La notorietà del marchio Bulgari non ha necessità di essere ulteriormente indagata.
Del resto, dai dati a disposizione è emerso che il dominio bulgarireplica.it è
stato utilizzato con il solo scopo di vendere oggetti che replicano fedelmente i più
famosi gioielli Bulgari, non solo nella loro forma, colore ecc., ma anche nel nome
stesso dato dalla Bulgari.
Si tratta di un esplicito utilizzo della notorietà del marchio altrui per
commercializzare propri prodotti che vengono presentati proprio come repliche dei più
preziosi e costosi originali.
Da un attuale controllo risulta che - digitando l’indirizzo www.bulgarireplica.it
- non sia più possibile raggiungere il sito del Resistente.
Tuttavia, sia grazie ai documenti depositati dalla Ricorrente, sia attraverso
l’archivio archive.org risulta che
il nome a dominio bulgarireplica.it era utilizzato per attirare utenti
sfruttando la notorietà del marchio BULGARI e sviandone la potenziale clientela, in
quanto venivano offerti in vendita copie degli stessi prodotti commerciali della
titolare del marchio.
Ad abundantiam, vista la momentanea cessazione dell’uso del nome a dominio si
ricorda che l’art. 3.7, lett. e) del Regolamento prevede che sia circostanza di
malafede anche il fatto che il nome a dominio registrato sia un nome di un ente
privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del
nome di dominio e il nome di dominio registrato.
Dunque, benché nel caso di specie non sarebbe necessario il ricorso a tale norma,
visto tutto quanto fin qui osservato, si deve ritenere che in ogni caso, e quindi
anche ora che al dominio non risultano abbinate pagine web, il nome bulgarireplica.it
non presenti alcun criterio di collegamento con il nome del Resistente; il permanere
del dominio in capo a quest’ultimo risulterebbe quindi lesivo del diritto all’uso del
nome e del marchio della società Ricorrente.
Sussiste quindi anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una
delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio bulgarireplica.it alla
società Bulgari S.p.A., con sede in Roma, Lungotevere Marzio 11.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti
di sua competenza.
Roma, 18 maggio 2021
avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Procedure in corso e decisioni