Con ricorso pervenuto al Crdd via e-mail il 6 settembre 2001 il Consorzio Prosciutto di Parma, corrente in Parma, via Marco dell’Arpa, 8/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Maurizio Tosini, rappresentato dal Dr. Ing. Guido Modiano, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming,  per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio ilprosciuttodiparma.it e prosciuttodiparmadop.it, registrati dalla The Best Raffaello S.r.l.

In data 12 settembre 2001 la segreteria del Crdd verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagine web risultanti agli indirizzi www.ilprosciuttodiparma.it e www.prosciuttodiparmadop.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

• che il dominio ilprosciuttodiparma.it risultava assegnato alla The Best Raffaello S.r.l. dal 7 aprile 2000, mentre il dominio prosciuttodiparmadop.it dal 26 maggio 2000;
• che entrambi i domini erano stati sottoposti a contestazione il 16 gennaio 2001;
• che agli indirizzi www.ilprosciuttodiparma.it  e www.prosciuttodiparmadop.it risultavano due pagine attive.

In data 12 settembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria del Crdd verificava nuovamente la pagina web agli indirizzi www.ilprosciuttodiparma.it  e www.prosciuttodiparmadop.it. 

Verificata la regolarità del ricorso, in data 13 settembre 2001 la segreteria del Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla The Best Raffaello S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

Il 10 ottobre 2001 pervenivano al Crdd, da parte della The Best Raffaello S.r.l., rappresentata dall' avv. Luca Barchiesi, le repliche e la documentazione allegata che, il giorno 12 ottobre 2001 venivano spedite al Dr. Ing. Guido Modiano.

Il Crrd nominava quindi con lettera 15 ottobre 2001 il sottoscritto saggio, il quale, in data 18 ottobre 2001, accettava l’incarico.

The Best Raffaello S.r.l. svolge un’attività di selezione, promozione e raccomandazione di prodotti enogastronomici italiani.

Questa attività viene svolta prevalentemente su Internet. In altre parole The Best Raffaello può essere definita come una impresa informatica che sul proprio sito, denominato appunto www.thebestraffaello.it, presenta ai naviganti prodotti enogastronomici.

Come si legge nello stesso sito “The Best Raffaello nasce con l’intento di far conoscere e scoprire i migliori prodotti alimentari italiani, con una vasta gamma di offerte appositamente selezionate per questo sito”.

Che l’attività svolta non si limiti alla semplice selezione dei prodotti, ma che comporti anche un’attività di natura economica, è rilevabile dal sito stesso che, quindi, può essere certamente qualificato come un sito che svolge commercio elettronico.

Il navigante non solo è informato sui prodotti selezionati, ma può acquistarli.

Nello svolgimento di questa attività informatica The Best Raffaello non si è limitata a costruire un sito il cui domain name corrisponde alla sua denominazione sociale, ma ha anche operato un sistematico deposito di oltre 800 domain name.

Alcuni dei domain name registrati da The Best Raffaello corrispondono a denominazioni generiche di prodotti alimentari; altri si riferiscono a denominazioni protette; altri ancora consistono in denominazioni protette con l’aggiunta di prefissi o suffissi di varia natura.

Tra di questi, due attengono al ricorso di cui è causa: ilprosciuttodiparma.it  e prosciuttodiparmadop.it

Va preliminarmente osservato che le parti nella procedura non sono in rapporto di concorrenza.

Il Consorzio Prosciutto di Parma è un Consorzio volontario tra i produttori di prosciutto di Parma, che ha come scopo di vigilare sul corretto uso della denominazione “Prosciutto di Parma” e di vigilare sulla produzione del prosciutto medesimo al fine di salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari, il tutto come meglio specificato all’art. 4 dello Statuto (doc. 1 della ricorrente).

La resistente The Best Raffaello S.r.l. svolge invece, come s’è visto,  una attività di selezione, promozione e raccomandazione di prodotti enogastronomici italiani.

Non risulta altresì che la The Best Raffaello S.r.l. sia titolare di alcun marchio di impresa.

La controversia, quindi, non può essere risolta sulla base della mera applicazione dei principi di diritto industriale, ma richiede il riferimento ai principi generali, oltre che  alle regole di naming.

Nella procedura di riassegnazione dei nomi di dominio, ilprosciuttodiparma.it e prosciuttodiparmadop.it, il Consorzio Prosciutto di Parma pone a fondamento della sua domanda l’art. 16 delle regole di naming.

In particolare, nelle conclusioni come formulate, il Consorzio fa riferimento all’art. 16.6 punti a), b) e c).

L’art. 16.6 riguarda le ipotesi di trasferimento del nome a dominio contestato e recita:
“Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.”.

Alla luce dei sopra esposti principi, va esaminato il comportamento delle parti.

Va preliminarmente osservato che il Consorzio nel suo ricorso non fa riferimento alla titolarità di un suo domain name, anche se una ricerca svolta da questo organo giudicante, mostra che al domain name prosciuttodiparma.it appare il sito del Consorzio.

Al momento, quindi, sussistono tre siti sicuramente confondibili:

• il primo prosciuttodiparma.it
• il secondo ilprosciuttodiparma.it e
• il terzo prosciuttodiparmadop.it

Tra di essi il sito corrispondente ad un marchio registrato è il primo, essendo la denominazione Prosciutto di Parma oggetto del marchio “Prosciutto di Parma” in qualsiasi carattere e dimensione, depositato il 1° luglio 1999.

Più antico, ma marchio complesso, l’altro marchio invocato dalla ricorrente, marchio di primo deposito risalente al 1987.

Risulta, quindi, configurabile la fattispecie di cui all’art. 16.6 lett. a) delle regole di naming.

Accertato il primo requisito [art. 16.6 a)] occorre esaminare, seguendo la prospettazione del ricorrente, se il nome di dominio “ilprosciuttodiparma.it” e il nome di dominio “prosciuttodiparmadop.it” siano stati registrati e vengono usati in male fede.

In relazione alla nozione di mala fede, occorre fare in primo luogo  riferimento all’art. 16.7 delle Regole di naming:

L’art. 16.7 prevede quattro ipotesi esplicative e recita:
Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede.
a) Circostanze che inducono a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
d) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.”.

Come si vede l’art. 16.7 non disciplina la nozione di mala fede da un punto di vista sostanziale, ma è costruito nel senso di individuare quali ipotesi costituiscono prova della stessa.

In altre parole, l’art. 16.7 individua quali fatti costituiscono prova della mala fede, sia in relazione alla registrazione, e cioè al momento genetico, sia in relazione all’uso, e cioè al momento funzionale.

Le circostanze indicate colorano di specificità il comportamento di mala fede: la circostanza di cui al punto a) collega la mala fede allo scopo primario; la circostanza di cui al punto b) collega la mala fede all’intento di impedire; la circostanza di cui al punto c) collega la mala fede allo scopo primario di danneggiare; la circostanza di cui al punto d) all’intento di utilizzare per attrarre.

Come si vede le prime tre ipotesi attengono al momento genetico. L’ultima al momento funzionale.

Sulla base di questi principi possiamo ricostruire, in relazione alla fattispecie, la nozione di buona fede che si rivela centrale per la risoluzione della presente controversia.

Va preliminarmente osservato che, secondo i principi, la buona fede si presume e che mala fides superveniens non nocet quest’ultimo principio essendo applicabile sia al momento genetico, che al momento funzionale. Il che, in altre parole, significa che è sufficiente che la buona fede sussista al momento della registrazione, o al momento in cui l’uso incomincia.

In questo quadro, va innanzitutto verificato se il ricorrente abbia dato la prova della mala fede secondo l’articolato di cui all’art. 16.7.

Nonostante le prospettazioni del ricorrente, non risulta dimostrata alcuna delle suddette fattispecie.

Non risulta infatti configurabile l’ipotesi di cui alla lettera a).

La resistente, infatti, ha registrato il domain name Ilprosciuttodiparma.it con modifiche al fine di favorire l’accesso ai navigatori al suo sito per poter svolgere la sua attività istituzionale, che è quella, come essa afferma, di selezionare, promuovere e raccomandare prodotti enogastronomici italiani.

Del resto la migliore prova che lo scopo primario della registrazione non fosse di vendere il domain name subito dopo averlo registrato, riposa nell’offerta di trasferimento al Consorzio che la The Best Raffaello ha rivolto a seguito della lettera di diffida del 25 maggio 2000.

Ne fa prova il fatto che la The Best Raffaello si sia limitata a chiedere al Consorzio il rimborso delle spese.

E’ vero che la The Best Raffaello quantificò tali spese in Lit. 25 milioni, ma è anche vero che le spese si quantificano a pie’ di lista, secondo i principi.

Se, in ipotesi, la The Best Raffaello avesse effettivamente sostenuto spese di tale ammontare, non si vede perché esse debbano essere contestate, né il loro ammontare assoluto può essere qualificato come una “sproporzionata richiesta economica”, visto il valore assoluto dei domain name de quibus e il valore relativo che lo stesso Consorzio attribuisce loro.

Non risulta altresì configurabile la fattispecie di cui alla lettera b).

La prova di esso è che il Consorzio ha registrato un domain name prosciuttodiparma.it. Il Consorzio, quindi, non è stato “impedito” di depositare un domain name identico al suo marchio.

Non risulta inoltre configurabile la fattispecie di cui alla lettera c).

Non è stato infatti provato che scopo primario della The Best Raffaello fosse quello di danneggiare gli affari del Consorzio, e che, in concreto essi affari siano stati danneggiati 

Non risulta, infine, se non parzialmente, provata la circostanza di cui alla lettera d) dell’art. 16.7 e cioè l’intenzione di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Se è stata provata la confusione, non è stato provato lo scopo di trarne profitto, che deve essere soggetto a prova rigorosa.

Ciò detto, occorre osservare che le quattro ipotesi “tipiche”, non esauriscono la fattispecie. L’art. 16.7 contiene, all’ultimo comma, una norma di carattere generale, che così recita:
“L’elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà, quindi, rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.”.

Buona fede, ai sensi delle Regole di naming, significa registrare un domain name nella consapevolezza di non ledere l’altrui diritto.

Mala fede, per converso, significa registrare un domain name nella consapevolezza di ledere l’altrui diritto.

Nell’accezione indicata, la consapevolezza di ledere l’altrui diritto non è limitata all’ipotesi di deposito di un domain name identico ad un segno distintivo altrui, ma anche di un marchio simile, o confondibile, ex art. 13 Legge marchi.

Così come l’apporre modeste modifiche al marchio altrui non esclude la contraffazione, allo stesso modo l’operare modeste modifiche al proprio domain name non esclude l’intento di ledere l’altrui diritto.

In relazione all’uso, mala fede significa utilizzare il domain name nella consapevolezza di ledere l’altrui diritto.

Qui, è il caso di notare, è rilevabile una divaricazione rispetto ai principi di diritto industriale. Nella disciplina dei segni distintivi, la confondibilità tra marchi rileva oggettivamente.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, per esempio (tra le tante Cass. 18 agosto 1997 n. 7660:
“Il diritto di esclusiva all’uso del marchio ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione del marchio, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo all’abuso. La sua tutela va distinta, pertanto, da quella concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c., che ha, invece, natura personale ed, essendo integrativa della prima, tende ad assicurare la libera concorrenza anche nell’interesse del pubblico”.

In materia di domain name, per converso, la confondibilità (i “motivi di confusione”) devono collegarsi ad un comportamento.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, emerge, quindi, un ulteriore elemento che appare, alla luce delle sovraesposte considerazioni, decisivo.

Come si è visto, The Best Raffaello S.r.l. ha depositato, oltre ai domain name di cui è causa, ben altri 800 domain name. Il che dimostra come il deposito dei domain name, di cui è causa, sia stato “intenzionale” sotto il profilo dell’agganciamento ad una denominazione protetta.

Il che dimostra ancora che i domain name di cui è causa vengono chiamati a svolgere non già la loro funzione tipica, sì invece la funzione atipica – e quindi censurabile sotto il profilo della liceità, nel senso sopra indicato – di “agganciare” a sé i naviganti che ricercano, nella rete, il sito del Consorzio. Sito del Consorzio che corrisponde alla denominazione sociale e ai marchi stessi di titolarità del Consorzio, come s’è detto.

A questi elementi, di per sé decisivi, se ne aggiunge un ultimo cui, per ragioni di completezza, sembra opportuno accennare.

Non v’è dubbio che il nome marchio “Prosciutto di Parma”, abbia raggiunto anche attraverso l’intensa attività pubblicitaria del Consorzio, una sicura notorietà.

Orbene, la notorietà di un marchio, come la fama di un nome, finiscono con l’avere sicuri riflessi sulla stessa nozione di buona o mala fede.

Diversamente dal diritto industriale classico dove, sul sicuro sfondo di un rapporto di concorrenza, la confondibilità fra marchi può assumere valenze oggettive, nel diritto della rete, dove coesistono regole di diritto civile e di diritto industriale, essa va valutata in concreto.

E la rinomanza del nome marchio “Il Prosciutto di Parma” è tale che non può esservi dubbio che chi ha depositato un domain name con esso confondibile – per di più occupandosi istituzionalmente di prodotti enogastronomici – lo ha fatto nella consapevolezza di ledere l’altrui diritto.

Sulla base delle sopra espresse considerazioni, questo Collegio ritiene che i domain name ilprosciuttodiparma.it e prosciuttodiparmadop.it siano confondibili con la denominazione “Prosciutto di Parma”. “Prosciutto di Parma” ha un valore di segno distintivo particolarmente intenso essendo essa una denominazione sociale dell’omonimo Consorzio e un marchio collettivo. Sia come denominazione sociale, che come marchio collettivo, essa ha acquistato rinomanza presso il pubblico dei consumatori.

Gli equivalenti domain name, anche se corredati da minimi o impercettibili modifiche, devono quindi rientrare nella disponibilità del Consorzio.

Il ricorso del Consorzio del prosciutto di Parma è fondato e, quindi, va accolto.

Si dispone il trasferimento del domain name ilprosciuttodiparma.it da The Best Raffaello S.r.l. a Consorzio Prosciutto di Parma.

Si dispone il trasferimento del domain name prosciuttodiparmadop.it da The Best Raffaello S.r.l. a Consorzio Prosciutto di Parma.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority Italiana perché le venga data esecuzione nei termini e nei modi previsti dalle vigenti Regole di naming.

Milano, lì 5 novembre 2001