Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
mondoconvenienza.it

Ricorrente: Soc. Erika s.p.a.
Resistente: Pixelframe Di Tartaglione Paolo
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Zampone 

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 13 settembre 2001, la Soc. Erika s.p.a., con sede in Roma, Via San Damaso 16, in persona del legale rappresentante signora Mara Cozzolino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio mondoconvenienza.it, registrato dalla Pixelframe Di Tartaglione Paolo.

In data 19 settembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  nel medesimo giorno la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all'indirizzo www.mondoconvenienza.it. Le verifiche consentivano di appurare particolare:

  • - che il dominio mondoconvenienza.it risultava assegnato al sig. Tartaglione Paolo, titolare della Pixelframe, dal 9 febbraio 2000;
  • - che il dominio mondoconvenienza.it. era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 27 dicembre 2000;
  • - che all'indirizzo www.mondoconvenienza.it. risultava un sito in costruzione, con figure e la scritta “La convenienza nel mondo – Il primo portale che guida i consumatori agli acquisti online”


Nello stesso giorno la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata e ad effettuare le prescritte comunicazione a Naming Authority e Registration Authority; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Il plico contenente il ricorso non veniva peraltro ritirato dal destinatario (pur ritualmente avvisato dalle Poste il 21 e il 22 settembre 2001) entro il periodo di giacenza. La raccomandata veniva quindi restituita a CRDD in data 27 ottobre 2001 con l’annotazione, apposta dall’amministrazione postale, secondo la quale il plico era stato depositato presso l’ufficio postale il 21 settembre 2001 ed il        destinatario, seppur avvisato, non ne aveva curato il ritiro. Nessuna replica è stata peraltro presentata dal resistente. 

Il 30 ottobre 2001 CRDD nominava quindi il sottoscritto saggio, il quale, in data 31 ottobre 2001, accettava l’incarico.

Questioni preliminari

 Non essendo, come visto, stata ritirata dal resistente la raccomandata contenente il ricorso inviatagli da CRDD, in via preliminare si pone il problema di verificare il rispetto dei termini concessi al resistente per l’integrità del contraddittorio. Ai sensi dell’articolo 2 della Procedura di riassegnazione si presume che il resistente  abbia avuto conoscenza del reclamo laddove l’Ente conduttore abbia adottato una delle misure previste dalla procedura e, segnatamente, abbia inviato il ricorso a mezzo posta o corriere, con avviso di ricevimento, oppure  a mezzo e-mail, a condizione che sia disponibile la prova della trasmissione. 

Nel presente caso, il reclamo è stato inviato sia via e-mail sia attraverso il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, ossia con due metodi, ciascuno ritenuto sufficiente dalle norme procedurali. La raccomandata, tuttavia, non è stata ritirata dal resistente ed è stata restituita CRDD dopo il periodo di giacenza previsto dall’ordinamento postale. E’ quindi da verificare se il resistente, ai fini della procedura, possa ritenersi aver avuto conoscenza del ricorso. 

Per quanto attiene al ricorso inviato via posta elettronica, a CRDD non sono risultati messaggi da cui dedurre che la e-mail non era giunta a destinazione. Peraltro, la procedura di riassegnazione prevede esplicitamente che sia data prova della trasmissione dello stesso. Dato che, in mancanza di ricevuta e-mail da parte del destinatario, pur essendovi la prova che la e-mail con il ricorso è stata spedita non è possibile avere la dimostrazione che essa è stata anche ricevuta, questo collegio non è in grado di affermare che la resistente abbia avuto conoscenza del ricorso tramite posta elettronica. 

Tale affermazione può invece ben essere fatta in relazione alla comunicazione effettuata da CRDD per raccomandata. Ad essa  è infatti applicabile quanto previsto in tema di notifiche dall’art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il quale prevede che la notifica si considera effettuata trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l’ufficio postale del piego non reclamato dal destinatario. Ciò è conforme ai precedenti (nome a dominio cariparma.it, saggio Luca Peyron, su http://www.crdd.it/decisioni/cariparma.htm), di cui non si possono non condividere la motivazioni. 

Una differente soluzione, oltre ad essere in contrasto con la legge dello Stato sulle notifiche giudiziali, sarebbe contraria allo spirito della stessa procedura di riassegnazione poiché consentirebbe al resistente di  eludere la procedura stessa semplicemente omettendo di ritirare la raccomandata. 

Di conseguenza la conoscenza del presente ricorso da parte del ricorrente si considera avvenuta in data 1 ottobre 2001 (ossia 10 giorni dopo il deposito del plico all’ufficio postale a disposizione del destinatario, avvenuta il 21 settembre 2001) operando nel presente caso una presunzione ex lege di ricevimento sulla base del disposto dell’art. 8 legge 890 del 20.11.1982. 

 Di conseguenza, la data di inizio della procedura deve essere identificata, ai sensi dell’art. 4, III comma delle procedure di riassegnazione, il 1 ottobre 2001; da tale data sono trascorsi i 25 giorni previsti dall’art. 5 delle procedure di riassegnazione, senza che la resistente depositasse alcuna replica.

Allegazioni del ricorrente

 La ricorrente Soc. Erika s.p.a. dichiara e prova di essere titolare del marchio italiano n. 689185 depositato il 3.8.1994, costituito dalla dicitura ed etichetta “MONDO CONVENIENZA”, per i prodotti appartenenti alle classi 9, 11, 20 e 21.

La ricorrente osserva che il dominio mondoconvenienza.it è identico al nome del marchio registrato e che l’attuale titolare  non possiede alcun marchio od attività avviata che possa in alcun modo collegarsi al nome “mondo convenienza”. 

 La ricorrente sostiene inoltre che quando il dominio è stato registrato, il 20 settembre del 2000 (rectius: il 2 febbraio 2000, come risulta da data base della Registration Authority), l’intestatario era a conoscenza dell’esistenza di questo marchio, dal momento che la società Erika s.p.a. ne era da tempo titolare ed aveva già aperto un importante punto vendita nella stessa città di residenza dell’attuale intestatario del dominio, il quale pertanto ne avrebbe effettuato la registrazione per successivi scopi speculativi. 

Da quanto sopra esposto la ricorrente ritiene che il domain name contestato è stato registrato e viene utilizzato in male fede e ne chiede pertanto la riassegnazione. 

A sostegno della propra domanda la ricorrente deposita documentazione attestante il proprio diritto al marchio “mondoconvenienza” e la lettera di contestazione presso la Registration Authority.

Motivi della decisione

 Presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all’art. 16.6 delle regole di naming è la contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:

  •      a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al suo nome e cognome; 
  •      b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 
  •      c) il nome a dominio è  stato registrato e viene usato in mala fede. 


Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. 

Identità del nome.

Appare indubbiamente provato che il nome a dominio in contestazione è identico al nome del marchio registrato dalla ricorrente, la cui registrazione è stata documentata.

E’ quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

  Registrazione ed utilizzazione del dominio in mala fede. 

 Secondo il citato art. 16.6 delle regole di naming, il resistente è tenuto alla prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato “se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra …”. Pertanto, la valutazione dell’esistenza o meno, ai sensi delle regole di naming, di un titolo in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione è subordinata alla intervenuta prova, a carico della ricorrente, che “il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”. Bisogna pertanto preliminarmente verificare se tale prova nella specie sia stata fornita.

 In relazione alla esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la ricorrente si è limitata a dedurre testualmente quanto segue: “Il dominio è stato registrato il 20 settembre 2000 quando la società Erika Srl era già titolare del marchio “Mondo Convenienza” ed aveva già aperto un importante punto vendita nella stessa città di residenza dell’attuale intestatario del dominio. Riteniamo pertanto che l’intestatario fosse a conoscenza dell’esistenza di questo marchio e ne effettuò la registrazione per successivi scopi speculativi”.

 Non solo quindi nessuna prova è stata fornita della malafede nella registrazione, ma neppure è stata ipotizzata l’esistenza di una delle circostanze in base alle quali le regole di naming autorizzano il saggio a presumerne l’esistenza. Di per sè, infatti, la identità del dominio con il nome o marchio del ricorrente è, come detto, il presupposto sub a) dell’art. 16.6 delle regole di naming per procedere alla riassegnazione, ma non costituisce di per sé prova di mala fede nella registrazione. Diversamente, si avrebbe che l’identità del nome sarebbe condizione sufficiente per la riassegnazione, mentre le regole di naming impongono al ricorrente di provare non solo che il dominio sia stato registrato in mala fede, ma che lo stesso sia utilizzato in mala fede. 

 Il fatto che la registrazione del dominio sia avvenuta in tempi successivi alla registrazione del marchio, dunque, non è prova di mala fede nella registrazione stessa. Lo stesso dicasi per il fatto dell’apertura del punto vendita nella stessa città di residenza.

   Nè, da quanto è possibile dedurre dalla documentazione in atto o verificare d’ufficio su Internet e sul data base della Registration Authority, si possono dedurre elementi da cui ipotizzare la esistenza delle circostanze indicative della malafede previste dall’art. 16.7 delle regole di naming. 

 In relazione all’art. 16.7.a, non sono state non solo provate, ma neppure ipotizzate dalla ricorrente “circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei  diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un  corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi  ragionevolmente  sostenuti dal resistente per la registrazione ed il  mantenimento del nome a dominio”; essendosi limitata la ricorrente, sotto questo profilo, ad ipotizzare non meglio identificati “fini speculativi” in capo al resistente, senza peraltro indicare in concreto come essi si siano estrinsecati.

 In relazione all’art. 16.7.b, non è stata ipotizzata e tantomeno provata “la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per  impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale  nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con  quella del ricorrente”; anzi, al contrario, è la stessa ricorrente sottolineare nel proprio ricorso come “Il titolare attuale del dominio in oggetto non possiede alcun marchio od attività avviata che possa in alcun modo collegarsi al nome Mondo Convenienza”; con ciò quindi escludendo che l’attuale titolare svolga attività ad essa ricorrente concorrenziale. A ciò aggiungasi che il dominio mondoconvenienza.net è tuttora libero, e che quindi potrebbe essere registrato dalla soc. ricorrente qualora volesse acquistare visibilità su internet. 

 In relazione all’art. 16.7.c, non è stata nè ipotizzata nè provata “la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente  con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o  usurpare nome e cognome del ricorrente”.

 In relazione all’art. 16.7.b, non è stata nè ipotizzata nè provata “la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente”.

 A ciò va aggiunto che dalle visure sul data base wais della Registration Authority la resistente Pixelframe di Tartaglione Paolo risulta aver registrato a suo nome soltanto tre nomi a dominio, dei quali uno identico alla propria ragione sociale, mentre personalmente il suo titolare, Paolo Tartaglione, non risulta assegnatario di alcun nome a dominio sotto il ccTLD .it; il che esclude che la registrazione del nome a dominio possa ritenersi effettuata nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

Non è quindi stata provata in alcun modo la malafede dell’attuale assegnatario. Dato che presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all’art. 16.6 delle regole di naming è la dimostrazione da parte del ricorrente della contemporanea sussistenza dei tre elementi diversi, la mancata dimostrazione della circostanza sub lettera c) impone la reiezione del ricorso.

 La mancata dimostrazione della registrazione ed utilizzazione del nome a dominio in mala fede esime dall’ulteriore esame della sussistenza del titolo in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione, della quale peraltro, si osserva ad abundantiam, non v’è prova alcuna, non essendovi repliche del resistente. 

Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.

Ciò peraltro non esclude che la registrazione del dominio mondoconvenzienza.it possa configurare in linea teorica una violazione del marchio registrato dalla ricorrente; ma tale accertamento esula dall’ambito della presente procedura e deve essere richiesto all’autorità giudiziaria ordinaria.

P.Q.M.

Viste le vigenti  regole di naming italiane, 

si respinge

il ricorso presentato dalla Soc. Erika s.p.a. per la riassegnazione del nome a dominio “mondoconvenienza.it”, che rimane pertanto legittimamente assegnato alla Pixelframe Di Tartaglione Paolo.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 8 novembre 2001.

 Avv. Alessandro Zampone

 


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