Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


 
Procedura di riassegnazione del nome a dominio
OAKLEY.IT

Ricorrente: OAKLEY Inc. (California, USA) e OAKLEY Europe (Francia) (dott. Enrico Antonielli d’Oulx)
Resistente: OTTICA OPTIC S.a.s.
Collegio (unipersonale): avv. Alessandro Zampone

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 22 maggio 2001, la OAKLEY Inc., Foothill Ranch, California, USA e la OAKLEY Europe, 385 Rue de la Belle Etoile, 95911, Roissy, CDG Cedex, Francia, rappresentate dal dott. Enrico Antonielli D’Oulx dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio OAKLEY.IT, registrato dalla OTTICA OPTIC S.a.s. con sede in Piazza dei Martiri 3, 32100 Belluno.

In data 22 maggio 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’ indirizzo www.oakley.it.
 Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio oakley.it risultava assegnato alla OTTICA OPTIC S.a.s. dal 16.11.1999; 
- che il dominio oakley.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 30.04.2001;
- che all’indirizzo www.oakley.it risultava una pagina non accessibile.

In data 23 maggio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Nulla essendo pervenuto entro il termine pervisto dalle regole di naming per l’invio di repliche, il 25 giugno 2001 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto avv. Alessandro Zampone, il quale, in data 28 giugno 2001,  accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

Le ricorrenti OAKLEY Inc. e OAKLEY Europe (qui di seguito generalmente indicate come OAKLEY) dichiarano di godere di diritti esclusivi sulla denominazione OAKLEY in Italia in forza sia della ragione sociale OAKLEY, tutelata ai sensi della Convenzione dell’Unione di Parigi, sia in forza dei propri validi marchi di impresa. 

Sostengono le ricorrenti che la dicitura OAKLEY è dicitura di pura fantasia, non corrisponde ad alcun acronimo noto in linea generale né nel settore dell’ottica e dei prodotti ad essi connessi. Non ha alcun significato né nella lingua italiana né nelle lingua maggiormente diffuse in Italia quali l’inglese, il francese od il tedesco.

L’attuale assegnataria Ottica Optic S.a.s. è una società attiva nel settore ottico, come si può evincere dalla ragione sociale stessa. 

Espongono le ricorrenti che il nome a dominio di cui è discussione rimandava in un primo momento ad una pagina Internet ove veniva pubblicizzata l’agenzia immobiliare Domus Appada; successivamente, attraverso contatti intervenuti direttamente tra la Oakley e la Ottica Optic, pur permanendo l’assegnazione del nome a dominio, il sito Internet è stato cancellato ed a tutt’oggi il nome a dominio oakley.it rimanda ad una semplice pagina ove viene indicato che il sito non è disponibile.

In data 10 novembre 2000 lo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx inviava alla resistente lettera con cui si chiedeva di definire le modalità della cessione del suddetto nome a dominio. Avendo ricevuto esclusivamente un riscontro di carattere telefonico datato 4 dicembre 2000, veniva inviata via facsimile e per raccomandata una ulteriore comunicazione ove si stabiliva, quale termine per rispondere, il 20 dicembre. Tale lettera non trovò riscontro, se non in via telefonica e solo successivamente, in data 19 gennaio 2001, lo studio legali Rossi, in nome e per conto della Ottica Optic, rispondeva nel merito alle doglianze delle ricorrenti. 

Nella lettera veniva ribadito sia il legittimo uso del nome a dominio da parte della Ottica Optic, sia il fatto che non vi fosse possibilità di confusione tra il sito oakley.it ed il sito ufficiale della oakley con top level domain.com. L’avv. Rossi faceva inoltre presente che, a titolo di mera opportunità, era stata sospesa l’operatività del sito e che, visto che gli interessi della ditta Optic e dei suoi servizi annessi ed ospitati hanno un carattere strettamente locale, la resistente si dichiarava disponibile a cedere il dominio in cambio di una congrua offerta della Oakley a soddisfazione degli interessi e della priorità della resistente sul sito.

Allegazioni della resistente

Da parte sua la resistente, pur essendo messa a conoscenza dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione, non ha inviato alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.

Motivi della decisione

Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto.

Le ricorrenti hanno infatti provato i loro diritti depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio. In particolare il brevetto per marchio d’impresa n. 405658 depositato il 14 aprile 1982, marchio costituito dalla parola “oakley”, utilizzato per contraddistinguere prodotti quali “occhiali e occhiali protettivi; manopole per cicli e motocicli; articoli di vestiario, comprese calzature” – Classi 9,12,25.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo il ricorrente provato un proprio diritto sul nome “oakley” e la confondibilità del nome a dominio con il suo marchio, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presuzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essedo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione; né vale a legittimare l’uso del detto dominio l’asserzione dell’avv. Rossi che, per conto della resistente Ottica Optic, ed in risposta ad un sollecito dello studio Buzzi, Notaro e Antonielli d’Oulx, avrebbe affermato che la titolarità del nome a dominio in capo alla resistente deriverebbe dal principio “prior in tempore, potior in jure” (first came, first served).

Come già osservato in una precedente pronuncia (decisione 2 marzo 2001, dominio guidasposi.it, saggio Nicola Adragna, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/guidasposi.htm), il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. Una differente interpretazione renderebbe le procedure di riassegnazione prive di senso, in quanto comunque i resistenti dovrebbero essere ritenuti titolari di un diritto sui nomi a dominio in contestazione per il solo fatto di averli registrati per primi, ed i ricorrenti non potrebbe mai risultare vittoriosi, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art.16.6.b, che sarebbe comunque escluso a priori dalla avvenuta registrazione. 

Pertanto non può che ritenersi provato dalla ricorrente anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming.

In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

La dicitura Oakley è dicitura di pura fantasia, non corrispondente ad alcun acronimo noto nel settore dell’ottica e dei prodotti ad essa connessi.  Il marchio Oakley risulta essere un segno particolarmente noto soprattutto nel settore dell’ottica, settore in cui opera la Ottica Optic.

  Di conseguenza risulta evidente che la resistente non poteva ignorare l’esistenza del marchio stesso. Ciò da solo denota la malafede della resistente (così come intesa dalle regole di naming ) la quale in questo modo ha cercato di carpire l’affidamento dei navigatori i quali, cercando la Oakley in Rete, venivano in realtà a capitare su un dominio registrato da una società che si occupa di prodotti dello stesso tipo di quelli prodotti e commercializzati dalle ricorrenti. 

Inoltre, non va dimenticato che a seguito delle richieste di cessione del dominio da parte delle ricorrenti, il legale della resistente ha dichiarato che la Ottica Optic serebbe rimasta “in attesa di una congrua offerta della Oakley a soddisfazione degli interessi e della priorità della mia assistita sul sito”. Tale dizione, ad avviso del sottoscritto, indica chiaramente una richiesta che va al di là dei costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il  mantenimento del nome a dominio, e concretizza una delle fattispecie ormai tipizzate dalla giurisprudenza in tema di procedure di riassegnazione, rappresentando una delle circostanze ritenute prova della registrazione e dell’uso dei domini in malafede (art. 16.7 lettera a). 

Infine, stando a quanto dedotto nel presente giudizio, non sembra la resistente nutrire alcun interesse legittimo al sito né ha dimostrato in alcun modo l’intenzione di servirsi del nome a dominio di cui è discussione per intraprendere una qualunque lecita attività in Rete.

Per quanto dedotto e provato in giudizio, il sottoscritto saggio ritiene che sia stata acquisita la prova che il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede, così come previsto dalle regole di naming (art. 16.6).

Conclusioni

In considerazione di quanto provato e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio  oakley.it  dall’attuale assegnataria Ottica Optic S.a.s. alla OAKLEY Europe, 385 Rue de la Belle Etoile, 95911, Roissy, CDG Cedex, Francia.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 4 luglio 2001.

Avv. Alessandro Zampone

 


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