Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
PARMIGIANOREGGIANO.IT
Ricorrente: Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano (Avv. Giorgio Bocedi)
Resistente: Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S. (Avv. Gianluca Dallari)
Collegio unipersonale: Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 19 marzo 2012, il
Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano, con sede in J.F.
Kennedy n. 18 – 42124 Reggio Emilia, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Giuseppe Alai, rappresentato e difeso giusta
procura in calce al reclamo dall’Avv. Giorgio Bocedi del Foro di
Reggio Emilia, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio parmigianoreggiano.it, registrato dalla Famiglia Lusuardi
Società Agricola S.S.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio «parmigianoreggiano.it» era stato creato
il 1 dicembre 1999 ed era registrato a nome dalla società
Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S.;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.parmigianoreggiano.it
compare l’immagine di una mezza forma di Parmigiano Reggiano
sulla quale poggia, assieme a una porzione dello stesso formaggio, un
contenitore pieno di latte. Nella medesima pagina vengono indicati i
recapiti della società agricola e la dicitura «produttori
di latte destinato esclusivamente alla produzione di Parmigiano –
Reggiano dal 1901».
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, il giorno 26 marzo 2012 C.R.D.D.
ne inviava copia al Resistente con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il ricorso veniva
ricevuto dalla società Famiglia Lusuardi Società Agricola
S.S. il giorno 28 marzo 2012.
Con e-mail del 23 aprile 2012 l’Avv. Gianluca Dallari,
difensore della Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S., faceva
pervenire a C.R.D.D. repliche al ricorso.
Ricevutele, il giorno 24 aprile 2012 il Ricorrente, ai sensi dell'art.
4.12 del Regolamento, faceva richiesta di ulteriori termini per il
deposito di scritti difensivi e produzioni documentali.
Lo stesso 24 aprile 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto della
presente procedura lo scrivente Andrea Sirotti Gaudenzi, che il 27
aprile 2012 accettava l'incarico e, con ordinanza in pari data, ai
sensi dell'art. 4.12 ultimo comma delle procedure di riassegnazione,
disponeva:
- a favore del Ricorrente termine sino al 7 maggio 2012 per
controdeduzioni alle repliche del Resistente e produzioni documentali;
- a favore del Resistente termine sino al 17
maggio 2012 per ulteriori repliche alle controdeduzioni del
Ricorrente e produzioni documentali.
Lo scrivente, inoltre, indicava il 27 maggio 2012 come ulteriore termine per il deposito della decisione.
Il 5 maggio 2012 l’Avv. Giorgio Bocedi, difensore del Consorzio
del Formaggio Parmigiano – Reggiano, faceva pervenire
tramite e-mail le controdeduzioni. Il giorno 17 maggio 2012 il
Resistente faceva pervenire le proprie controdeduzioni.
1. Posizione del Ricorrente
Nel proprio ricorso introduttivo e controdeduzioni, il Consorzio del
Formaggio Parmigiano - Reggiano afferma e documenta di essere un
consorzio volontario che associa 383 caseifici produttori di Parmigiano
Reggiano, e di essere l’organismo riconosciuto dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e incaricato di
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi
concernenti la Denominazione d’Origine Protetta «Parmigiano
Reggiano».
Il Ricorrente documenta che la denominazione “Parmigiano
Reggiano” è una Denominazione d’Origine Protetta
iscritta nel relativo registro. Il Ricorrente documenta anche di essere
titolare dal 1983 del marchio n. 0000335480 «parmigiano reggiano
forma punta di formaggio in piatto» registrato in
Italia e dal 1995, con registrazione n. 0000650231, del marchio
«parmigiano reggiano», oltre che di vari altri marchi
collettivi che consistono e contengono la denominazione
«Parmigiano Reggiano» registrati in virtù del
sistema di Madrid con la registrazione internazionale.
Secondo il Ricorrente, il nome a dominio in contestazione è
identico alla DOP «Parmigiano Reggiano» ed allo stesso
marchio e, diversamente dal Consorzio del Formaggio Parmigiano –
Reggiano, il Resistente non è comunemente conosciuta con il nome
a dominio registrato bensì come ‘Famiglia Lusuardi
Società Agricola’; tutto ciò creerebbe il
serio rischio di confusione.
Riguardo alla malafede del Resistente, il Ricorrente individua nella
condotta della Famiglia Lusuardi Società agricola S.S.
l’intento di sfruttare la notorietà del marchio per
rivendere il nome a dominio e creare un ostacolo a chi legittimamente
vorrebbe utilizzarlo.
In particolare, il Ricorrente fa notare non solo come la Famiglia
Lusuardi Società Agricola S.S. abbia registrato il nome a
dominio nel 1999 e quindi in un secondo momento rispetto alla
registrazione dei marchi collettivi, ma anche come il Resistente non
avrebbe fatto alcun uso del nome a dominio (passive holding). Nel
ricorso viene altresì precisato che i domini parmigiano –
reggiano.it e parmigiano – reggiano.com sono stati registrati
l’uno nel 1996 e l’altro nel 1995.
Il Ricorrente, inoltre, produce delle lettere indirizzate il Resistente
nelle quali emergerebbe l’intento del Consorzio di risolvere
bonariamente la controversia. Tuttavia, sembrerebbe che non sia stata
data alcuna risposta a queste lettere da parte della Famiglia
Lusuardi Società Agricola S.S.. e tale tipo di condotta, a
giudizio del Ricorrente, sarebbe un’ulteriore conferma della
malafede del Resistente.
Il Ricorrente afferma inoltre che il Resistente ha registrato il nome a
dominio in contestazione senza avere con esso alcun diritto o titolo
perché la «Denominazione d’Origine Protetta
“Parmigiano Reggiano”… attesa la sua natura di
diritto collettivo, diffuso, deve necessariamente restare a
disposizione di tutti i produttori aventi diritto all’utilizzo
della stessa e, segnatamente, di chi rappresenta e custodisce,
nell’interesse collettivo, tale diritto, i.e. il Consorzio».
Viene inoltre precisato dal Ricorrente che la Famiglia Lusuardi
Società Agricola S.S. «non è stata autorizzata dal
Consorzio a registrare il nome a dominio in questione ne ad utilizzare
segni distintivi aventi ad oggetto il nome “parmigiano
reggiano”, (…) infatti, l’attività di tale
soggetto [Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S. n.d.r.],
ancorché immesso nel sistema di controllo della DOP
‘parmigiano Reggiano’, è circoscritta alla
produzione di latte destinato al conferimento ad un caseificio per la
produzione di Parmigiano Reggiano DOP e non comporta alcuna immissione
in commercio né offerta al pubblico di formaggio Parmigiano
Reggiano DOP né, conseguentemente, alcun uso della denominazione
Parmigiano Reggiano: l’appartenenza a tale categoria non
può pertanto legittimare, di per sé, come invece
affermato dal resistente, alcun diritto o titolo al nome a dominio in
contesa».
Il Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2. Posizione del Resistente
Il Resistente afferma, nelle proprie repliche e controdeduzioni, di
essere una società che fin dal 1901 produce latte per la
realizzazione del formaggio Parmigiano – Reggiano, dapprima come
membro della latteria “la Grande s.c.a.r.l. di Masone”, poi
come membro della latteria “Antico Caseificio Tricolore
s.c.a.r.l.”, quest’ultima poi confluita nella
“Casearia Tricole s.r.l.”
La Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S. avrebbe quindi
fatto parte del Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano
come produttore e in virtù di ciò sarebbe
legittimata ad utilizzare la Denominazione d’Origine Protetta e i
relativi marchi geografici collettivi.
Il Resistente nelle proprie repliche afferma che il nome a dominio in
contestazione è stato registrato in data 1 dicembre 1999 e per
molto tempo è stato inserito tra i link che il Consorzio
del Parmigiano Reggiano ospita nel suo sito internet. Ciò
dimostrerebbe il consenso della stesso Consorzio all’utilizzo del
nome a dominio «parmigianoreggiano.it» da parte della
Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S.
Il Resistente afferma anche che «la tutela della Denominazione di
Origine Protetta ‘ Parmigiano – Reggiano’ non
dovrebbe sovrapporsi a quella del marchio collettivo geografico
‘Parmigiano Reggiano’ perché, se così fosse,
si avrebbe una doppia tutela che potrebbe ledere il diritto soggettivo
all’utilizzo della Denominazione d’Origine Protetta,
quand’anche questa risulti precedentemente registrata come
marchio collettivo geografico…».
Quale produttore appartenente al Consorzio del Parmigiano Reggiano, il
Resistente fa notare come non è nel suo interesse porsi in
concorrenza con il Consorzio di Tutela e, a riprova di ciò, nel
sito internet della Famiglia Lusuardi Società Agricola S.S.
compare un link al sito ufficiale del Consorzio, ponendo così in
evidenza la diversa identità commerciale tra le parti.
Il Resistente inoltre dichiara di non avere alcuna «intenzione di
sfruttare la Denominazione d’Origine Protetta per ledere i
diritti del Consorzio di tutela, ma vuole soltanto promuovere a fianco
del ricorrente il prodotto Formaggio Parmigiano – Reggiano nel
rispetto dei propri diritti e di quelli del Consorzio di cui fa
parte».
Inoltre, afferma «di aver indirizzato al ricorrente i contatti
ricevuti durante l’utilizzazione non contestata dal Consorzio del
nome a dominio “parmigianoreggiano.it”» ed anche che
«Il nome a dominio non è mai stato sfruttato per fini
commerciali».
Il Resistente conclude chiedendo che venga respinto il reclamo del
Ricorrente e la conseguente domanda di riassegnazione del nome a
dominio «parmigianoreggiano.it».
Motivi della decisione
In via preliminare, si deve ricordare che presupposto delle procedure
di riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte
del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente;
b) l’assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name;
c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Nel caso di specie, appare chiaro che il Ricorrente ha dimostrato di
essere titolare dell’espressione «Parmigiano
Reggiano», essendo proprietaria di segni distintivi e dando
conferma del fatto che la stessa corrisponde ad una
«Denominazione d’Origine Protetta» (DOP).
La circostanza è notoria e, comunque, viene confermata dalla
copiosa produzione documentale del Ricorrente. Peraltro, non vi
è alcun dubbio sul fatto che l’espressione sia
innegabilmente nota, come incidentalmente riconosciuto dalla sentenza
resa il 16 febbraio 2008 dalla Corte di Giustizia nel procedimento
C-132/05.
Quanto alle contestazioni mosse dal Resistente in ordine alla
sovrapponibilità della tutela del «Denominazione
d’Origine Protetta» con quella tipica del marchio, si
evidenzia che la stessa non crea alcun problema in ordine alla
protezione dell’espressione, come risulta chiaramente dalla ratio
dei due istituti. Peraltro, il Consorzio ricorrente è
l’organismo al quale le Autorità competenti hanno
assegnato funzioni di tutela, promozione e valorizzazione degli
interessi relativi alla DOP «Parmigiano Reggiano». La
denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano»
è stata protetta a livello comunitario solo a partire dal 21
giugno 1996, data in cui è entrato in vigore il regolamento n.
1107/96; tuttavia, a livello nazionale la protezione accordata
all’espressione era di gran lunga precedente. Infatti, sin dal
1957, l’allora Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, di
concerto con il Ministero dell’Industria, affidò al
Consorzio l’incarico della vigilanza sulla produzione ed il
commercio del formaggio avente la denominazione di origine
«Parmigiano Reggiano». L’incarico, peraltro, è
stato recentemente confermato con decreto 21 aprile 2011 del Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali (doc. 13 prodotto dal
Ricorrente).
Tuttavia, in questa sede, si deve evidenziare che la tutela dei segni
distintivi espressa dalla normativa vigente non è sufficiente
per ottenere la riassegnazione dei nomi a dominio.
Infatti, si rende indispensabile quanto disposto dall’art. 3.6, ultimo comma, del Regolamento, in base al quale «Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che»:
«prima di avere avuto
notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi»; oppure
«è conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio»; oppure
«che del nome a dominio sta
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato».
Quindi, è necessario effettuare una verifica attenta che
consenta di accertare se il Resistente abbia dimostrato circostanze
dalle quali l’art. 3.6, ultimo comma, del Regolamento imponga
all’esperto di dedurre comunque il titolo del Resistente stesso
sul nome a dominio contestato. Infatti, in questa sede, si deve
sottolineare che, ferma restando l’applicazione dei principi
generali dell’ordinamento, l’esperto nominato
dall’Ente conduttore è tenuto all’osservanza delle
disposizioni espresse dal Regolamento.
Ebbene, analizzando gli scritti difensivi e i documenti prodotti
nell’interesse del Resistente, si deve accertare se, in base
all’art. 3.6, ultimo comma, lett. c) del Regolamento, lo
stesso abbia diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora
provi «che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la
clientela del ricorrente o violarne il marchio registrato».
In particolare, appare necessaria una indagine approfondita sul punto dato che nell’home page
raggiungibile digitando il nome a dominio
«parmigianoreggiano.it» appare l’immagine del noto
formaggio e l’indicazione ««produttori di latte
destinato esclusivamente alla produzione di Parmigiano – Reggiano
dal 1901».
La presenza di tale indicazione consentirebbe di giungere alla
conclusione secondo la quale non vi sarebbe alcun intento di sviamento
della clientela, ma si potrebbe ritenere che ci si trovi esclusivamente
innanzi all’utilizzo di un nome a dominio che, pur essendo
corrispondente -nel second level domain- al celebre segno distintivo
appartenente al Consorzio ricorrente, non apparirebbe utilizzato in
mala fede.
In effetti, qualsiasi utente della rete dovrebbe essere in grado di
comprendere che il nome a dominio conduce al sito web di una impresa
conferitrice di latte utilizzato nella produzione del «Parmigiano
Reggiano», senza che si verifichi alcuna ipotesi confusoria.
Peraltro, il Resistente ha fondato le argomentazioni a sostegno delle
proprie tesi sul fatto che il Consorzio ricorrente in passato avrebbe
tollerato l’utilizzo del nome a dominio registrato da parte del
Resistente, manifestando, in tal modo, la propria esplicita
autorizzazione all’utilizzo dell’espressione
«Parmigiano Reggiano» come second level domain di un
soggetto diverso dal Consorzio stesso. In effetti, il doc. 2 prodotto
dal Resistente dimostra obiettivamente che il Consorzio ha presentato
nel proprio sito web il collegamento al sito Internet presente
digitando il nome a dominio «parmigianoreggiano.it».
Tuttavia, esistono elementi che permettono di accertare la mala fede
del Resistente, a scapito di quanto affermato da quest’ultimo,
dovendosi evidenziare un comportamento contraddittorio.
Innanzitutto, già all’epoca della registrazione, il nome a
dominio risultava corrispondente al celebre segno distintivo e al DOP e
appare logico che non possa che essere stato registrato per sfruttare
comunque la notorietà dell’espressione «Parmigiano
Reggiano», già da tempo tutelato dalle norme in tema di
proprietà industriale, in ragione dei titoli acquisiti dal
Ricorrente. Del resto, la risorsa è stata registrata da
un’impresa e, quindi, non può escludersi l’utilizzo
non commerciale, come vorrebbe il Resistente.
Peraltro, con riferimento alla pretesa tolleranza da parte del
Ricorrente, si deve sottolineare che il nome a dominio oggetto della
presente procedura veniva in passato associato da parte del Consorzio,
all’interno del proprio sito web, alla latteria “La Grande
s.c.a.r.l. di Masone” e non al Resistente, che da tempo non
figura più tra i conferitori di latte per la realizzazione del
celebre formaggio.
Inoltre, l’attuale indicazione presente all’interno
dell’home page visualizzabile tramite il nome a dominio
«parmigianoreggiano.it» appare essere stata inserita solo
di recente, come provato dai documenti 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4
depositati dal Ricorrente e come verificato personalmente dallo
scrivente esperto, effettuando ricerche negli archivi storici
consultabili nel sito Archive.org. La circostanza, quindi, che
l’attuale formulazione dell’home page sia successiva alle
contestazioni mosse dal Consorzio può, di per se stessa, essere
indice della mala fede del Resistente, la quale, evidentemente, ha
variato la pagina web per cercare di dare dimostrazione di un proprio
comportamento corretto.
Infine, a tacer d’altro, si deve evidenziare che nelle proprie
controdeduzioni del 16 maggio 2012, il Resistente ammette che la
Famiglia Lusuardi Società agricola S.S. non è
più conferitrice del latte utilizzato dal Consorzio. Lo stesso
Resistente ricorda di essere stato membro della latteria “La
Grande s.c.a.r.l. di Masone”. Tale latteria fu incorporata
all’interno della latteria “Antico Caseificio Tricolore
s.c.a.r.l.”, confluita poi nella “Casearia Tricolore
s.r.l.”, di cui “Antico Caseificio Tricolore
s.c.a.r.l.” detiene il 33%.
A tal proposito, si fa presente che il legale rappresentante della
società resistente sarebbe intenzionato a cedere il nome a
dominio a tale ultima società, della quale è peraltro
consigliere di amministrazione. Tuttavia, il Resistente stesso afferma
di non poter cedere il nome a dominio alla latteria conferitrice in
ragione dell’attuale stato di «challenged» della
risorsa. Sul punto, si deve evidenziare che dal 2005 la società
resistente non è più conferitrice di latte al Consorzio.
E, quindi, se è vero che il Resistente avesse voluto trasferire
la risorsa, la cessione sarebbe potuta avvenire senza
difficoltà, prima dell’avvio della contestazione.
Quindi, costituisce prova della attuale malafede del Resistente il
fatto che quest’ultimo non abbia provveduto, prima
dell’avvio della contestazione dinanzi al C.R.D.D., al
trasferimento del nome a dominio ad eventuale soggetto terzo risultante
comnferitore del latte utilizzato per la realizzazione del noto
formaggio.
Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, ultimo comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio
parmigianoreggiano.it al Consorzio del Formaggio Parmigiano –
Reggiano.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 25 maggio 2012.
Andrea Sirotti Gaudenzi
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